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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李洪江 閆笑男 北京觀韜中茂律師事務所
原標題：探析商標延續(xù)性注冊的適用條件
在日益激烈的市場競爭環(huán)境下，隨著文化價值、社會規(guī)范和消費習慣的不斷變化，消費者的需求和偏好也在不斷改變，各種宣傳口號、廣告用語以及商標標識也會隨之趨于“老化”，企業(yè)為尋求更多地發(fā)展，適應市場競爭的需要，往往會不斷地調(diào)整品牌定位和發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)品牌進行升級，從而增強品牌的差異化，得以樹立鮮明的品牌形象。由于我國《商標法》遵循商標專用權(quán)注冊取得制度，企業(yè)往往會在品牌升級后就新的標識提起商標注冊申請，此時可能會遭遇他人在先商標權(quán)利的阻擋而難以通過審查，阻礙企業(yè)商標權(quán)利的獲得，進而影響企業(yè)的市場擴張和進一步的發(fā)展。如果無法對引證商標采取應對措施以掃清權(quán)利障礙，“商標延續(xù)性注冊理論”即成為應對這一困境的關鍵路徑。為此，筆者結(jié)合商標延續(xù)性注冊的理論和司法實踐探究總結(jié)其適用條件，并為這一理論的開放性適用建言獻策。
一、劃定商標延續(xù)性注冊的邊界
商標延續(xù)是指企業(yè)將具有一定聲譽和資產(chǎn)價值的商標向新的產(chǎn)品或服務領域拓展，利用消費者對已有商標的認知度、滿意度與忠誠度推出新的產(chǎn)品或者服務。商標的延續(xù)涉及商標標識的延續(xù)和商品或服務類別的延續(xù)?！吧虡藰俗R的延續(xù)”即對原有標識在保留顯著識別部分的情況下添加其他要素或?qū)υ袠俗R作出細微改變，但不影響其區(qū)分商品或服務來源的功能；“商品或服務類別的延續(xù)”即指基于企業(yè)的產(chǎn)品和服務范圍的市場擴張，將原有的標識擴張使用到新的不相同或不相類似的產(chǎn)品或服務上。
針對商標延續(xù)性注冊理論，簡要概括其情形即為：企業(yè)的現(xiàn)有商標已經(jīng)在相關商品或服務領域具備了一定的知名度和影響力，暫且稱之為“基礎商標”；為進一步提升品牌形象和企業(yè)聲譽，企業(yè)就與基礎商標相同或者近似的標識提出新的注冊申請，在此稱之為“延續(xù)商標”；延續(xù)商標在申請注冊過程中被他人的在先商標權(quán)利阻擋，即“引證商標”，此時企業(yè)利用商標延續(xù)性注冊為由進行抗辯，以尋求獲得延續(xù)商標的專用權(quán)。在我國《商標法》調(diào)整的范圍內(nèi)，相比商標延續(xù)，商標延續(xù)性注冊的適用因與商標在先申請原則有所沖突則應有所限定：
（一） 基礎商標僅限于注冊商標
商標延續(xù)性注冊理論涉及三方權(quán)利：基礎商標、引證商標和延續(xù)商標。在商標駁回復審或異議案中，引證商標阻擋申請商標的法律依據(jù)通常為《商標法》第三十條關于“同一種商品或者類似商品”的規(guī)定，商標申請人的抗辯理由往往集中在二者不構(gòu)成近似或在先權(quán)利不存在上。而對于引證商標與申請商標確屬構(gòu)成近似的情形，如果申請人存在在先未注冊商標（假設該商標經(jīng)過使用并獲得一定的影響力），根據(jù)我國《商標法》第三十二條后半段之規(guī)定，引證商標構(gòu)成搶注是申請人進行抗辯的核心依據(jù)；而商標延續(xù)性注冊的情形是申請商標（即延續(xù)商標）基于與基礎商標的延續(xù)性關系，可以突破《商標法》第三十條商標近似的規(guī)定得以獲準注冊?？梢?，如果基礎商標為未注冊商標，商標延續(xù)性注冊理論將無用武之地，只有在基礎商標為注冊商標時該理論才有適用的可能性。
（二） 延續(xù)商標指定的商品服務應與基礎商標的指定商品或服務相同或者類似
如前所述，商標延續(xù)性注冊理論存在的必要性在于突破《商標法》第三十條商標近似的規(guī)定。如果基礎商標與延續(xù)商標的指定商品和服務并不相同或者類似，在其不屬于馳名商標的前提下，以商標延續(xù)為由對其進行跨類保護，將造成企業(yè)對于商標標識的壟斷性占有，使得商品/服務的區(qū)分變得毫無意義，模糊商標區(qū)分商品及服務來源的功能性作用，造成市場僵局。因此，延續(xù)商標指定的商品服務與基礎商標的商品服務應當相同或者類似。
（三） 商標延續(xù)性注冊延續(xù)的是基礎商標上的商譽
商標除具備區(qū)分商品及服務來源的功能之外，還承載著企業(yè)長期積累的商業(yè)信譽。商標的延續(xù)與商譽的延續(xù)不同，企業(yè)的商譽可以一定方式在不同的商譽載體上進行轉(zhuǎn)移、延續(xù)，商譽的載體包括市場主體的字號、商標、產(chǎn)品的包裝裝潢等可以區(qū)分商品或服務來源的標志。商標延續(xù)性注冊理論的邏輯合理性即在于，正是由于基礎商標承載著權(quán)利人較高知名度和影響力，延續(xù)商標的獲準注冊才得以免于混淆之嫌，因此，商標延續(xù)性注冊延續(xù)的是基礎商標承載的商業(yè)信譽利益。
二、我國關于適用商標延續(xù)性注冊的相關規(guī)定
商標延續(xù)性注冊并非一個法律概念，我國《商標法》對此并無明確的規(guī)定。2014年頒布的《北京市高級人民法院關于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》（以下簡稱“《審理指南》”）第七條規(guī)定：“商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，其先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關系”；第八條規(guī)定：“商標注冊人的基礎注冊商標經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯(lián)系在一起，并認為使用商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎注冊商標的商業(yè)信譽可以在后申請注冊的商標上延續(xù)?！钡诰艞l規(guī)定：“基礎商標注冊后、在后商標申請前，他人在同一種或者類似商品上注冊于在后商標相同或者近似的商標并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，在基礎商標未使用或者雖然使用但未產(chǎn)生知名度、相關公眾容易將在后申請的商標與他人之前申請注冊并有一定知名度的商標相混淆的情況下，在后商標申請人主張其系基礎商標的延續(xù)的，不予支持?！?/p>
北京高院于2019年發(fā)布《審理指南》15.1【商標延續(xù)注冊的限制】規(guī)定：“訴爭商標申請人的在先商標注冊后、訴爭商標申請前，他人在相同或者類似商品上注冊與訴爭商標相同或者近似的商標并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，訴爭商標申請人不能證明該在先商標已經(jīng)使用或者經(jīng)使用產(chǎn)生知名度、相關公眾不易發(fā)生混淆的情況下，訴爭商標申請人據(jù)此主張該商標應予核準注冊的，可以不予支持?！?/p>
根據(jù)上述規(guī)定，商標延續(xù)性注冊的適用應包含以下條件：
1. 基礎商標與延續(xù)商標在商標標識上相同或者近似；
2. 基礎商標與延續(xù)商標指定的商品或服務相同或者類似；
3. 基礎商標在延續(xù)商標申請之前經(jīng)過持續(xù)使用已經(jīng)具備一定知名度；
4. 延續(xù)商標的注冊申請不易引起相關公眾的混淆和誤認
三、商標延續(xù)性注冊適用條件的類案研究
結(jié)合目前的司法實踐，適用商標延續(xù)性注冊的案件仍屬少數(shù)，且是否適用的觀點不一，筆者結(jié)合下述幾件典型案例進行分析：
【適用商標延續(xù)注冊】法院觀點：爭議商標又在引證商標之后申請注冊，但爭議商標的“花圖形”標志早在其申請注冊之前已經(jīng)過長期、廣泛使用，“花圖形”標志多年來在博內(nèi)特里公司“MONTAGUT+花圖形”“花圖形”馳名商標上建立的商譽已經(jīng)體現(xiàn)在爭議商標“花圖形”商標上，本案爭議商標延續(xù)性地承載著在先“花圖形”商標背后的巨大商譽。因此，雖然不同的注冊商標專用權(quán)是相互獨立的，但商標所承載的商譽是可以承繼的，在后的爭議商標會因為在先馳名商標商譽的存在而在較短的時間內(nèi)具有了較高的知名度。
【未適用商標延續(xù)注冊】法院觀點：本院認為，應當區(qū)分商譽的延續(xù)與商標的延續(xù)。市場主體在經(jīng)營過程中積累的商譽，可以一定方式在不同的商譽載體上進行轉(zhuǎn)移、延續(xù)，商譽的載體包括市場主體的字號、商標、產(chǎn)品的包裝裝潢等可以區(qū)分商品或服務來源的標識。但是，市場主體以轉(zhuǎn)移、延續(xù)商譽為目的的市場經(jīng)營行為，并不因其目的上的正當性而當然具有結(jié)果上的合法性，仍然應當符合法律相關規(guī)定。具體到本案，美國蜘蛛公司如基于經(jīng)營策略等原因需要另行注冊與原注冊商標標識存在一定聯(lián)系的新商標，根據(jù)《中華人民共和國商標法》（2001年第二次修正，以下簡稱2001年商標法）第二十條、第二十一條、第二十二條的相關規(guī)定，無論其以原注冊商標為載體是否已積累了一定的商譽，也無論新商標與原注冊商標指定使用的商品類別以及所使用的標識具有何種聯(lián)系，都應當向商標行政主管部門提出注冊申請，由商標行政主管部門依法進行審核。本案的被異議商標與第1212760號商標相比較，雖然指定使用的商品類別相同，但是商標標識并不相同，被異議商標能否注冊，應當依法重新進行審查，不因其與第1212760號商標所具有的關聯(lián)性而當然具有合法性。關于商標的延續(xù)，2001年商標法第三十八條規(guī)定了注冊商標的續(xù)展，除此之外，未規(guī)定其他形式的商標延續(xù)。因此，美國蜘蛛公司該項申請再審理由不能成立。
【未適用商標延續(xù)注冊】法院觀點：無論從整體視覺效果，還是從構(gòu)成要素組合看，被異議商標與引證商標一更為近似，而與兩在先注冊商標有一定差異。以相關公眾一般注意力觀察，更會認為被異議商標系引證商標一的延續(xù)而非兩在先注冊商標標識的延續(xù)…商標所承載的商譽可以延續(xù)，但延續(xù)的條件在于基礎注冊商標經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將同一當事人在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯(lián)系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該當事人或與其存在特定聯(lián)系。本案中，被異議商標的申請注冊并不能與北京稻香村公司的在先引證商標相區(qū)別，商標評審委員會的裁定并無不當。因此，判決維持商標評審委員會的裁定…對于在先商標注冊人商標延伸注冊的情形，本案明確了判斷延伸注冊商標與他人已注冊商標近似與否的判斷標準，明確指出，在先注冊商標專用權(quán)人申請注冊的商標與在后注冊的商標接近而用以導致相關公眾混淆誤認的，屬于無正當理由打破已經(jīng)形成的穩(wěn)定市場秩序，對此應當予以制止。
【未適用商標延續(xù)注冊】法院觀點：現(xiàn)行商標法的法條及理論均沒有“基礎商標”的概念。所謂的“基礎商標延伸理論”不能取代“整體判斷商標標識、審查混淆可能性”這一近似性判斷的基本原則。
根據(jù)已有司法案例來看，法院對于商標確權(quán)案件的審查依然主要以“申請在先原則”為準，對于“商標延續(xù)性注冊”理論的適用仍然持審慎態(tài)度，且條件相對嚴格。綜合相關案例情況，筆者發(fā)現(xiàn)司法實踐中對于商標延續(xù)注冊的適用條件相比北京高院《審理指南》中的規(guī)定更加嚴格：
1． 基礎商標與延續(xù)商標在商標標識上相同或者近似，且基礎商標與延續(xù)商標的近似程度應當高于延續(xù)商標與引證商標的近似程度。
2． 基礎商標與延續(xù)商標指定的商品或服務相同或者類似，商品或服務的類似判斷標準除參考《類似商品和服務區(qū)分表》外，還應當考慮商品服務在銷售場所，相關公眾、功能和用途等方面是否構(gòu)成密切關聯(lián)，商品的關聯(lián)度越高，引證商標的挑戰(zhàn)力通常也會越強。
3． 基礎商標在延續(xù)商標申請之前經(jīng)過持續(xù)使用已經(jīng)具備一定知名度，且基礎商標的知名度需明顯高于引證商標的知名度。
4． 延續(xù)商標的注冊申請不易引起相關公眾的混淆和誤認。如若引證商標與延續(xù)性商標構(gòu)成近似，在引證商標知名度較高的情況下，則延續(xù)商標的注冊申請將更容易引起相關公眾的混淆和誤認。
5． 申請人對于延續(xù)商標的注冊申請應當基于誠實信用原則，且屬于善意的、正當?shù)摹?br/>
6． 綜合考慮市場經(jīng)濟情況，無正當理由不得打破已經(jīng)形成的穩(wěn)定市場秩序。
四、商標延續(xù)性注冊適用條件之困境
（一）《審理指南》的適用位階較低
目前司法實踐對于商標延續(xù)性注冊的適用并無統(tǒng)一的裁判標準，北京高院《審理指南》作為地方法院指導性文件也僅能供各個法院進行參考，面對企業(yè)日益增長的品牌擴張需求，法院和國知局審理此類案件亟需高位階的實體法作為依據(jù)。
（二）商標延續(xù)性注冊的適用缺乏統(tǒng)一標準
司法實踐中法院對于商標延續(xù)性注冊的適用進行了多方位的考量，但仍然未形成統(tǒng)一標準，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 知名度程度有待限定
《審理指南》與司法實踐案例均指出，基礎商標應當經(jīng)過持續(xù)使用并獲得一定的知名度，但《審理標準》并未規(guī)定“一定知名度”的知名程度究竟需達到何種標準，司法實踐對“一定知名度”的判斷也主要依靠審判人員的自由裁量，這將可能導致同一案件如果由不同法官審理會出現(xiàn)不同的認定結(jié)果，損害權(quán)利人利益。此外，基礎商標、延續(xù)商標與引證商標雙方知名度的高低程度也會影響相關公眾的心理認知，但就此判斷標準也并未有明確的規(guī)定。
2.基礎商標與引證商標、引證商標和延續(xù)商標的近似程度高低對比方法尚未明確
如上述“稻香村”案，法院認為的基礎商標與延續(xù)性商標的近似程度應高于引證商標與延續(xù)商標，但實踐中對于雙方近似程度的把控尚不明晰。延續(xù)商標如若延續(xù)基礎商標所承載的企業(yè)商譽，二者需要完全相同或者高度近似，才能使得相關公眾在識別商品和服務時產(chǎn)生關聯(lián)心理。當基礎商標與延續(xù)商標完全相同時，近似程度高低的對比自不待言。當引證商標與延續(xù)商標構(gòu)成近似、基礎商標與延續(xù)商標不完全相同但高度近似的情況下，哪方的近似程度更高，以及判斷近似程度高低應主要考量哪些因素，是商標的顯著識別部分還是對于商標的整體構(gòu)成、含義、呼叫等因素綜合進行考量。
盡管目前法院對于商標延續(xù)注冊理論仍然持保守態(tài)度，但對于該理論的限制適用將可能影響誠信企業(yè)的進一步發(fā)展，拓寬該理論的適用條件將有可能引起不良企業(yè)利用品牌戰(zhàn)略進行不正當競爭，從而擾亂市場競爭秩序。因此，合理調(diào)整商標延續(xù)性注冊適用條件范圍變得尤為重要。
五、商標延續(xù)性注冊使用條件之建言
（一）適當參考美國商標家族理論
美國司法實踐中曾產(chǎn)生了商標家族理論，即指將一組具有共同顯著特征的商標，凡是商品上使用了包含該特征商標的，都認為具有共同來源，是品質(zhì)的保證。例如麥當勞以“Mc”為主的商標家族，包含“McKids”、“McCHICKEN”、“McBRUNCH”等。該制度的優(yōu)勢在于，商標權(quán)利人對享有共同特征的主商標或共同特征進行共同宣傳，從而獨占性地使用并排斥他人的使用和注冊，但該理論并非指商標權(quán)利人可以壟斷性地使用該標識，仍需考慮混淆性因素。基于此，筆者認為可借鑒其中的共同特征理論，即基礎商標與延續(xù)商標包含共同的顯著特征，且經(jīng)過共同的使用和宣傳，在消費者心中形成了唯一對應關系，不易引起混淆和誤認。
（二） 提升商標延續(xù)性注冊適用的法律位階
在《商標法》中增設商標延續(xù)性注冊制度，提升該理論的適用位階，為該理論的適用提供法律依據(jù)。同時可在《商標法實施條例》、《審理指南》等文件中對具體的適用條件進行細化。
（三）明確知名度程度的判斷標準
目前《商標法》第三十二條規(guī)定了“已經(jīng)使用并有一定影響的商標”來規(guī)制商標搶注的行為，此處適用的是未注冊商標經(jīng)過使用產(chǎn)生一定影響的情形，但“一定影響”并沒有一個量化的標準，《審理指南》規(guī)定“一定影響”需要達到足以使一定范圍的相關公眾所知曉，但無需達到馳名商標的應為相關公眾所熟知的程度。同樣，商標延續(xù)性注冊的“一定知名度”也并未達到馳名商標的標準，《商標法》第三十二條的立法本意是保護經(jīng)過使用但未注冊商標的權(quán)利，而根據(jù)《審理指南》的規(guī)定，商標延續(xù)性注冊針對的是延續(xù)商標長久并持續(xù)地延續(xù)了已注冊的基礎商標所承載的商譽。因此，筆者認為商標延續(xù)性注冊所要求的“一定知名度”標準應當高于“一定影響”，而低于馳名商標知名度的判斷標準。
此外，關于基礎商標、延續(xù)商標與引證商標雙方知名度程度高低的判斷，筆者認為仍然需要從商標所覆蓋的省市范圍、持續(xù)使用的時間長短等方面進行比對考量。
（四） 以商標的顯著共同特征為標準判斷近似程度高低
商標近似程度關系到相關公眾的混淆誤認程度，當基礎商標與延續(xù)商標不完全相同但構(gòu)成高度近似的情況下，基礎商標與延續(xù)商標的顯著共同特征部分必定為其大量宣傳和使用的元素，此時，如若引證商標與基礎商標在其他元素上構(gòu)成近似，且該元素并非引證商標的顯著識別部分的，則基礎商標與延續(xù)商標的近似度高于引證商標與基礎商標的近似度；如若該元素為引證商標的主要識別部分，或引證商標整體即為基礎商標和延續(xù)商標的顯著共同特征部分，則雙方近似程度相當，應放棄近似程度高低對比，轉(zhuǎn)而以基礎商標和引證商標的知名度高低來判斷是否容易造成混淆。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李洪江 閆笑男 北京觀韜中茂律師事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：探析商標延續(xù)性注冊的適用條件 （點擊標題查看原文）
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