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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：方艷

原標(biāo)題：專利申請(qǐng)文件主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)和注意事項(xiàng)

在專利的審查過程中，除了克服審查意見中的缺陷而做出的被動(dòng)修改外，還可以對(duì)申請(qǐng)文件主動(dòng)修改。筆者結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，來為大家介紹專利修改中的主動(dòng)修改。

何時(shí)允許修改申請(qǐng)文件？

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定，對(duì)于發(fā)明申請(qǐng)，申請(qǐng)人有兩個(gè)主動(dòng)修改時(shí)機(jī)，第一個(gè)時(shí)機(jī)是在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，第二個(gè)時(shí)機(jī)是在收到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月。

對(duì)于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)這兩種類型的專利申請(qǐng)，由于不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，因此，它們的主動(dòng)修改時(shí)機(jī)只有一個(gè)：專利申請(qǐng)人自申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)主動(dòng)提出修改。

為什么需要對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改？

既然在主動(dòng)修改時(shí)依然不能超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，申請(qǐng)人為什么還需要對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改呢？

調(diào)整權(quán)利要求書的保護(hù)結(jié)構(gòu)，隨市場(chǎng)變化或競爭對(duì)手的變化，對(duì)希望保護(hù)的方案進(jìn)行調(diào)整。

舉例：原始說明書中記載了方案A和B，權(quán)利要求書中僅記載了方案A。隨著市場(chǎng)變化，競爭對(duì)手在專利申請(qǐng)之后推出了關(guān)于方案B的產(chǎn)品，這時(shí)建議考慮在主動(dòng)修改時(shí)機(jī)內(nèi)將方案B增加到權(quán)利要求書中，以便對(duì)方案B進(jìn)行保護(hù)。

主動(dòng)修改與被動(dòng)修改，是否可以在答復(fù)審查意見時(shí)進(jìn)行上面的修改策略？

不一定，這是因?yàn)樵诖饛?fù)審查意見時(shí)需要依照審查意見進(jìn)行修改和答復(fù)，相比于主動(dòng)修改階段而言，答復(fù)審查意見時(shí)對(duì)權(quán)利要求的修改約束較多。例如，需要考慮單一性問題。

修改的基礎(chǔ)是什么？

如果申請(qǐng)內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，這種修改就是超范圍的。申請(qǐng)內(nèi)容，是指原說明書（包括附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。說明書摘要不能作為以后修改說明書或者權(quán)利要求書的根據(jù)。

修改中要注意什么原則？

專利法第33條規(guī)定了：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。法條的目的是維持權(quán)利人與社會(huì)公眾之間的利益平衡，防止專利權(quán)人通過事后修改的方式把申請(qǐng)日無法體現(xiàn)在原有技術(shù)方案中的技術(shù)特征添加到本專利的權(quán)利要求中，從而為實(shí)質(zhì)上在后的發(fā)明搶占了在先申請(qǐng)日，這對(duì)其他公眾是不公平的。

原始申請(qǐng)文件記載的范圍包括：（1）原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容；（2）根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

舉例：

申請(qǐng)人將權(quán)利要求中記載的“乙醇”修改為“有機(jī)溶劑”。由于“乙醇”是“有機(jī)溶劑”的下位概念，“乙醇”的范圍小于“有機(jī)溶劑”，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同。因此，這種修改也是不允許的。

附圖中有哪些信息允許增加到權(quán)利要求和說明書中？

申請(qǐng)文件中增加的內(nèi)容是通過測(cè)量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征，這種修改不允許。從附圖中可以直接地、毫無疑義地得出的“定性”的描述是允許增加到權(quán)利要求和說明書中，而無法直接地、毫無疑義地確定的“定量”的描述是不允許增加到權(quán)利要求和說明書中。

公知常識(shí)在判斷中的作用？

判斷主體：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。

判斷對(duì)象：是修改的內(nèi)容與原申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容之間的對(duì)比。

程度：是否能“直接地、毫無疑義地確定”。

所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時(shí)應(yīng)參考申請(qǐng)時(shí)的公知常識(shí)或慣用技術(shù)等，將原申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容與公知常識(shí)進(jìn)行合理的結(jié)合，在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內(nèi)容。

注意，公知常識(shí)在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著任何情況下都可以將公知常識(shí)或慣用技術(shù)補(bǔ)入申請(qǐng)文件中。

舉例：

例1：原記載的方案是一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)，隔膜。修改后的方案：一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)，隔膜，殼體。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據(jù)公知常識(shí)可以直接地、毫無意義地確定電池必然包括殼體，因此這種修改是被允許的。

例2：原記載的方案是一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)和隔膜。修改后的方案一種電池，包括正極，負(fù)極，固態(tài)電解質(zhì)和隔膜。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員公知的是電池可能包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能不包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能是液態(tài)電解質(zhì)，因此這種修改的內(nèi)容不是唯一確定的，因此是不被允許的。

分案申請(qǐng)

如果錯(cuò)過了主動(dòng)修改時(shí)機(jī)，而又想將說明書中記載的某些方案寫入權(quán)利要求中進(jìn)行保護(hù)，可以提交分案申請(qǐng)，分案申請(qǐng)會(huì)產(chǎn)生額外的費(fèi)用。

公眾意見

為避免競爭對(duì)手針對(duì)性的提出公眾意見，可以先提交一套權(quán)利要求書，專利公開后，再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，同時(shí)修改為自己想要的另外一套權(quán)利要求書，審查員真正在審查的是我們想要的權(quán)利要求書，競爭對(duì)手看到的公開版本則不一定是我們想要的權(quán)利要求。這樣可以利用主動(dòng)修改的方式，起到迷惑競爭對(duì)手的作用。

綜上，筆者建議申請(qǐng)人或代理人一定要留意主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，好好把握專利的主動(dòng)修改。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請(qǐng)文件主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)和注意事項(xiàng)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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專利申請(qǐng)文件主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)和注意事項(xiàng)

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