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“本篇的討論針對的是無效理由中最后一個要討論的形式問題的條款——專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款缺少必要技術(shù)特征這一無效理由的答復(fù)策略?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

在本系列形式問題的答復(fù)（一）、（二）、（三）篇中，分別著重討論了針對專利法第二十六條第三款說明書公開不充分、第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)以及權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚、專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款（修改超范圍）的無效理由的答復(fù)策略，本篇的討論針對的是無效理由中最后一個要討論的形式問題的條款——專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款缺少必要技術(shù)特征這一無效理由的答復(fù)策略。

一、專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（缺少必要技術(shù)特征）的相關(guān)規(guī)定

雖然“權(quán)利要求應(yīng)記載必要技術(shù)特征”是由《專利法實(shí)施細(xì)則》而不是由位階更高的《專利法》規(guī)定的，但這并不意味著其地位不如其他無效理由，更不意味著專利權(quán)人在面對它時可以掉以輕心。在無效程序中對本條款的審查并不會因?yàn)樗窃凇秾＠▽?shí)施細(xì)則》中規(guī)定的而弱化。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！?/p>

而對于“必要技術(shù)特征”的含義，《專利審查指南》第二部分第二章第3.1.2節(jié)規(guī)定：“必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將實(shí)施例中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征。”

由以上定義可見，必要技術(shù)特征是針對所要解決的技術(shù)問題而言的，在實(shí)踐中，往往可以理解為能夠解決最基本的技術(shù)問題的最小特征集合中的特征。

二、缺少必要技術(shù)特征的答復(fù)策略

1.判斷角度仍舊是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”

首先要強(qiáng)調(diào)的問題，仍然是要站在“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來判斷是否缺少必要技術(shù)特征，正如之前在討論多個無效條款的答復(fù)策略中所反復(fù)提及的。甚至比較極端的情況是，即使權(quán)利要求沒有文字上記載某個解決技術(shù)問題所必須的特征，但是如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠在閱讀說明書之后，做出符合發(fā)明目的的理解，那么也是符合本條款的規(guī)定的。

之所以本文強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，是因?yàn)闊o效宣告程序與授權(quán)前的實(shí)質(zhì)審查程序在這一點(diǎn)上有很大的不同。在實(shí)質(zhì)審查中，如果審查員認(rèn)為權(quán)利要求沒有在文字上記載某個解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，大概率會發(fā)出審查意見通知書，指出某個特征是必要技術(shù)特征，應(yīng)該記載在權(quán)利要求中。此后，作為專利申請人，在答復(fù)審查意見通知書時是有機(jī)會將實(shí)審審查員認(rèn)為的必要技術(shù)特征從說明書中提煉出來，補(bǔ)入權(quán)利要求中以克服該缺陷，從而獲得授權(quán)的。但是在無效宣告程序中，審查對象是已經(jīng)授權(quán)并向社會公眾公告過的權(quán)利要求，基于權(quán)利要求公示性的考慮，不能給專利權(quán)人太大的自由度以像授權(quán)程序中那樣去修改權(quán)利要求。就目前《專利審查指南》規(guī)定的幾種權(quán)利要求修改方式而言，將說明書中的技術(shù)特征補(bǔ)入權(quán)利要求是不允許的。所以在遇到本條款的無效理由時，專利權(quán)人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)修改權(quán)利要求是不可能的。那么此時如何答復(fù)本條款，以便維持住專利權(quán)，可能就要靠“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的“理解能力”了。

下面這個案例在這方面非常有借鑒意義。該案的無效審查決定認(rèn)定權(quán)利要求1不缺少必要技術(shù)特征，但是行政訴訟一審判決做出相反認(rèn)定從而撤銷了無效決定；二審判決又撤銷了一審判決，從本領(lǐng)域技術(shù)人員對權(quán)利要求的合理理解的角度進(jìn)行闡述，認(rèn)為權(quán)利要求1不缺少必要技術(shù)特征。

【案例一——（2021）最高法知行終987號】該案中，一審法院認(rèn)為，權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案囊括了傘形振子全部配置于導(dǎo)電底座上方而不位于絕緣底座上方的情形，而該情形下是無法實(shí)現(xiàn)本專利說明書中所述“使絕緣底座上的傘形振子的接地面為車體且使實(shí)質(zhì)的高度變高，進(jìn)而能夠提高接收信號的靈敏度”的發(fā)明目的。故“傘形振子的一部分位于絕緣底座上方”系本專利權(quán)利要求1的必要技術(shù)特征。但是二審法院認(rèn)為，權(quán)利要求1既限定了天線底座由絕緣底座和導(dǎo)電底座構(gòu)成且導(dǎo)電底座比絕緣底座小，又限定了傘形振子配置在天線底座的上方。按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解，上述限定已經(jīng)表達(dá)了傘形振子的一部分位于絕緣底座上方的含義。其次，根據(jù)專利說明書的記載，之所以要設(shè)置天線底座由絕緣底座和導(dǎo)電底座構(gòu)成，就是為了使絕緣底座上的傘形振子的接地面為車體，從而通過其高度的實(shí)質(zhì)變高提高接收信號的靈敏度。本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書和權(quán)利要求書能夠合理地確定傘形振子的一部分必然位于絕緣底座上方。再次，本專利說明書中的實(shí)施例在記載“導(dǎo)電底座形成為比絕緣底座小一圈”的同時，還記載了“且長度較短”“且配置于在絕緣底座上的自前側(cè)至中央的稍后側(cè)之間的位置”，該內(nèi)容與發(fā)明目的相符，而無效請求人所舉之示例為脫離本領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)方案合理理解的極端示例。

該案有趣之處還在于，一審和二審判決都進(jìn)行了充分的說理，然而從兩審判決說理部分可以看到兩審法院的理念的沖突，一個強(qiáng)調(diào)權(quán)利要求公示性，另一個一貫地強(qiáng)調(diào)說明書的解釋作用：

一審法院認(rèn)為，“專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。雖然說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容，但一般不得把僅記載在說明書中而在權(quán)利要求中未予記載的技術(shù)特征解釋進(jìn)權(quán)利要求。尤其是在判斷一項權(quán)利要求是否缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征時，當(dāng)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征本身并不存在歧義時，不宜徑直按照發(fā)明目的（即發(fā)明要解決的技術(shù)問題）對該技術(shù)特征作出限縮性理解和解釋，否則將使權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征這一條款形同虛設(shè)?！?/p>

二審法院卻認(rèn)為，“在判斷獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時，仍應(yīng)考慮說明書中記載的發(fā)明目的等內(nèi)容，基于對權(quán)利要求的合理解釋得出結(jié)論。理由如下：第一，不論適用哪一法律條款判斷專利權(quán)利要求是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)或者維持有效，權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)保持一致。換言之，在專利授權(quán)確權(quán)程序中應(yīng)當(dāng)基于對權(quán)利要求的同一解釋，判斷專利權(quán)利要求是否符合專利法和專利法實(shí)施細(xì)則有關(guān)條款的規(guī)定。第二，結(jié)合說明書對權(quán)利要求作出合理解釋，其關(guān)鍵在于‘合理’。這意味著在解釋時既要以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，又不能脫離說明書和附圖，包括發(fā)明目的等內(nèi)容在內(nèi)的說明書及附圖均可以用于解釋權(quán)利要求。在此標(biāo)準(zhǔn)下，不會因權(quán)利要求的解釋問題架空專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款的規(guī)定。第三，要求獨(dú)立權(quán)利要求具備必要技術(shù)特征，本意在于規(guī)范權(quán)利要求的撰寫。如果社會公眾不能實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求所確定的技術(shù)方案以解決技術(shù)問題，或者權(quán)利要求的保護(hù)范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)不相符，可以通過專利法的其他條款解決。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對權(quán)利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征的結(jié)論，社會公眾的利益不會受到損害。相反，在本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對權(quán)利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征的情況下，僅因申請人在獨(dú)立權(quán)利要求中沒有進(jìn)一步詳細(xì)記載技術(shù)特征而不予授權(quán)，會導(dǎo)致對申請人撰寫專利文件的要求與其創(chuàng)新程度不相適應(yīng)，悖離專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法目的。因此，只有當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖對獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行合理解釋后仍不能認(rèn)為其可以解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題時，才能認(rèn)定獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征?！?/p>

對于專利權(quán)人來說，二審法院即最高人民法院的觀念顯然更加有利和寬容，經(jīng)常是“山窮水盡疑無路，立法本意來相護(hù)”。幸運(yùn)的是，目前從實(shí)踐中的感覺來說，負(fù)責(zé)審理無效案件的專利復(fù)審與無效部的觀念相對來說更加接近最高院，而且最高院畢竟是終審法院，其觀點(diǎn)更具參考價值。

2.判斷核心是“技術(shù)問題”

由本條款的相關(guān)規(guī)定可知，所謂“必要技術(shù)特征”是針對所要解決的技術(shù)問題而言的，因此在面對缺少必要技術(shù)特征的無效理由時，應(yīng)牢牢記住以技術(shù)問題為核心，尤其是以基本技術(shù)問題為核心，來判斷獨(dú)立權(quán)利要求是否記載了所有必要的技術(shù)特征，要避免踏入以下“誤區(qū)”：

（1）第一個誤區(qū)，認(rèn)為必要技術(shù)特征是針對權(quán)利要求主題而言的。

在《專利審查指南》第二部分第二章第3.1.1節(jié)中給出了一個例子，“例如，一項涉及照相機(jī)的發(fā)明，該發(fā)明的實(shí)質(zhì)在于照相機(jī)布簾式快門的改進(jìn)，其權(quán)利要求的前序部分只要寫出‘一種照相機(jī)，包括布簾式快門……’就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機(jī)零部件都寫在前序部分中。”此處雖然講述的是權(quán)利要求的前序部分的撰寫，但同樣適用于權(quán)利要求特征部分的撰寫。即，對于整個獨(dú)立權(quán)利要求而言，是無需將實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求主題所需的所有特征都包括在內(nèi)的。

【案例二——第29334號無效審查決定】該案的權(quán)利要求1要求保護(hù)一種彈壓式?jīng)_泡器（類似某種泡茶用的杯子），記載了杯蓋上的按鈕、按鈕和壓桿位置對應(yīng)、杯蓋與子杯邊緣鉸接等等技術(shù)特征。請求人主張該權(quán)利要求未記載子杯的出水口和實(shí)現(xiàn)出水的結(jié)構(gòu)以及它們與壓桿的連接關(guān)系，也未記載按鈕與壓桿的連接方式、母杯和安裝孔，以及按鈕如何設(shè)置在杯蓋上，該技術(shù)方案缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，不能實(shí)現(xiàn)沖泡器的基本功能。對此，無效決定認(rèn)定，“根據(jù)本專利說明書的記載，背景技術(shù)中所述的彈壓式?jīng)_泡器壓桿與按鈕連為一體，致使蓋上杯蓋時需將杯蓋按鈕孔對準(zhǔn)彈壓按鈕，而杯蓋無法與子杯連為一體，由此給使用帶來了不便。為此，本專利權(quán)利要求1提供了一種彈壓式?jīng)_泡器，包括……，從而解決了蓋上杯蓋時按鈕能夠直接對準(zhǔn)壓桿、避免杯蓋與子杯分離容易遺落杯蓋的技術(shù)問題。由此可見，該技術(shù)方案記載了為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，足以區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案，對于出水口、母杯、安裝孔等技術(shù)特征對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是已知的，不屬于本專利的創(chuàng)新之處，無需將其限定在獨(dú)立權(quán)利要求中?！?/p>

在上述案例中，無效請求人錯誤地理解了本條款的含義，誤以為權(quán)利要求需要記載實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求主題即一種沖泡器的“基本功能”所需的所有技術(shù)特征。但是合議組糾正了該理解，明確指出不屬于本專利的創(chuàng)新之處的特征是無需限定在獨(dú)立權(quán)利要求中的。

第一個誤區(qū)是最常見的，其法理看似簡單，《專利審查指南》中給出的“照相機(jī)改進(jìn)快門時不需要記載透鏡”以及案例二中的“沖泡杯子改進(jìn)杯蓋時不需要記載出水口”也是很簡單的案例，其中涉及的都是日常生活中大家都能見到的物品，對其結(jié)構(gòu)也有大致了解，能夠很容易地理解照相機(jī)與透鏡的關(guān)系、杯子與杯蓋的關(guān)系等。

但是無效實(shí)踐中并不是總會遇到這些一辨即明的情況。例如在一些高科技的、抽象的、非日常生活可見的技術(shù)領(lǐng)域、說明書的記載比較晦澀難懂，對技術(shù)問題的描述不是清晰明了的情況下，踏入這個誤區(qū)的情況是時有發(fā)生的，根源在于，雖然“必要技術(shù)特征是針對技術(shù)問題而不是針對權(quán)利要求主題而言的”道理淺顯易懂，但是在辨析技術(shù)問題、并將其和權(quán)利要求主題離析開時，可能會發(fā)生困難。作為專利權(quán)人，還是要謹(jǐn)記，權(quán)利要求主題不等于技術(shù)問題，權(quán)利要求的技術(shù)方案不需要構(gòu)成一個完整的產(chǎn)品或一套完整的方法。

（2）第二個誤區(qū)，認(rèn)為必要技術(shù)特征是針對說明書中聲稱的“所有”要解決的技術(shù)問題或達(dá)到的技術(shù)效果而言的。

專利說明書經(jīng)常會記載多個技術(shù)問題、多個優(yōu)選實(shí)施例，這些技術(shù)問題之間，可能是彼此獨(dú)立的并列關(guān)系，也可能是層層遞進(jìn)的關(guān)系。當(dāng)這些技術(shù)問題是彼此獨(dú)立的并列關(guān)系的時候，只要獨(dú)立權(quán)利要求記載的技術(shù)方案能夠解決其中一個技術(shù)問題即可；而當(dāng)這些技術(shù)問題是層層遞進(jìn)的關(guān)系時，只要獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案能解決最底層、最基本的技術(shù)問題，即可達(dá)到本條款的標(biāo)準(zhǔn)，而無需解決所有附加的技術(shù)問題或達(dá)到所有更優(yōu)的技術(shù)效果。

【案例三——第13330號無效審查決定】該案中，權(quán)利要求1保護(hù)一種電池套標(biāo)機(jī)，包括機(jī)架、張標(biāo)機(jī)構(gòu)和推桿。無效請求人主張本專利所要解決的技術(shù)問題是現(xiàn)有的電池套標(biāo)機(jī)的張標(biāo)機(jī)構(gòu)和推動機(jī)構(gòu)往復(fù)一次只能套一個電池，且不能同時完成套標(biāo)和加假底，權(quán)利要求1缺少加假底所需的技術(shù)特征。無效決定認(rèn)為，根據(jù)說明書“背景技術(shù)”部分和“實(shí)用新型內(nèi)容”部分的記載，無效請求人主張的技術(shù)問題是兩個不同的技術(shù)問題：一是現(xiàn)有電池套標(biāo)機(jī)的張標(biāo)機(jī)構(gòu)及推送機(jī)構(gòu)往復(fù)運(yùn)動一次只能套一個電池而生產(chǎn)效率低下的問題；二是現(xiàn)有技術(shù)中不能實(shí)現(xiàn)自動加底而需人工加假底的問題。雖然權(quán)利要求1不包括解決上述第二個技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征“加假底機(jī)構(gòu)”，但只要所請求保護(hù)的技術(shù)方案能夠解決說明書記載的多個技術(shù)問題中的至少一個技術(shù)問題，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其并不缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

可見在案例三中，請求人主張涉案專利要解決的是一個技術(shù)問題：“A且B”；而無效決定認(rèn)定A且B其實(shí)是兩個并列的技術(shù)問題A、B，獨(dú)立權(quán)利要求1已經(jīng)解決了問題A，即使沒有解決問題B，也已經(jīng)滿足了本條款的要求。

【案例四——(2022)最高法知行終50號】該案中，權(quán)利要求1的主題是“管道用耐高壓旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器”，無效請求人主張，本專利缺少“密封件的膨脹系數(shù)大于腔體的膨脹系數(shù)”這一必要技術(shù)特征。專利復(fù)審委員會認(rèn)為，權(quán)利要求1并沒有耐高溫的限定，因此，由高溫引起密封材料膨脹的特征對權(quán)利要求1來說不是必要技術(shù)特征。法院也認(rèn)為，根據(jù)專利說明書的記載，本專利要解決的技術(shù)問題是旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器的端面泄漏問題，本專利采取在現(xiàn)有的旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器中增加端面密封件，即增加一主要起端面密封作用的密封裝置，使旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器具有端面密封和環(huán)面密封雙重密封結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)防止端面泄漏的技術(shù)效果。也即，本專利是通過改進(jìn)旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器的結(jié)構(gòu)而非通過限定密封件和腔體的膨脹系數(shù)實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的。因此，本專利不缺少必要技術(shù)特征。

【案例五——第25796號無效審查決定】該案中，權(quán)利要求1保護(hù)一種定位組合式輪胎螺母，其中限定墊圈和導(dǎo)向定位套管墊圈的兩個套和端的端面設(shè)有承插結(jié)構(gòu)。請求人認(rèn)為，權(quán)利要求未限定承插結(jié)構(gòu)是錐形或斜面，不能解決“車輪與輪轂?zāi)茏詣诱覝?zhǔn)中心”的技術(shù)問題，缺少必要技術(shù)特征。對此，無效決定中通過分析說明書記載的內(nèi)容后認(rèn)為，只要具有導(dǎo)向定位套管墊圈以及其與螺母墊圈之間的承插結(jié)構(gòu)，不論是圓錐形還是圓柱形的承插結(jié)構(gòu)，都能夠?qū)崿F(xiàn)車輪與輪轂的自動找準(zhǔn)中心，即權(quán)利要求1限定的技術(shù)方案能夠解決其要解決的技術(shù)問題，“錐形或斜面”形式的承插結(jié)構(gòu)只是能夠更好實(shí)現(xiàn)自動對中的優(yōu)選方案，并非解決上述技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

【案例六——第23455號無效審查決定】該案中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種果汁調(diào)理機(jī)，其包括具有復(fù)數(shù)擾動凸肋的圓盤。無效請求人主張，權(quán)利要求1沒有記載該凸肋的具體形狀及排布方向，無法解決技術(shù)問題“充分?jǐn)嚢琛⒒旌喜⑤腿≡摴{(diào)理機(jī)內(nèi)的食材，且不會破壞固體食材。”對此，無效決定認(rèn)為，權(quán)利要求1中用擾動凸肋代替了傳統(tǒng)刀具，并且對擾動凸肋的數(shù)量、可設(shè)置的位置及基本設(shè)置方式等作出了限定，已經(jīng)解決了上述技術(shù)問題；擾動凸肋的具體形狀和排布方向?qū)儆谶M(jìn)一步解決上述技術(shù)問題、達(dá)到更佳技術(shù)效果的技術(shù)手段，并非該技術(shù)方案中必不可少的。

在以上的案例四、五、六中，無效請求人都試圖將要解決的基本技術(shù)問題、要達(dá)到的基本技術(shù)效果和要進(jìn)一步解決的技術(shù)問題、要達(dá)到的更優(yōu)技術(shù)效果進(jìn)行混淆，以將與后者相關(guān)的技術(shù)特征主張為必要技術(shù)特征。由這三個案例可見，準(zhǔn)確辨析“基本技術(shù)問題”是非常重要的。

此外，下面會討論，定位對“基本技術(shù)問題”不可缺少的技術(shù)特征、將其與那些為了解決遞進(jìn)的技術(shù)問題或?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步技術(shù)效果的技術(shù)特征區(qū)分開，也是非常關(guān)鍵的。

3.判斷重點(diǎn)是特征是否對要解決的技術(shù)問題不可或缺

在確定了權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問題之后，還需要判斷某一個特征（通常是無效請求人主張的應(yīng)該記載但未記載在權(quán)利要求中的特征）是否是必要技術(shù)特征。這個過程也存在兩個誤區(qū)，還存在一個難點(diǎn)：

（1）第一個誤區(qū)，認(rèn)為對于解決技術(shù)問題的必不可少的特征需要包括對具體結(jié)構(gòu)、具體步驟等的詳細(xì)描述。

這種認(rèn)識的錯誤原因在于，潛意識里混淆了本條款與其它條款的邊界。事實(shí)上很多時候，解決技術(shù)問題所必要的技術(shù)特征可能是非?；镜摹⑸衔坏?、抽象的，或者說概括度非常高的技術(shù)特征，有時候是例如以功能、效果限定的技術(shù)特征，而怎么實(shí)現(xiàn)該技術(shù)特征，需不需要在權(quán)利要求中記載實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)特征的具體技術(shù)手段，那是需要在專利法第二十六條第四款、第二十二條等條款下審查的問題。舉個可能不太恰當(dāng)?shù)侵庇^的例子，如果某專利要解決“能飛行”的技術(shù)問題，權(quán)利要求寫成“一種飛行器，包括能讓機(jī)器飛起來的裝置”，可能我們的第一反應(yīng)是特征寫的“不夠”，是不是缺少必要技術(shù)特征了？但如果圍繞“技術(shù)問題”來仔細(xì)分析，該權(quán)利要求其實(shí)已經(jīng)包括了解決“飛行”這個技術(shù)問題所必要的技術(shù)特征，即“能讓機(jī)器飛起來的裝置”，至于為什么我們覺得寫的不夠，那是因?yàn)檫@個保護(hù)范圍概括得過寬、可能存在不清楚問題、或者一看就知道沒有新穎性和創(chuàng)造性等等。

【案例七——第45742號無效審查決定】該案涉及衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，權(quán)利要求1涉及根據(jù)衛(wèi)星信號確定裝置參數(shù)集的方法，其中包括設(shè)置一些星期數(shù)候選、排除無解的星期數(shù)候選、為余下的星期數(shù)賦一個偏差值等步驟。無效請求人主張，權(quán)利要求1沒有記載怎么設(shè)置星期數(shù)候選的具體數(shù)量、怎么選擇偏差值等細(xì)節(jié)，因此缺少必要技術(shù)特征。無效決定的大意是，本專利要解決的技術(shù)問題是不用預(yù)先知道真正的星期數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)移動裝置的第一次定位，因此無需預(yù)先從衛(wèi)星信號中提取星期數(shù)。權(quán)利要求1中的這些步驟通過設(shè)置星期數(shù)候選并進(jìn)行篩選，已經(jīng)記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，至于無效請求人主張的那些更加具體的設(shè)置步驟，已經(jīng)并不屬于解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，而且也是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實(shí)際需要，綜合各種因素適應(yīng)性選擇的，即，不會因?yàn)闆]有記載這些具體步驟就解決不了技術(shù)問題。

【案例八——（2020）最高法知行終518號】該案無效審查決定和行政訴訟一審判決都認(rèn)為權(quán)利要求8缺少必要技術(shù)特征，而行政訴訟二審判決則推翻了無效決定和一審判決的認(rèn)定結(jié)果。該案中，權(quán)利要求8是這樣的：“一種提高激光測距儀精度的設(shè)備，包括半導(dǎo)體激光二極管LD和光敏元件組成的發(fā)射和接收系統(tǒng)，其特征在于：包括對所述LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐泛蛯λ龉饷粼M(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐罚凰鰧す舛O管LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐窞椋骸ê竺嬗涊d了對LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐返木唧w結(jié)構(gòu)，而完全沒有記載對光敏元件進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐返慕Y(jié)構(gòu)）”無效決定和一審判決都認(rèn)為，專利要解決的技術(shù)問題是“將激光測距裝置中的元器件受到的環(huán)境影響誤差進(jìn)行補(bǔ)償和消除，以提高激光測距儀的測量精度”，但是未記載任何關(guān)于對光敏元件進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償電路的結(jié)構(gòu)特征，對LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐返木唧w結(jié)構(gòu)記載得也不全，因此缺少必要技術(shù)特征。二審判決卻認(rèn)為：“本專利權(quán)利要求8特征部分載明，包括對所述LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐泛蛯λ龉饷粼M(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐罚渫ㄟ^對LD和光敏元件分別進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償解決LD和光敏元件易受環(huán)境影響的技術(shù)問題。首先，該權(quán)利要求已經(jīng)限定對所述LD和所述光敏元件進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)碾娐?，為功能或效果的限定，已?jīng)記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。其次，雖然權(quán)利要求8中未記載對激光二極管LD進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)耐暾难a(bǔ)償電路結(jié)構(gòu)，也未記載任何關(guān)于對光敏元件進(jìn)行環(huán)境影響補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu)特征，但由于激光二極管LD及光敏元件具體結(jié)構(gòu)的電路的功能或效果已經(jīng)在權(quán)利要求8中限定，該功能或效果已經(jīng)可以解決本專利的技術(shù)問題。……至于功能性特征概括是否適當(dāng)，對于權(quán)利要求書、說明書及附圖是否公開能夠?qū)崿F(xiàn)上述功能或效果的具體實(shí)施方式，以及能否得到說明書的支持，應(yīng)當(dāng)另行依據(jù)專利法第二十六條第三款、第四款進(jìn)行審查判斷，一般不宜簡單據(jù)此認(rèn)定缺少必要技術(shù)特征。……被訴決定、原審判決以權(quán)利要求8、9 未能記載實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)或是具體實(shí)現(xiàn)方式為由，認(rèn)定其缺少必要技術(shù)特征，適用法律錯誤?！?/p>

上面兩個案例可見，必要技術(shù)特征完全可以是概括度高的上位特征、功能性特征等，不需要是具體的下位特征或結(jié)構(gòu)特征。

（2）第二個誤區(qū)，認(rèn)為對解決技術(shù)問題不可缺少的特征等價于那些與技術(shù)問題相對應(yīng)，或者確實(shí)能解決技術(shù)問題的特征。

在實(shí)踐中有時會遇到一種情況，就是說明書中記載了多個解決技術(shù)問題的、彼此沒有特定聯(lián)系的技術(shù)特征。舉例來說，如果某專利要解決的技術(shù)問題是要使信號幅度變大，使用的技術(shù)手段包括：在前端放大信號和在后端放大信號。此時，雖然這兩個特征每一個都與技術(shù)問題直接相聯(lián)系，但其實(shí)哪一個單獨(dú)來說都不是必要技術(shù)特征，權(quán)利要求僅記載在前端放大信號是可以的，同時，僅記載在后端放大信號也是可以的。

（3）前面說的“難點(diǎn)”是指技術(shù)上的難點(diǎn)，即需要從技術(shù)角度，即站在所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，分析要解決所確定的技術(shù)問題是否一定需要某特征。此步驟中往往專利權(quán)人能夠發(fā)揮很大的作用，畢竟專利權(quán)人自己最了解專利中的技術(shù)，所以要給合議組正確的引導(dǎo)。

【案例九——第10292號無效審查決定】該案中，涉案專利要解決的是高溫高壓提取中藥材時有效成分遭到破壞的問題，解決方案是通過特定原料組方和某種制備工藝相結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)的。但是權(quán)利要求1僅記載了藥物組合物的原料及配比，沒有記載該藥物組合物的制備方法。無效決定認(rèn)為，該制備方法避免現(xiàn)有技術(shù)中高溫高壓破壞有效成分，以獲得療效更好的藥物組合物，因此制備方法是獲得最終產(chǎn)品不可缺少的技術(shù)手段，是本發(fā)明的必要技術(shù)特征。缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

【案例十——第27294號無效審查決定】該案中，根據(jù)涉案專利說明書記載，現(xiàn)有技術(shù)中的輸瓶裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、漏斗與瓶子分離時容易出現(xiàn)卡瓶現(xiàn)象、穩(wěn)定性差，為了克服此類缺陷，本專利所要解決的技術(shù)問題是：“提供一種結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定可靠的吹瓶機(jī)的輸瓶裝置”。權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案限定了一種結(jié)構(gòu)簡單的滑架，滑架設(shè)置在滑軌上，并且滑架上的安裝座設(shè)置有掛瓶條和與掛瓶條相配合的壓縮空氣噴嘴，使得掛瓶條與瓶子之間分離順暢。無效請求人認(rèn)為“機(jī)械手”、“灌裝系統(tǒng)”、“進(jìn)瓶風(fēng)道”以及“對接方式”等都是必要技術(shù)特征，但是無效決定通過對說明書記載的技術(shù)方案進(jìn)行分析，認(rèn)為這些特征僅屬于涉案專利的技術(shù)方案可以與之配合使用的技術(shù)特征，不是解決技術(shù)問題不可缺少的。

4.注意事項

由以上可知，作為專利權(quán)人，需要避免踏入上面四個誤區(qū)中，并在技術(shù)上給出正確分析。在答復(fù)“缺少必要技術(shù)特征”的無效理由時，確定所要解決的技術(shù)問題是關(guān)鍵所在，應(yīng)盡可能地將技術(shù)問題認(rèn)定為最核心、基本的技術(shù)問題中的一個，在此基礎(chǔ)上，再分析當(dāng)前的獨(dú)立權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征是否足夠解決該技術(shù)問題，以及無效請求人所指出的技術(shù)特征的作用對于解決該技術(shù)問題來說是否僅是“錦上添花”，或者干脆是用于解決其他技術(shù)問題的?？傊?，獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案僅需要“夠用”即可。

在答復(fù)本條款的無效理由時，還要注意和創(chuàng)造性的無效理由的答復(fù)時對于技術(shù)效果、技術(shù)問題的陳述的協(xié)調(diào)。有時，專利權(quán)人為了強(qiáng)調(diào)專利的創(chuàng)造性高度，答復(fù)時會把技術(shù)效果說的非常顯著，這時要注意，權(quán)利要求是否記載了能夠?qū)崿F(xiàn)該非常顯著的技術(shù)效果的特征？要知道，無效請求人提起的缺少必要技術(shù)特征理由，有時候其實(shí)只是給專利權(quán)人在答復(fù)創(chuàng)造性無效理由設(shè)置的陷阱而已。

此外，在無效程序中，無效請求人對本條款的使用經(jīng)常和專利法第二十六條第四款的“未以說明書為依據(jù)”、“不清楚”等無效理由一起出現(xiàn)。這是因?yàn)椋环矫?，如前所述，無效請求人經(jīng)?；煜龓讉€條款的概念邊界；另一方面，有的時候幾個條款之間確實(shí)存在競合，尤其是當(dāng)本條款成立，即，權(quán)利要求確實(shí)缺少必要技術(shù)特征時，很有可能權(quán)利要求也存在其它條款所規(guī)定的問題。例如，眾所周知權(quán)利要求中的每一個特征都是對權(quán)利要求保護(hù)范圍的限制，如果權(quán)利要求中缺少必要技術(shù)特征，意味著權(quán)利要求的保護(hù)范圍缺少了這個必要技術(shù)特征的限制，也解決不了技術(shù)問題，那么這樣的技術(shù)方案，其保護(hù)范圍過寬，大概率得不到說明書的支持。又例如，在缺少必要技術(shù)特征時，整個權(quán)利要求也確實(shí)很有可能是不清楚的。但是反過來卻不成立，例如即使權(quán)利要求概括的保護(hù)范圍得不到說明書支持，但不意味著它缺少了哪個必要技術(shù)特征，可能只是該必要技術(shù)特征概括得過寬了而已。所以可見，很多時候本條款的“合規(guī)門檻”比其它條款要低一些。

專利權(quán)人在答復(fù)的時候?qū)Υ艘星逍训恼J(rèn)識，不要在答復(fù)本條款無效理由的時候，混入了其它條款的爭辯內(nèi)容。既然本條款對權(quán)利要求撰寫的要求比起其它條款來說是相對較低的，混入其它條款的爭辯內(nèi)容會無形中將本條款的滿足標(biāo)準(zhǔn)提高，對專利權(quán)人沒有好處。

三、結(jié)語

本篇就無效宣告程序中專利權(quán)人對部分形式問題，即專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款的答復(fù)做了簡單討論，并給出了一些示例案例作為參考。至此，本系列就結(jié)束了針對形式問題答復(fù)策略的全部討論。如果有機(jī)會的話，我們以后再討論其余法條，例如專利法第二條、第五條、第九條、第二十五條等的答復(fù)，這些條款在近些年來的無效決定使用的理由中相對不常見。例如專利法第二條，早年會有一些商業(yè)方法類的發(fā)明因此條款被宣告無效。但是隨著國家加大鼓勵創(chuàng)新的力度以及國家知識產(chǎn)權(quán)局的政策開始對新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)明創(chuàng)造持寬容態(tài)度，因?yàn)樵摋l款被無效的專利比較少見了。

在后續(xù)篇章中，預(yù)計會先討論一些重點(diǎn)問題，以便為討論新穎性和創(chuàng)造性的無效理由的具體答復(fù)策略做準(zhǔn)備。

相關(guān)閱讀：

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定

（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（四））

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（四）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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