從2021年最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道

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“本文從深圳朗科訴廣州友拓?cái)?shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權(quán)糾紛案，來看專利侵權(quán)訴訟中的攻守之道。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳陽* 律師 北京德和衡（廣州）律師事務(wù)所

深圳朗科公司作為中國(guó)專利金獎(jiǎng)U盤專利ZL99117225.6的權(quán)利人，利用該專利發(fā)起數(shù)十件專利訴訟，且取得了許可費(fèi)收入5-10億元的靚麗成績(jī)。該專利經(jīng)受無效宣告請(qǐng)求審查18次，其中13次申請(qǐng)人撤回?zé)o效宣告請(qǐng)求，5次專利復(fù)審委員會(huì)決定維持專利權(quán)全部有效，北京市高級(jí)人民法院亦以（2009）高行終字第1386號(hào)行政判決書終審判決維持專利權(quán)全部有效。

2021年最高人民法院發(fā)布的50件知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例中，深圳朗科訴廣州友拓?cái)?shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權(quán)糾紛案，就是其中一代表案例，該案經(jīng)歷了一審、二審與再審。我們從該案來看專利侵權(quán)訴訟中的攻守之道。

一、技術(shù)特征“全面覆蓋”VS “不等同”

專利權(quán)保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，而權(quán)利要求是一個(gè)技術(shù)方案，是由技術(shù)特征組成的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍?！?/p>

因此專利權(quán)利人需要首先明確主張的權(quán)利要求，并明確該權(quán)利要求的技術(shù)特征，并舉證證明被控侵權(quán)技術(shù)方案包含了全部技術(shù)特征，通常需要向法院提供權(quán)利要求對(duì)照表（Claim Chart），也就是要證明被控技術(shù)方案全面覆蓋了所主張的權(quán)利要求的全部技術(shù)特征。被控侵權(quán)人首先會(huì)抗辯被控技術(shù)方案缺少涉案權(quán)利要求技術(shù)特征，或與涉案技術(shù)特征不相同或不等同。

在本案中，原告明確涉案權(quán)利要求為權(quán)利要求1的方法權(quán)利要求，并主張?jiān)摍?quán)利要求包含六個(gè)技術(shù)特征，也即：A.在外存儲(chǔ)裝置內(nèi)裝用快閃存儲(chǔ)介質(zhì)；B.同時(shí)設(shè)置控制其存取數(shù)據(jù)和實(shí)現(xiàn)接口標(biāo)準(zhǔn)功能操作請(qǐng)求的固化軟件；C.對(duì)所述快閃存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)部數(shù)據(jù)按單一分塊模式組織；D.建立基于通用串行總線（USB）或IEEE1394總線的信息交換通道；E.經(jīng)由USB或IEEE1394總線引入所述外存儲(chǔ)裝置的工作電源；F.按照USB標(biāo)準(zhǔn)或IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機(jī)與所述外存儲(chǔ)裝置之間傳送要交換的信息。原告通過權(quán)利要求對(duì)照表證明被控產(chǎn)品技術(shù)方案具備前述六個(gè)技術(shù)特征，因此構(gòu)成侵權(quán)。被告認(rèn)為被控技術(shù)方案與涉案權(quán)利要求全部技術(shù)特征不相同。

二審法院經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)并結(jié)合雙方證據(jù)，認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，且構(gòu)成等同，因此認(rèn)為被控技術(shù)方案落入了權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，構(gòu)成侵權(quán)。

二、現(xiàn)有技術(shù)抗辯與合理使用

《中華人民共和國(guó)專利法》第六十二條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵權(quán)。”第七十條規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任?！鼻笆鰲l款即為現(xiàn)有技術(shù)抗辯與合理使用抗辯。

就現(xiàn)有技術(shù)抗辯而言，被告需要證明在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)存在相同或等同的技術(shù)方案即Prior Art。現(xiàn)有技術(shù)可以是論文、產(chǎn)品宣傳冊(cè)，也可以是實(shí)物，但可適用的范圍不一樣。書面的在先技術(shù)的范圍是全球，但實(shí)物的范圍僅限于國(guó)內(nèi)。

三、專利直接侵權(quán)與間接侵權(quán)

當(dāng)專利侵權(quán)人單獨(dú)實(shí)施了權(quán)利人所主張的專利技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，即構(gòu)成專利直接侵權(quán)。當(dāng)侵權(quán)人需要與其他方共同結(jié)合方能實(shí)施專利技術(shù)方案的全部技術(shù)特征時(shí)，侵權(quán)人與其他方的共同實(shí)施行為方構(gòu)成專利直接侵權(quán)，侵權(quán)人單獨(dú)實(shí)施專利技術(shù)方案構(gòu)成間接侵權(quán)。比如，某通信專利權(quán)利要求的技術(shù)特征為a，b，c，d四個(gè)技術(shù)特征，a、b、c技術(shù)特征由手機(jī)制造商實(shí)施，但技術(shù)特征d由用戶實(shí)施。構(gòu)成專利間接侵權(quán)需要滿足：1）要完整實(shí)施被控技術(shù)方案，實(shí)施技術(shù)特征d是不可繞開的；或，2）間接侵權(quán)人制造或提供實(shí)施技術(shù)特征a、b、c的產(chǎn)品或方法，而該產(chǎn)品或方法專門用于與技術(shù)特征d相結(jié)合使用或雖可以與其他技術(shù)方特征或產(chǎn)品使用，但與技術(shù)特征d結(jié)合使用是最有效或最符合需求的。

但是我國(guó)專利法體系并未明確使用專利間接侵權(quán)的表述，而是使用了共同侵權(quán)的原理。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定“明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實(shí)施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的將該產(chǎn)品提供給他人實(shí)施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張?jiān)撎峁┱叩男袨閷儆谇謾?quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。”第二款規(guī)定“明知有關(guān)產(chǎn)品、方法被授予專利權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的積極誘導(dǎo)他人實(shí)施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張?jiān)撜T導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的教唆他人實(shí)施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持?！?/p>

在本案中，二審法院認(rèn)為“根據(jù)本案專利權(quán)利要求1的限定，當(dāng)一個(gè)實(shí)施者使用該方法制造相應(yīng)閃存裝置時(shí)，其在制造全過程中必然要實(shí)施權(quán)利要求1中（1）到（3）等三個(gè)步驟。至于第（4）步驟“經(jīng)由USB引入所述外存儲(chǔ)裝置的工作電源”以及第（5）步驟“按照USB標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機(jī)與所述外存儲(chǔ)裝置之間傳送要交換的信息”，除在產(chǎn)品測(cè)試等環(huán)節(jié)之外，通常系由閃存裝置的使用者來實(shí)施的步驟。即便如此，本院認(rèn)為仍可認(rèn)定友拓公司實(shí)施了該兩項(xiàng)步驟，理由在于：其一，雖然除在產(chǎn)品測(cè)試等環(huán)節(jié)之外，U盤制造商并不需要實(shí)施步驟（4）與步驟（5），涉案專利權(quán)利要求1所述的方法無法由一個(gè)主體實(shí)施完成是一項(xiàng)客觀的技術(shù)事實(shí)；但是，被訴侵權(quán)產(chǎn)品一經(jīng)制造，其正常的使用方法就毫無疑義地包含步驟（4）與步驟（5）。也就是說，即使由與友拓公司無任何意思聯(lián)絡(luò)的使用者來實(shí)施步驟（4）與步驟（5），不僅該使用者實(shí)施步驟（4）與步驟（5）的時(shí)間必然發(fā)生在友拓公司實(shí)施完畢步驟（1）、步驟（2）以及步驟（3）之后，而且其實(shí)施該兩項(xiàng)步驟的具體方式與結(jié)果也是完全被友拓公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為決定的。使用者只要正常使用被訴侵權(quán)產(chǎn)品就不可避免地按照該步驟（4）與步驟（5）所述的方式來執(zhí)行連接外部電源與傳送交換信息的具體操作。并且，當(dāng)使用者具體操作步驟（4）與步驟（5），友拓公司已實(shí)現(xiàn)其通過制造U盤銷售獲利的主觀目的，亦成為被訴侵權(quán)技術(shù)方案真正意義上的受益者，故由其對(duì)整個(gè)被訴侵權(quán)技術(shù)方案承擔(dān)責(zé)任可謂體現(xiàn)了民事活動(dòng)領(lǐng)域的“權(quán)責(zé)相當(dāng)”。其二, 按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際出發(fā)，難以想象一個(gè)產(chǎn)品制造者在制造一個(gè)合格閃存裝置時(shí)，不對(duì)該裝置進(jìn)行“經(jīng)由USB引入所述外存儲(chǔ)裝置的工作電源”以及“按照USB標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機(jī)與所述外存儲(chǔ)裝置之間傳送要交換的信息”這兩個(gè)步驟的測(cè)試。這種在產(chǎn)品制造過程中必須進(jìn)行的測(cè)試，實(shí)際上已經(jīng)與制造產(chǎn)品的整個(gè)過程融為一體，可以廣義的理解為屬于制造的過程。其三，涉案專利為1999年11月14日申請(qǐng)的發(fā)明專利，至今已近二十年。期間該專利歷經(jīng)數(shù)十次無效程序，仍被維持有效，并在2013年10月獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國(guó)專利金獎(jiǎng)”。閃存裝置的使用在計(jì)算機(jī)通訊領(lǐng)域以及人們的日常生活中發(fā)揮了巨大的作用，可謂劃時(shí)代的重大技術(shù)發(fā)明。若否認(rèn)步驟（4）、步驟（5）與U盤制造商的關(guān)系，涉案專利將無法獲得法律的保護(hù)。而給予涉案專利與其創(chuàng)新程度相協(xié)調(diào)的保護(hù)力度，有利于依法合理平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益，也有利于實(shí)現(xiàn)我國(guó)專利法統(tǒng)籌兼顧保護(hù)專利權(quán)人與激勵(lì)創(chuàng)新的制度初衷”。

四、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通知-刪除規(guī)則在專利侵權(quán)中的適用

本案還涉及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在專利侵權(quán)訴訟中如何適用“通知-刪除”規(guī)則判定是否承擔(dān)連帶責(zé)任的問題。侵權(quán)責(zé)任法第三十六條規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)用戶利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)施侵權(quán)行為的，被侵權(quán)人有權(quán)通知網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者接到通知后未及時(shí)采取必要措施的，對(duì)損害的擴(kuò)大部分與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者知道網(wǎng)絡(luò)用戶利用其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害他人民事權(quán)益，未采取必要措施的，與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。

首先是侵權(quán)通知是否有效的問題。本案被告阿里巴巴主張，原告在起訴前發(fā)送的侵權(quán)通知未提供初步侵權(quán)的證據(jù)，因此不構(gòu)成有效通知。而最高院認(rèn)為對(duì)于涉及專利權(quán)的通知，在平臺(tái)治理規(guī)則的框架下，有效通知可以包括技術(shù)特征或設(shè)計(jì)特征比對(duì)表、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告等材料，原告在通知中提供了侵權(quán)比對(duì)表等初步證據(jù)，因此構(gòu)成了有效通知。

其次是，平臺(tái)是否采取了有效措施的問題。被告阿里巴巴主張其在收到原告的侵權(quán)通知后，雖未刪除下架涉案產(chǎn)品鏈接，但向被侵權(quán)人進(jìn)行了轉(zhuǎn)通知，因此采取了必要措施。但最高人民法院認(rèn)為轉(zhuǎn)通知是電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)的最低義務(wù)，轉(zhuǎn)通知后是否還需要進(jìn)一步采取必要措施，仍需要進(jìn)一步結(jié)合通知內(nèi)容做出判斷。本案中，阿里巴巴公司雖然履行了轉(zhuǎn)通知義務(wù)，但并不能因此證明其采取了必要措施。電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者負(fù)有網(wǎng)絡(luò)治理的經(jīng)營(yíng)者責(zé)任，針對(duì)不同的情況應(yīng)采取相應(yīng)的必要措施，達(dá)到較大可能防止侵權(quán)的目的。

*作者介紹：

陳陽，北京德和衡（廣州）律師事務(wù)所聯(lián)席合伙人律師，具有專利代理人資格，代理過華為訴中興通訊歐洲標(biāo)準(zhǔn)專利侵權(quán)糾紛訴訟、騰訊QQ專利侵權(quán)訴訟、微信專利侵權(quán)訴訟等專利侵權(quán)糾紛，有豐富的專利訴訟代理經(jīng)驗(yàn)。

（原標(biāo)題：從2021年最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道）

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作者：陳陽 律師 北京德和衡（廣州）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從2021年最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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