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“本文將借鑒國外相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀,并參考我國其他法律的規(guī)定對通用名稱的可注冊性的改變進(jìn)行探討?!?/strong>
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務(wù)所
前 言
2023年1月13日,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《商標(biāo)法修訂草案(征求意見稿)》,激起了業(yè)內(nèi)人士的廣泛討論。這其中的最大亮點(diǎn)無疑于立足國情,回歸商標(biāo)本質(zhì),對商標(biāo)使用的強(qiáng)化以及對惡意注冊的規(guī)制。對于這些變化,業(yè)內(nèi)人士已有較為充分的討論。本文著眼于通用名稱的可注冊性的改變進(jìn)行探討。
一、我國通用名稱的法律變遷歷史
在本次發(fā)布的修訂草案中,針對商標(biāo)顯著特征條款,排除了通用名稱、圖形、型號、技術(shù)術(shù)語經(jīng)過使用取得顯著特征的可能。
針對通用名稱的可注冊性,從我國歷來商標(biāo)法到今年新發(fā)布的草案,經(jīng)歷了由嚴(yán)到松再到嚴(yán)的態(tài)度。在我國1982年及1993年商標(biāo)法中,通用名稱被列為禁止使用標(biāo)志,2001年隨著我國加入WTO,為適應(yīng)TRIPs協(xié)定,在2001年商標(biāo)法中,將顯著特征條款從禁用標(biāo)志范圍中移出,單獨(dú)列為禁止注冊標(biāo)志,同時(shí)對包括通用名稱在內(nèi)的缺乏顯著特征的標(biāo)志采取了開放性和包容的態(tài)度,即允許經(jīng)過使用取得顯著特征并獲得注冊。在之后的2013年及2019年商標(biāo)法中均沿用了這一態(tài)度。而在本次的修訂草案中,排除了通用名稱通過使用獲得顯著性的可能。筆者較為認(rèn)同這一修改,下述將借鑒國外相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀,并參考我國其他法律的規(guī)定進(jìn)行探討。
二、國外主要國家關(guān)于通用名稱可注冊性的法律規(guī)定
目前國際上,針對通用名稱是否可以通過使用獲得“第二含義”,也分別持有不同的態(tài)度。
美國按照商標(biāo)的顯著性,將其分為強(qiáng)顯著性商標(biāo)和弱顯著性商標(biāo)。其中強(qiáng)顯著性商標(biāo)包含臆造性商標(biāo)(fanciful marks)、任意性商標(biāo)(arbitrary marks)和暗示性商標(biāo)(suggestive marks)。只有強(qiáng)顯著性商標(biāo)才能獲得聯(lián)邦注冊。弱顯著性商標(biāo)包含描述性商標(biāo)(descriptive marks)以及其他商標(biāo)(地名、姓氏)。弱顯著性商標(biāo)僅能在輔簿注冊。在輔簿注冊后,需通過連續(xù)長期的使用,獲得顯著性后才可轉(zhuǎn)為主薄注冊。而通用名稱(generic)既無法在主簿也無法在輔簿獲得注冊。
日本商標(biāo)法第3條第1項(xiàng)規(guī)定了以通常方法表示的通用名稱無法獲得注冊。同時(shí)該條第2項(xiàng)規(guī)定了除第1號及2號中規(guī)定的通用名稱及慣用商標(biāo)外,其他所列缺乏顯著性的,如果經(jīng)過使用消費(fèi)者能識別商品或服務(wù)來源的,可以獲得注冊。即,在日本以通常方式表示的通用名稱同樣無法通過使用獲得商標(biāo)注冊。
而歐盟商標(biāo)條例中第7條第一款規(guī)定“以下任一情形不應(yīng)注冊:(b)不具顯著性的商標(biāo);(c) 僅由交易時(shí)表示商品種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價(jià)值、原產(chǎn)地或商品生產(chǎn)時(shí)間或提供服務(wù)的時(shí)間,或其他商品或服務(wù)特性之標(biāo)識或名稱組成的商標(biāo);(d)僅由現(xiàn)行語言慣用的標(biāo)識或名稱,或該行業(yè)善意且既定慣例之標(biāo)識或名稱組成的商標(biāo);”,同時(shí),第三款規(guī)定“如商標(biāo)因透過使用于注冊商品或服務(wù)已取得識別性時(shí),則第1(b),(c)和(d)項(xiàng)規(guī)定不應(yīng)適用。”即,歐盟沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。
德國原商標(biāo)法第四條規(guī)定“(一)普通名稱不能作為商標(biāo)注冊;(二)以下各種標(biāo)記不能注冊:(1)缺乏識別力的標(biāo)記,或者完全由數(shù)目、字母組成的,或者只是由關(guān)于商品的種類、產(chǎn)期和產(chǎn)地、性質(zhì)、用途、價(jià)目、數(shù)量或重量的詞語組成的標(biāo)記;)……(三)上述第(二)款第(1)項(xiàng)所列的商標(biāo),如果是在貿(mào)易中已經(jīng)成為區(qū)別申請人產(chǎn)品的標(biāo)志,可以予以注冊?!奔吹聡虡?biāo)法律同樣將通用名稱排除在使用獲得顯著性的范圍之外。但2019年施行的商標(biāo)法現(xiàn)代化法案中,針對商標(biāo)顯著性條款的規(guī)定,已與歐盟相關(guān)規(guī)定保持一致。即沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。
三、我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀
現(xiàn)行商標(biāo)法中,涉及商標(biāo)通用名稱的法律規(guī)定如下:
第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊:
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;
(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的;
(三)其他缺乏顯著特征的。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標(biāo)注冊。
第四十九條 注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的,任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。
第五十九條 注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn),或者含有的地名,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。
通用名稱,是表示某一商品或服務(wù)的種類的通常名稱或者約定俗成的稱謂,是用來區(qū)分此物及彼物,用來告訴消費(fèi)者購買的是什么東西,而非誰生產(chǎn)的東西。因此,一般來講,通用名稱無法起到標(biāo)示商品/服務(wù)來源的作用,無法作為商標(biāo)注冊。同時(shí),正因?yàn)橥ㄓ妹Q是為行業(yè)內(nèi)所通用的,是共有的社會公共資源,不能由某一企業(yè)或自然人獨(dú)占。而注冊商標(biāo)享有專用權(quán),即通用名稱的“通用”性與注冊商標(biāo)的“專用”性具有天生的對立性。對于通用名稱的處理,本質(zhì)上是如何權(quán)衡私權(quán)利與公共利益。
盡管我國現(xiàn)行商標(biāo)法第十一條第二款賦予了通用名稱獲得注冊的可能性,但實(shí)踐適用中卻帶來了不少困難。主要體現(xiàn)在:
主要體現(xiàn)在:
1、實(shí)務(wù)中鮮有被認(rèn)定為通用名稱后通過使用獲得商標(biāo)注冊的案例。這是因?yàn)樵谝呀?jīng)認(rèn)定為通用名稱的前提下,證明通過某一企業(yè)唯一的使用,突破公眾的通常認(rèn)知從而取得了第二含義的難度非常大。
2、在適用通用名稱使用獲得第二含義前,需先認(rèn)定是否構(gòu)成通用名稱。而對于是否構(gòu)成通用名稱,尤其是約定俗稱的通用名稱的認(rèn)定,實(shí)踐中存在爭議較大,不同法院存在認(rèn)定不一致的問題。
3、即使通用名稱獲得注冊,我國商標(biāo)法也同時(shí)規(guī)定了通用名稱的正當(dāng)使用。對于何種情況為正當(dāng)使用,在商標(biāo)侵權(quán)案件中也存在不小的難度。
目前在眾多的在先案例中,無論是國家知識產(chǎn)權(quán)局還是法院,其最終的認(rèn)定多停留在了是否構(gòu)成通用名稱這一層面。即通過認(rèn)定是否構(gòu)成通用名稱這一態(tài)度,來決定訴爭注冊商標(biāo)是否被無效宣告,或被訴侵權(quán)人是否構(gòu)成侵權(quán)行為。從而使得通用名稱獲得第二含義在實(shí)踐中往往無用武之地。
四、參考植物新品種、中醫(yī)藥領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)定
在一些特殊領(lǐng)域,如允許通用名稱商標(biāo)化,將因商標(biāo)獨(dú)占而產(chǎn)生、甚至強(qiáng)化市場壟斷的效果。這不僅會帶來公益與私權(quán)保護(hù)的失衡,還會阻礙相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)進(jìn)步及創(chuàng)新。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條
“訴爭商標(biāo)屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第十一條第一款第(一)項(xiàng)所指的通用名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的,可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。
……”
在植物新品種及中醫(yī)藥領(lǐng)域,涉及通用名稱的主要規(guī)定如下:
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》“依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱?!?/strong> 在《中華人民共和國種子法》中第二十七條規(guī)定“授予植物新品種權(quán)的植物新品種名稱,應(yīng)當(dāng)與相同或者相近的植物屬或者種中已知品種的名稱相區(qū)別。該名稱經(jīng)授權(quán)后即為該植物新品種的通用名稱?!薄吨腥A人民共和國藥品管理法》第二十九條規(guī)定“列入國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的藥品名稱為藥品通用名稱。已經(jīng)作為藥品通用名稱的,該名稱不得作為藥品商標(biāo)使用。”由此可知,植物新品種通用名稱和藥品通用名稱均屬于法定通用名稱。其反映的是一類商品與另一類商品的根本區(qū)別,起到的是供消費(fèi)者區(qū)分此品和彼品的作用。從內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)上來講,兩領(lǐng)域制度中的通用名稱與商標(biāo)制度中的通用名稱相同,應(yīng)做同一理解。故而,根據(jù)我國商標(biāo)法第十一條第一款(一)項(xiàng),上述兩領(lǐng)域中的通用名稱不應(yīng)作為商標(biāo)注冊。
進(jìn)一步,結(jié)合兩領(lǐng)域法律法規(guī)的規(guī)定,相關(guān)通用名稱也不宜經(jīng)過使用轉(zhuǎn)化為注冊商標(biāo)。在藥品管理法中規(guī)定已經(jīng)作為藥品通用名稱的不得作為藥品商標(biāo)使用。即,藥品管理法中對藥品通用名稱作為商標(biāo)為絕對禁止。此與商標(biāo)法中允許經(jīng)過使用獲顯的通用名稱可以獲得注冊的規(guī)定有一定的沖突。
另,與普通商品的通用名稱不同,我國對植物新品種和中藥品種都授予了一定期限的排他獨(dú)占權(quán),在獨(dú)占期限內(nèi),基于壟斷地位,經(jīng)營者很有可能在事實(shí)上形成對該通用名稱的唯一使用,從而通用名稱起到了識別商品來源的作用。但我們需要意識到這種獨(dú)家經(jīng)營地位的形成,來源于植物新品種和中藥品種保護(hù)等的制度安排,且這種制度安排是有期限的,非永久性的。如果此時(shí)允許這些特殊領(lǐng)域的通用名稱注冊為商標(biāo),基于注冊商標(biāo)“保護(hù)不限期”的特點(diǎn),當(dāng)其他法律制度賦予的壟斷期限過后,“通用名稱”商標(biāo)將可能帶來一系列問題。在《藥品說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》中,明確規(guī)定藥品通用名稱應(yīng)當(dāng)顯著、突出使用。這種顯著突出使用是否會被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán),各地法院及執(zhí)法機(jī)構(gòu)在適用上是否能保持一致。更甚者如“通用名稱”商標(biāo)被“有心人”利用,進(jìn)行惡意維權(quán),將會使同業(yè)者陷入兩難境地,大大限制該通用名稱背后產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展。
法律制度的設(shè)計(jì),本質(zhì)上是一種利益的選擇。各國商標(biāo)法之所以原則上拒絕通用名稱作為商標(biāo)注冊,其目的是為了防止特定主體以商標(biāo)權(quán)的方式獨(dú)占通用名稱,進(jìn)而帶來不公平競爭。我國現(xiàn)行商標(biāo)法之所以同時(shí)規(guī)定通用名稱經(jīng)使用取得顯著特征并便于識別的可以作為商標(biāo)注冊,是在保護(hù)公共利益的基礎(chǔ)上,尊重特定主體在通用名稱標(biāo)志使用中投入的商業(yè)付出以及該通用名稱與特定主體已建立起對應(yīng)關(guān)系的事實(shí)。但這種規(guī)定,目前在實(shí)務(wù)中適用非常局限,還容易發(fā)生適用不一致的問題。而且從經(jīng)濟(jì)的角度來看,如允許通用名稱注冊為商標(biāo),于商標(biāo)權(quán)利人而言,相較于其他商標(biāo),一方面其需要不斷投入大量的宣傳來建立通用名稱與其的聯(lián)系,另一方面,在商標(biāo)法規(guī)定了通用名稱正當(dāng)使用制度的情況下,其注冊商標(biāo)的排他權(quán)范圍又非常受限。于其他同業(yè)經(jīng)營者而言,為進(jìn)行合理避讓,可能增加其對產(chǎn)品描述的成本。
因此,綜合考慮其他特殊商品領(lǐng)域的法律規(guī)定,筆者認(rèn)為,本次修訂草案中刪除通用名稱使用獲顯的規(guī)定能更好地平衡公權(quán)益和私權(quán)利之間的關(guān)系,不失為一種更適應(yīng)現(xiàn)有環(huán)境的改良。當(dāng)然,此次修訂從通過到實(shí)行尚有較長的路程,對于修訂是否能夠順利通過及之后的具體適用情況,我們拭目以待。
參考文獻(xiàn):
1、 劉玲:《商標(biāo)與商品通用名稱沖突問題研究》[D],黑龍江大學(xué),2021
2、宋曉亭、沈俊:《論中藥藥品名稱商標(biāo)注冊的法律規(guī)制》[J],法律適用,2022(5)
(原標(biāo)題:通用名稱的可注冊性探討)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:從通用名稱的可注冊性談《商標(biāo)法修訂草案(征求意見稿)》(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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