從近期司法案例看《商標(biāo)法》第三十條適用條件之變化

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“本文對商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛中適用商標(biāo)法第三十條時(shí)所涉及到的問題進(jìn)行分析。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王金華

近期，北京知產(chǎn)法院發(fā)布了一件商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案例，主要涉及到商標(biāo)法第三十條的應(yīng)用與判斷。筆者發(fā)現(xiàn)此案例的裁判思路與以往相比有一些變化，甚至是根本性的變化。基于此，本文通過分析商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛中適用商標(biāo)法第三十條時(shí)所涉及到的問題，希望能為后續(xù)處理此類案件提供一些有益的方向指引。

01 案例詳情

訴爭商標(biāo)系第58506547號(hào)“Zhongya Silicon及圖”商標(biāo)，申請人為梁河縣中亞硅業(yè)有限公司（簡稱中亞硅業(yè)公司）。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定訴爭商標(biāo)與第53236183號(hào)“ZHUOYANG·G·M”及圖商標(biāo)（簡稱引證商標(biāo)）構(gòu)成商標(biāo)法第三十條所指使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)情形，故決定訴爭商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊申請予以駁回。

中亞硅業(yè)公司不服被訴決定向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，稱訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)在字母組成、呼叫、圖形部分、整體外觀、含義等方面存在較大差異，不構(gòu)成近似；雖然訴爭商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)核定使用商品為工業(yè)用產(chǎn)品，所屬行業(yè)不同，在功能、用途、消費(fèi)對象等方面均存在差異，不構(gòu)成同一種或類似商品。且原告為國內(nèi)知名企業(yè)，其名下僅申請注冊了訴爭商標(biāo)這一枚標(biāo)識(shí)，且指定使用商品與原告主營業(yè)務(wù)一致，故原告申請?jiān)V爭商標(biāo)系出于真實(shí)使用目的，結(jié)合原告相關(guān)產(chǎn)品的知名度可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)在相關(guān)公眾中已經(jīng)可以區(qū)分，不會(huì)造成混淆。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：

第一，關(guān)于商品是否類似的判斷。雖然訴爭商標(biāo)指定使用的半導(dǎo)體用硅等復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的工業(yè)用石墨商品均屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分類表》中第1類第0101類似群組第二部分，但是，本案中，中亞硅業(yè)公司提交的證據(jù)材料能夠證明訴爭商標(biāo)核定使用的半導(dǎo)體用硅等商品面對的購買者系具有一定專業(yè)知識(shí)的工業(yè)生產(chǎn)廠家，而且是大宗量購買，對于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的通常具有較高注意力，與引證商標(biāo)核定使用的工業(yè)用石墨商品屬于不同的購買群體。雖然訴爭商標(biāo)指定使用的半導(dǎo)體用硅等復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的工業(yè)用石墨商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分類表》中屬于同一類似群組，但是仍不能因此認(rèn)為必然具有混淆可能性。

第二，關(guān)于標(biāo)識(shí)近似性的判斷。訴爭商標(biāo)由字母“Zhongya Silicon”及圖組成，圖形部分呈“L”和“7”的組合，背景顏色為白色，圖形部分為灰色；引證商標(biāo)由字母“ZHUOYANG·G·M”及圖組成，背景顏色為黑色，圖形部分為白底黑色圖形，呈“L”和“7”的組合，其余部分為黑色背景，整體構(gòu)成相近，但仍有一定區(qū)別。中亞硅業(yè)公司在訴訟階段提交的證據(jù)材料可以證明其在引證商標(biāo)申請日之前已經(jīng)對訴爭商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行了持續(xù)的宣傳使用，訴爭商標(biāo)經(jīng)其使用已與其建立一定聯(lián)系。此外，中亞硅業(yè)公司提出訴爭商標(biāo)的設(shè)計(jì)理念系源自于其公司名稱，字母部分“Zhongya”亦與公司名稱“中亞”具有一定對應(yīng)關(guān)系，有其合理的來源，并非有攀附意圖。加之，中亞硅業(yè)公司名下僅有一枚申請商標(biāo)，即本案訴爭商標(biāo)，結(jié)合使用證據(jù)足以證明其申請注冊訴爭商標(biāo)系出于真實(shí)使用目的，亦符合誠信等社會(huì)主義核心價(jià)值觀。為鼓勵(lì)其繼續(xù)誠信經(jīng)營，訴爭商標(biāo)亦應(yīng)予核準(zhǔn)注冊。因此，可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)共存不易使相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆。

綜上，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決撤銷被訴決定，并判令國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新做出決定。本案一審判決作出后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴，一審判決已經(jīng)生效。

02 裁判思路的變化

北京知產(chǎn)法院認(rèn)為：商標(biāo)的本質(zhì)在于使用，在認(rèn)定訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)法第三十條所指情形時(shí)不僅應(yīng)當(dāng)參照《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（簡稱區(qū)分表）確定，還應(yīng)考慮訴爭商標(biāo)的實(shí)際使用情況予以確定。

該案例中裁判思路有以下變化：

第一、考慮了訴爭商標(biāo)的使用及知名度，認(rèn)定商標(biāo)不近似；

第二、反向突破區(qū)分表，認(rèn)定商品不類似；

第三、一個(gè)案子中同時(shí)認(rèn)定商標(biāo)不近似，商品不類似；

第四、考慮了申請人遵守誠信原則的情況；

第五、考慮了社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

03 上述變化之分析

1、復(fù)審行政訴訟中是否應(yīng)該考慮訴爭商標(biāo)知名度？

商標(biāo)駁回理由可以分為絕對理由和相對理由兩類，本文只討論相對論理由駁回案件。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020年修正）第十條規(guī)定：判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請求保護(hù)注冊商標(biāo)的顯著性和知名度。雖然此條款針對的是商標(biāo)民事侵權(quán)案件，但其實(shí)在商標(biāo)行政訴訟案件中也可以參考適用。因此理論上駁回復(fù)審訴訟案件應(yīng)該考慮訴爭商標(biāo)的知名度情況。但眾所周知，司法實(shí)踐中駁回復(fù)審行政訴訟歷來是不予考慮訴爭商標(biāo)的使用及知名度情況。

在深圳市柏森家居用品有限公司商標(biāo)駁回復(fù)審訴訟案件中，北京市高級(jí)人民法院以及最高人民法院均沒有考慮訴爭商標(biāo)的知名度情況。且最高人民法院對此問題進(jìn)行了明示：關(guān)于商標(biāo)駁回復(fù)審程序中是否應(yīng)當(dāng)考慮市場知名度。本院認(rèn)為，商標(biāo)駁回復(fù)審案件為單方程序，因此，引證商標(biāo)持有人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，有關(guān)引證商標(biāo)知名度的證據(jù)因而在該程序中無法得以出示。在缺乏對申請商標(biāo)，特別是引證商標(biāo)進(jìn)行充分舉證和辯論的情況下，商標(biāo)知名度實(shí)際上無法予以考慮。否則，將有違程序的正當(dāng)性。[1]

上述案件在2016年被列為中國法院50件典型知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例之一，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。北京市高級(jí)人民法院2019年頒布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》也印證了這一觀點(diǎn)，該指南中規(guī)定：商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政案件中，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似，主要根據(jù)訴爭商標(biāo)標(biāo)志與引證商標(biāo)標(biāo)志近似程度等因素進(jìn)行認(rèn)定。訴爭商標(biāo)的知名度可以不予考慮。[2]結(jié)合筆者的從業(yè)經(jīng)歷，就目前而言，最高人民法院的觀點(diǎn)仍然占據(jù)主流，并會(huì)繼續(xù)影響著此類案件的審判思路。

本文開篇案例中，筆者認(rèn)為北京知產(chǎn)法院的觀點(diǎn)更靈活、更具有合理性。商標(biāo)的靈魂在于使用，沒有被實(shí)際使用的商標(biāo)僅僅只是一個(gè)符號(hào)，無法起到商標(biāo)應(yīng)有的識(shí)別作用。我國的商標(biāo)法修改、各類規(guī)范性文件、制度的出臺(tái)等等最終目的只有一個(gè)，即促進(jìn)商標(biāo)的使用，這也與商標(biāo)法的立法目的相一致。與商標(biāo)有關(guān)的一切都應(yīng)該圍繞著“使用”來討論。在駁回復(fù)審訴訟中，對于申請人來說，能夠堅(jiān)持走到訴訟程序的都是十分重要的商標(biāo)，多數(shù)已經(jīng)投入使用甚至具有了一定知名度。在與引證商標(biāo)非相同商標(biāo)的情形下，這種使用行為帶來的效果或許已經(jīng)足以使申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相區(qū)分。此時(shí)，一味堅(jiān)持駁回復(fù)審屬于單方程序，引證商標(biāo)持有人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，未免顯得有些偏頗。在無法舉證證明必然混淆時(shí)，倒不如將商標(biāo)流入市場，在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對商標(biāo)是否會(huì)造成混淆誤認(rèn)進(jìn)行實(shí)際檢驗(yàn)。

且商標(biāo)駁回復(fù)審成功并不代表商標(biāo)當(dāng)然核準(zhǔn)注冊，如引證商標(biāo)權(quán)利人認(rèn)為與自己的在先商標(biāo)近似，后續(xù)可以提出異議、無效宣告、訴訟等措施。商標(biāo)權(quán)本質(zhì)屬于私權(quán)，如在先權(quán)利人自己在后續(xù)程序中沒有積極主張權(quán)利，可視為對商標(biāo)共存可能帶來混淆誤認(rèn)后果的忽視或接受。刑法上的“寬嚴(yán)相濟(jì)”政策，用在商標(biāo)行政訴訟案件中也未嘗不可，或許這種“適當(dāng)?shù)膶挕蹦軌蚪o申請人帶來強(qiáng)有力的法律支持，使申請人創(chuàng)造出更好的企業(yè)效益，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、駁回復(fù)審行政訴訟中反向突破區(qū)分表的條件

關(guān)于《區(qū)分表》的作用，總結(jié)起來主要有三種觀點(diǎn)。第一種觀點(diǎn)為堅(jiān)持個(gè)案認(rèn)定說，該說認(rèn)為，《區(qū)分表》的分類是從商品專業(yè)分析角度做出的，與日常生活有距離，分類有交叉，且其陳列的商品或服務(wù)種類難以涵蓋現(xiàn)實(shí)生活中所有的商品或服務(wù)種類，因此《分類表》并不具有法律推定效力，不足為據(jù)。第二種觀點(diǎn)為《區(qū)分表》優(yōu)先說，該說認(rèn)為，由于《區(qū)分表》本身所具有的公開性、一致性、穩(wěn)定性等特點(diǎn)，決定了其仍是判定商品/服務(wù)類似的基本原則。無論是在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件還是在商標(biāo)侵權(quán)案件審理實(shí)踐中，應(yīng)以適用《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》為原則，以個(gè)案調(diào)整為例外，個(gè)案中的突破對其他案件并不具有普適性。第三種觀點(diǎn)為《區(qū)分表》參考說，該說認(rèn)為，《區(qū)分表》具有參考價(jià)值，但具體判斷要結(jié)合相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的認(rèn)識(shí)綜合考慮。[3]

最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020年修正）第十二條規(guī)定：認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷；《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。

北京市高級(jí)人民法院2019年頒布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》規(guī)定：商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政案件中，一般應(yīng)以案件審理時(shí)的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為判斷構(gòu)成類似商品或者服務(wù)的依據(jù)。商標(biāo)不予注冊復(fù)審、商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政案件中，案件審理時(shí)的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷構(gòu)成類似商品或者服務(wù)的參考。[4]

可見，不同的程序中區(qū)分表的作用亦不同，在商標(biāo)注冊申請和駁回復(fù)審等單方程序中，為了兼顧效率和公平原則，基本不會(huì)突破區(qū)分表。此時(shí)遵循大致相同的、相對穩(wěn)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)，有利于穩(wěn)定注冊秩序，保持審理標(biāo)準(zhǔn)的相對一致性。[5]在異議、無效宣告等雙方程序中，根據(jù)雙方當(dāng)事人的舉證情況，如有必要，可以突破區(qū)分表。此時(shí)在保持審理標(biāo)準(zhǔn)相對一致性的同時(shí)，亦有利于實(shí)現(xiàn)個(gè)案公平。

需要注意，以上論述基本是關(guān)于正向突破區(qū)分表的情形，即區(qū)分表中規(guī)定相類似的商品或服務(wù)在個(gè)案中被認(rèn)定為不類似。本文開篇案例恰恰相反，訴爭商標(biāo)指定使用的復(fù)審商品與引證商標(biāo)核定使用的商品依據(jù)區(qū)分表屬于類似商品。但法院認(rèn)為，商品購買者、購買方式、購買時(shí)的注意力等均有不同，不能因?yàn)閰^(qū)分表規(guī)定類似就認(rèn)為商品之間必然具有混淆可能性。

在“SURPAC”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案中，法院認(rèn)為訴爭商標(biāo)指定使用商品的消費(fèi)者通常為與礦產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的單位，使用者通常為礦山企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)研究人員，其消費(fèi)者及使用者在選購、使用相關(guān)商品時(shí)亦會(huì)具有更高的注意力，不易將訴爭商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)指定使用的商品相混淆，故認(rèn)定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)指定使用的商品不構(gòu)成類似商品。[6]

從這兩個(gè)案例可以看出，反向突破區(qū)分表時(shí)，商品所處于的行業(yè)多數(shù)為特殊行業(yè)，專業(yè)性較強(qiáng)。購買對象、購買時(shí)的注意力和普通商品區(qū)別明顯。所以在實(shí)務(wù)中，如果想要反向突破區(qū)分表，應(yīng)該朝這個(gè)方向努力，并提供相應(yīng)的證據(jù)。

3、有無必要在同一案件中同時(shí)認(rèn)定商標(biāo)不近似，商品不類似？

在適用商標(biāo)法第三十條時(shí)主要考慮“商標(biāo)是否近似”和“商品服務(wù)是否類似”兩個(gè)問題。在駁回復(fù)審行政訴訟中，很難針對這兩個(gè)問題進(jìn)行反駁并成功。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 2022 年度報(bào)告中指出：2022年，不服商標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)作出的行政裁決而向人民法院提起行政訴訟的案件共 2.2 萬件，商標(biāo)評(píng)審案件敗訴率為 5.7%。[7]

可以看出商標(biāo)行政訴訟成功率極低，除去情勢變更等情形，商標(biāo)申請人涉及商標(biāo)法第三十條的訴訟成功率應(yīng)該不足1%，筆者從業(yè)十幾年，鮮見此類案例。但在開篇案例中，法院不僅推翻了評(píng)審裁定，而且同時(shí)認(rèn)定商標(biāo)不近似，商品不類似。按照一般邏輯，兩個(gè)問題中否定其中一個(gè)即可推翻評(píng)審裁定。本案中，申請商標(biāo)ZHONGYA SILICON含義是中亞硅業(yè)，引證商標(biāo)ZHUOYANG含義是卓揚(yáng)工貿(mào)，含義有明顯區(qū)別，判決中據(jù)此認(rèn)定商標(biāo)不近似即可，因?yàn)閰^(qū)分表在駁回復(fù)審案件中仍然具有重要參考作用，在有其他選項(xiàng)可選的情況下，突破區(qū)分表要采取審慎態(tài)度。

另，商標(biāo)局每年度會(huì)與三級(jí)法院召開商標(biāo)授權(quán)確權(quán)業(yè)務(wù)研討會(huì)，對于敗訴的案例會(huì)進(jìn)行分析總結(jié)，敗訴案例可能會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)的些許變化。故對于敗訴的案件，國知局原則上均會(huì)提出上訴。但本案一審判決作出后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴，一審判決已經(jīng)生效。在一個(gè)案件中兩方面同時(shí)否定評(píng)審裁定且國知局沒有上訴，這也是筆者十分疑惑不解的地方。

4、是否有必要考慮申請人誠信情況以及社會(huì)主義核心價(jià)值觀？

駁回復(fù)審訴訟屬于單方程序，其實(shí)只需考慮商標(biāo)的近似性程度以及商品服務(wù)的類似程度即可，申請人名下商標(biāo)申請數(shù)量、種類、意圖等一般不會(huì)被考慮。在本案中，法院認(rèn)為訴爭商標(biāo)來源于公司名稱，有合理來源、無攀附意圖；申請人名下僅有這一枚商標(biāo)，有真實(shí)使用目的，亦符合誠信等社會(huì)主義核心價(jià)值觀。這一系列的表述也許只是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)如果這枚商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，申請人將處于無商標(biāo)可用的尷尬境地。

當(dāng)然，誠信及社會(huì)主義核心價(jià)值觀是每個(gè)人都應(yīng)該遵守的，我們不應(yīng)該對此有所期許，或許我們以后需要告訴商標(biāo)申請人“但行好事，莫問前程”。

統(tǒng)一法律適用，規(guī)范裁量權(quán)行使，是維護(hù)國家法制統(tǒng)一尊嚴(yán)權(quán)威的必然要求。此案對于商標(biāo)法第三十條的應(yīng)用與判斷出現(xiàn)了新的觀點(diǎn)與思路，這些新的變化屬于個(gè)案還是會(huì)普遍性適用，仍然有待于持續(xù)觀察。也許正如最高人民法院在362號(hào)裁定中所說：我們不愿意看到，單方程序中有關(guān)商標(biāo)標(biāo)識(shí)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)被所謂的個(gè)案審查所消解。有關(guān)裁判標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步明晰，有利于引導(dǎo)商標(biāo)注冊申請的規(guī)范化、誠信化，確保商標(biāo)法立法目的的實(shí)現(xiàn)。

注釋：
[1]參見（2016）最高法行申362號(hào)行政裁定書。
[2] 參見《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》15.3。
[3] 杜穎：《商標(biāo)法》，北京大學(xué)出版社2016年版，第138頁。
[4] 參見《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》15.13。
[5] 臧寶清：商標(biāo)案件中《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的作用。
[6] (2016)京行終3453號(hào)判決書。
[7] 參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 2022 年度報(bào)告，第21頁。

（原標(biāo)題：從近期司法案例看《商標(biāo)法》第三十條適用條件之變化）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王金華

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從近期司法案例看《商標(biāo)法》第三十條適用條件之變化（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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