專利無效后對調解書已履行部分顯失公平的認定

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“上訴人尚某某與被上訴人柳州市某制品廠專利權宣告無效后返還費用糾紛案?！?br/>

專利無效后對調解書已履行部分顯失公平的認定

——（2021）最高法知民終1986號

裁判要旨

宣告專利權無效前已經支付的專利許可使用費與許可使用費總額之比，明顯高于專利權被宣告無效前的許可期間與整個許可期限之比，當事人以不予返還明顯違反公平原則為由請求返還的，人民法院可予支持。

關鍵詞

專利權宣告無效 溯及力 專利權人的惡意 明顯違反公平原則  返還許可使用費

基本案情

在上訴人尚某某與被上訴人柳州市某制品廠專利權宣告無效后返還費用糾紛案中，尚某某系名稱為“紙碗或紙杯的筒紙片排版方法”、專利號為200810233502.3的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）專利權人。2018年10月31日，尚某某以柳州市某制品廠侵害涉案專利權為由向廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院提起訴訟。2018年11月16日，根據雙方自愿達成的協(xié)議，法院制作了民事調解書：（一）柳州市某制品廠支付尚某涉案專利許可使用費22萬元（于2018年11月16日支付12萬元，于2019年8月10日前支付10萬元）；（二）尚某某許可柳州市某制品廠在2018年11月16日至2020年12月31日期間，使用涉案專利生產同類型的產品。同日，柳州市某制品廠依據前述約定，向尚某某支付了許可使用費12萬元。柳州市某制品廠未履行其余約定。2018年10月30日，案外人請求國家知識產權局宣告涉案專利權無效。國家知識產權局于2019年4月3日作出第39740號無效宣告審查決定（以下簡稱涉案無效決定），宣告涉案專利權全部無效。該決定經過司法程序已經發(fā)生法律效力。柳州市某制品廠遂訴至廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院（以下簡稱一審法院），主張涉案專利權無效宣告的決定應對涉案調解書具有追溯力，尚某應返還費用12萬元及其利息。

一審法院認為，涉案無效決定的決定日為2019年4月3日，涉案調解書記載的履行完畢日為2019年8月10日，且在該日前柳州市某制品廠亦未按約定支付余下費用，屬于在宣告涉案專利權無效前人民法院作出的專利侵權調解書并未履行完畢的情形?；诖耍姘笇＠麢酂o效宣告的決定應對涉案調解書具有追溯力，判令尚某某因涉案調解書的履行而獲得的專利許可使用費12萬元，應予如數返還給浩千廠。尚某某不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2022年6月9日判決撤銷原判，駁回柳州市某制品廠訴訟請求。

裁判意見

最高人民法院二審認為，專利法第四十七條第二款規(guī)定，宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力?；趯＠奶厥庑院途S護社會經濟秩序的需要，該款中“已執(zhí)行”“已經履行或者強制執(zhí)行”的法律文書或者合同的執(zhí)行或者履行內容具有可分性或者階段性時，不僅包括已經全部執(zhí)行或者履行的法律文書或者合同，還包括已經部分執(zhí)行或者履行的法律文書或者合同部分。因此，宣告專利權無效的決定對已經部分履行或執(zhí)行的判決、調解書以及合同部分，同樣不具有追溯力。涉案調解書是對尚某與柳州市某制品廠在侵害發(fā)明專利權糾紛案中雙方自愿達成的以專利許可使用為形式的和解協(xié)議的確認，該協(xié)議約定了分期履行義務，其中第一期款項于2018年10月31日已經履行完畢，該部分的履行時間在涉案無效決定的決定日前，該無效決定對已經履行的部分沒有追溯力。

專利法第四十七條第二款規(guī)定，因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。專利權人明知其專利技術不具備專利性而取得專利權或者明知其專利權已經被宣告無效等情況，依然向他人主張權利，則屬于該款中“專利權人的惡意”。本案中，首先，涉案專利系經過實質審查的發(fā)明專利，不存在明顯不具備專利性的情形，也無證據證明尚某存在故意規(guī)避法律或者以不正當手段獲得專利權的行為；其次，雖然案外人是在涉案調解書生效日之前請求宣告涉案專利無效，但是，在雙方達成和解協(xié)議之時無效宣告程序尚未進行實質審理，在柳州市某制品廠未就專利權有效性提出質疑或查詢的情況下，尚某某對無效宣告請求的情況未進行主動說明，尚難認定構成惡意。因此，基于現(xiàn)有證據不能認定尚某存在惡意。

專利法第四十七條第三款規(guī)定，依照前款規(guī)定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。當專利被宣告無效之日前已支付的專利侵權賠償金、專利使用費、專利轉讓費與許可使用費總金額之比，明顯高于專利被宣告無效之日前實際使用專利技術的期間與整個許可使用期限之比的，則屬于該款中“明顯違反公平原則”。當然，對于是否存在返還的情形，應由被許可實施專利的人或被訴侵權人舉證證明。根據在案材料可知，涉案調解書是對雙方當事人在侵害發(fā)明專利權糾紛案中自愿協(xié)商達成的和解協(xié)議的確認，許可費用金額亦略低于涉案專利的其他侵權糾紛案判決的金額，柳州市某制品廠也未能舉證證明該金額明顯超出正常范圍。同時，涉案調解書是在專利侵權糾紛案中達成的以專利許可使用為形式的和解協(xié)議，柳州市某制品廠在涉案專利被宣告無效之日前已支付的12萬元與許可使用費總金額22萬元之比，相對于柳州市某制品廠在涉案專利被宣告無效之日前已實際使用涉案專利技術的期間與涉案調解書約定的許可使用期限之比，尚屬合理，不存在顯失公平之情形。因此，尚某某不返還柳州市某制品廠已經支付的12萬元許可費不屬于顯失公平的情形。

附：判決書全文

尚某某、柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠返還原物糾紛民事二審民事判決書

中華人民共和國最高人民法院

民 事 判 決 書

（2021）最高法知民終1986號

上訴人（原審被告）：尚某某，男，漢族。
委托訴訟代理人：許翰，北京市隆安律師事務所律師。

被上訴人（原審原告）：柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠。
經營者：雷某某，漢族。
委托訴訟代理人：譚明進，北京盈科（重慶）律師事務所律師。
委托訴訟代理人：肖傳江，北京盈科（重慶）律師事務所律師。

上訴人尚某某因與被上訴人柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠（以下簡稱浩千廠）專利權宣告無效后返還費用糾紛一案，不服廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院于2021年4月18日作出的（2019）桂02知民初11號民事判決，向本院提起上訴。本院于2021年11月8日立案后，依法組成合議庭，并于2021年11月30日詢問當事人，上訴人尚某某的委托訴訟代理人許翰，被上訴人浩千廠的委托訴訟代理人肖傳江參加詢問。本案現(xiàn)已審理終結。

尚某某上訴請求：1.撤銷原審判決；2.駁回浩千廠的訴訟請求；3.本案訴訟費由浩千廠承擔。事實和理由為：原審判決適用法律錯誤。依據2008年修正的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第四十七條第二款的規(guī)定，對于已經執(zhí)行的調解書，已經履行的專利實施許可合同，宣告專利權無效的決定不具有追溯力。原審判決認定（2018）桂02民初328號民事調解書（以下簡稱涉案調解書）未履行完畢，系對調解書與專利許可協(xié)議法律性質的混淆。尚亨中因涉案調解書的履行而獲得的12萬元在名稱為“紙碗或紙杯的筒紙片排版方法”、專利號為200810233502.3的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）被宣告無效前已經履行完畢，故不應返還給浩千廠。

浩千廠辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原判。事實和理由為：專利法第四十七條中的“宣告專利權無效前”應指宣告專利權無效的無效宣告請求審查決定明確載明的決定日前?！耙褕?zhí)行的專利侵權的判決、裁定”是指專利侵權判決、裁定確定的被訴侵權人應承擔的全部給付法律責任均履行完畢，即全部的專利侵權賠償金均已經由申請執(zhí)行人實際收到。本案涉案專利的無效決定日為2019年4月3日，但是在涉案專利被無效決定之后，浩千廠并未將涉案調解書履行完畢，仍有10萬元未支付。因此，涉案專利權無效宣告的決定應對涉案調解書具有追溯力，尚亨中應返還費用。

浩千廠向原審法院提起訴訟，原審法院于2019年7月3日立案受理。浩千廠起訴請求：1．判令尚亨中返還浩千廠支付的專利許可使用費12萬元；2.判令尚亨中支付浩千廠應返還的專利許可使用費所產生的利息，計算方式為以12萬元為本金，計算時間從2018年11月16日起至實際支付完成日止；3.案件全部訴訟費由尚亨中承擔。

尚某某原審辯稱：涉案專利權無效決定作出前，涉案調解書已經履行完畢，因此，無效宣告請求審查決定書不具有追溯力。請求法院駁回浩千廠訴訟請求。
原審法院認定事實：

尚某某于2008年10月29日向國家知識產權局申請名稱為“紙碗或紙杯的筒紙片排版方法”的發(fā)明專利，并于2010年4月21日獲得授權，專利號為200810233502.3。

2018年10月31日，尚某某以浩千廠侵害涉案專利權為由向原審法院提起訴訟。在審理過程中，經原審法院主持調解，當事人自愿達成如下協(xié)議：（一）浩千廠支付尚亨中涉案專利許可使用費22萬元（于2018年11月16日支付12萬元，于2019年8月10日前支付10萬元）；（二）尚某某許可浩千廠在2018年11月16日至2020年12月31日期間，使用涉案專利生產同類型的產品；（三）案件受理費13800元，減半收取計6900元，由尚某某負擔6900元。原審法院據此于2018年11月16日制作了涉案調解書予以確認。同日，浩千廠依據前述調解協(xié)議的約定，通過銀行轉賬方式支付給尚某某涉案專利許可使用費12萬元，尚某某的委托訴訟代理人徐道陸確認后便出具了前述款項的收條，并交由浩千廠的經營者雷某某收執(zhí)。浩千廠于2019年8月10日前未按上述調解協(xié)議的約定支付10萬元給尚某某。

2018年10月30日，案外人譚某針對涉案專利向國家知識產權局提出了無效宣告申請。國家知識產權局于2019年4月3日作出了第39740號無效宣告審查決定書（以下簡稱涉案專利權無效決定），宣告涉案專利權全部無效。尚某某不服該決定，在法定期限內向北京知識產權法院提起了行政訴訟，請求撤銷涉案專利權無效決定，并責令國家知識產權局重新作出決定。2019年12月17日，北京知識產權法院作出了（2019）京73行知初6292號行政判決：駁回尚某某的訴訟請求。尚某某不服該行政判決，在法定期限內提起上訴。2020年9月14日，最高人民法院作出（2020）最高法知行終191號行政判決：駁回上訴，維持原判。

原審法院認為：一審的爭議焦點在于尚某某是否應當返還給浩千廠涉案專利許可使用費12萬元并支付該款項的利息。

首先，根據涉案專利權無效決定的內容，以及生效的北京知識產權法院（2019）京73行知初6292號行政判決、最高人民法院（2020）最高法知行終191號行政判決的裁判結果，可以確定宣告涉案專利權無效決定的決定日為2019年4月3日，該決定在行政訴訟程序中得到維持，并已發(fā)生法律效力。其次，涉案調解書記載浩千廠履行完畢日為2019年8月10日，且在該日前其亦未按上述調解協(xié)議的約定支付余下的涉案專利許可使用費10萬元給尚某某，可以確定浩千廠屬于在宣告涉案專利權無效前人民法院作出的專利侵權調解書并未履行完畢的情形?；诖耍姘笇＠麢酂o效宣告的決定應對涉案調解書具有追溯力，尚某某因涉案調解書的履行而獲得的專利許可使用費12萬元，應予如數返還給浩千廠。至于浩千廠請求尚某某支付該款項的利息無事實基礎和法律依據，原審法院不予支持。

原審法院依照專利法第四十七條之規(guī)定，判決如下：（一）尚某某于判決生效之日起十日內返還給浩千廠專利許可使用費12萬元；（二）駁回浩千廠的其他訴訟請求。一審案件受理費2700元（浩千廠已預交），由尚某某負擔。

二審期間，當事人均沒有提交新證據。另查，涉案調解書所確定的總金額為22萬元的許可費用低于涉案專利的其他侵權糾紛案判決所確定的經濟損失為30萬元左右的賠償金額。

本院經審理查明，原審查明的事實屬實，本院予以確認。

本院認為，本案為專利權宣告無效后返還費用糾紛，因本案訴爭的法律事實發(fā)生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案應適用2008年修正的專利法。根據當事人訴辯情況及本案案情，本案二審的爭議焦點問題是：尚某某是否應當返還浩千廠專利許可使用費。依據專利法第四十七條的規(guī)定，前述焦點問題可以分為兩個具體問題：一是涉案專利權無效決定對涉案調解書已經履行的部分是否具有追溯力；二是如果沒有追溯力，浩千廠是否可以根據專利權人惡意給其造成損失或者違反公平原則為由主張返還。

（一）關于涉案專利權無效決定對涉案調解書已經履行的部分是否具有追溯力
本案中，浩千廠主張，涉案調解書所約定的給付內容并非專利侵權的賠償金，而是專利實施許可費，涉案專利在許可實施期間內被宣告無效，合同無法履行，應具有追溯力。尚某某則主張，涉案調解書無論是理解成法院強行性文書或是專利許可合同，均不具有執(zhí)行回轉的效果。

對此，本院認為，專利法第四十七條第二款規(guī)定，宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力?；趯＠奶厥庑院途S護社會經濟秩序的需要，該款中“已執(zhí)行”“已經履行或者強制執(zhí)行”的法律文書或者合同，在該法律文書或者合同的執(zhí)行或者履行內容具有可分性或者階段性時，不僅包括已經全部執(zhí)行或者履行的法律文書或者合同，還包括已經執(zhí)行或者履行的法律文書或者合同部分。因此，宣告專利權無效的決定對已經履行或執(zhí)行的判決、調解書以及合同部分，同樣不具有追溯力。具體到本案，涉案調解書是對尚某某與浩千廠在侵害發(fā)明專利權糾紛案中雙方自愿達成的以專利許可使用為形式的和解協(xié)議的確認，該協(xié)議約定了分期履行義務，其中第一期款項于2018年10月31日已經履行完畢，該部分的履行時間在涉案專利被宣告無效決定日（2019年4月3日）前，該無效決定對已經履行的部分沒有追溯力。原審法院對此認定有誤，本院予以糾正。

（二）關于浩千廠是否可以根據專利權人惡意給其造成損失或者違反公平原則為由主張返還

本案中，浩千廠主張，尚某某未告知案外人請求宣告涉案專利無效的事實存在惡意；其之所以答應支付專利許可費是為了企業(yè)能夠正常經營、免于訴累，且許可費金額偏高，若不返還已支付費用則明顯違反公平原則。

對此，本院認為，專利法第四十七條第二款規(guī)定，因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。專利權人明知其專利技術不具備專利性而取得專利權或者明知其專利權已經被宣告無效等情況，依然向他人主張權利，則屬于該款中“專利權人的惡意”。具體到本案，首先，涉案專利系經過實質審查的發(fā)明專利，不存在明顯不具備專利性的情形，也無證據證明尚亨中存在故意規(guī)避法律或者以不正當手段獲得專利權的行為；其次，雖然案外人是在涉案調解書生效日之前請求宣告涉案專利無效，但是，在雙方達成和解協(xié)議之時無效宣告程序尚未進行實質審理，在浩千廠未提出質疑或問詢的情況下，尚某某對無效宣告請求的情況未進行主動說明，尚難認定構成惡意。因此，基于現(xiàn)有證據不能認定尚某某存在惡意。浩千廠有關尚某某存在惡意的主張，缺乏法律依據，本院不予支持。

專利法第四十七條第三款規(guī)定，依照前款規(guī)定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。當專利被宣告無效之日前已支付的專利侵權賠償金、專利使用費、專利轉讓費與許可使用費總金額之比，明顯高于專利被宣告無效之日前實際使用專利技術的期間與整個許可使用期限之比的，則屬于該款中“明顯違反公平原則”。當然，對于是否存在返還的情形，應由被許可實施專利的人或被訴侵權人舉證證明。具體到本案，首先，根據在案材料可知，涉案調解書是對雙方當事人在侵害發(fā)明專利權糾紛案中自愿協(xié)商達成的和解協(xié)議的確認，許可費用金額亦略低于涉案專利的其他侵權糾紛案判決的金額，且浩千廠也未能舉證證明該金額明顯超出正常范圍。其次，涉案調解書是在專利侵權糾紛案中達成的以專利許可使用為形式的和解協(xié)議，浩千廠在涉案專利被宣告無效之日前已支付的12萬元與許可使用費總金額22萬元之比，相對于浩千廠在涉案專利被宣告無效之日前已實際使用涉案專利技術的期間與涉案調解書約定的許可使用期限之比，尚屬合理，不存在顯失公平之情形。因此，尚某某不返還浩千廠已經支付的12萬元許可費不屬于顯失公平的情形。故浩千廠有關尚某某不返還則明顯違反公平原則的主張，缺乏事實基礎，本院不予支持。

綜上所述，尚某某的上訴請求成立，可予支持。一審法院適用法律錯誤，判決結果錯誤，應予糾正。依照《中華人民共和國專利法》第四十七條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十七條第一款第二項之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院（2019）桂02知民初11號民事判決；

二、駁回柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠的訴訟請求。

一審案件受理費2700元，由柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠負擔。

二審案件受理費2700元，由柳州市柳南區(qū)浩千塑料制品廠負擔。

本判決為終審判決。

審判長　鄧卓
審判員張新鋒
審判員徐飛
二○二二年六月九日
法官助理張琳潔
書記員韓豐

裁判要點

（原標題：專利無效后對調解書已履行部分顯失公平的認定）

來源：IPRdaily綜合最高人民法院知識產權法庭、中國裁判文書網

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效后對調解書已履行部分顯失公平的認定（點擊標題查看原文）

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