歐盟委員會未能正確的將針對過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償與尋求禁令加以區(qū)分

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“歐盟委員會對專利所有者施加額外負(fù)擔(dān)并為那些選擇在未經(jīng)許可的情況下將他人專利技術(shù)商業(yè)化的人（又稱侵權(quán)者）提供更高的可預(yù)測性的理由是什么？”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

之前，我們已經(jīng)討論過所謂的“劫持”[1]和缺乏“透明度”[2]是如何被用來鼓吹適用于受公平、合理和非歧視(FRAND)許可聲明約束的專利的特別規(guī)則。這些模糊的概念是被特別選擇用來混淆真正會影響FRAND許可的問題，并被用來試圖轉(zhuǎn)移傳統(tǒng)的舉證責(zé)任，限制在此之前并不違反反壟斷/競爭法的行為，并篡改專利所有人向歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會 (ETSI)做出的承諾的語言表達(dá)。歐盟委員會(EC)正是最近闖入FRAND許可瓷器店的公牛[3]。鑒于已經(jīng)有很多關(guān)于監(jiān)管條例框架草案[4]（以下簡稱“條例草案”）的文章，我們在此將著重討論一個關(guān)鍵問題：歐盟委員會未能正確區(qū)分針對過往侵權(quán)行為尋求損害賠償與尋求禁止未來侵權(quán)的禁令頒發(fā)。

法規(guī)對損害賠償?shù)囊?guī)定

條例草案的解釋性備忘錄部分規(guī)定了影響過往侵權(quán)損害賠償?shù)膬蓚€關(guān)鍵限制：(1)“SEP權(quán)利人在注冊之前無法對其SEP行使權(quán)力”；和 (2)“FRAND的裁定必須由SEP權(quán)利人或者實施者在歐盟提起法庭訴訟之前發(fā)起”。條例草案指出，歐洲法律允許這種限制，只要符合“公共利益的目的”，并且不構(gòu)成“不成比例和不可容忍的干涉，侵犯所保障權(quán)利的本質(zhì)”(見第(42)段)。在以下各節(jié)中，我們將分析歐盟委員會提出的各種目的和理由，并考慮它們是否有理由規(guī)范對過往侵權(quán)行為的損害賠償。

解決“劫持”/潛在濫用優(yōu)勢地位的問題

盡管沒有具體使用“劫持”一詞，但條例草案通過利用“使用”和“可及”標(biāo)準(zhǔn)和專利技術(shù)這些說法來對“劫持夜魔（hold-up bogeyman）”實施驅(qū)魔：

(3) 標(biāo)準(zhǔn)的成功取決于其廣泛實施，因此每個利益相關(guān)者都應(yīng)該被允許使用標(biāo)準(zhǔn)。……
(17) 符合透明度、參與和可及歐洲標(biāo)準(zhǔn)化的一般原則和目標(biāo)……
(31) FRAND承諾的目的是通過以公平合理的條款向?qū)嵤┱咛峁?biāo)準(zhǔn)必要專利，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的采用和使用……

同樣，解釋性備忘錄做出了夸張的陳述，例如“……通過將專利技術(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有者相對于潛在的標(biāo)準(zhǔn)實施者擁有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)地位，因為想要采納標(biāo)準(zhǔn)的實施者無法繞過這些專利，并且要么必須支付許可費用，要么放棄生產(chǎn)使用該標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品”。

條例草案忽略的是，實施者通常是在未獲許可的情況下實施了專利技術(shù)，并使用侵權(quán)獲利來抵御侵權(quán)指控、挑戰(zhàn)專利有效性、基于競爭法反訴。實施者僅在面臨因未經(jīng)許可而侵犯專利導(dǎo)致的禁令時，才需要在付費與不將技術(shù)商業(yè)化之間做出選擇，但這種情況往往在侵權(quán)開始數(shù)年之后才會發(fā)生。無論如何，對過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償絕不會影響任何人實踐標(biāo)準(zhǔn)的能力。相反，考慮到過去，在未經(jīng)許可的情況下使用標(biāo)準(zhǔn)中包含的專利技術(shù)才真正是問題所在。

與這一準(zhǔn)入問題相關(guān)的是行使與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的專利權(quán)是否違反歐洲競爭法的問題。有趣的是，條例草案提到“根據(jù)C-170/13案，華為技術(shù)有限公司訴中興通訊公司和中興德國有限公司” （以下簡稱華為訴中興[5]）法院判決的指導(dǎo)……”，承認(rèn)該決定規(guī)定了“當(dāng)尋求禁令時必須滿足的某些條件，以防止SEP所有人濫用支配地位”(見第(9)段)。

然而，盡管歐洲法院得出結(jié)論認(rèn)為，提起侵權(quán)訴訟尋求損害賠償并不是濫用支配地位(參見華為訴中興案第72-76段)，但歐盟委員會表示，其建議在某種程度上“對《歐盟競爭法》第101條和第102條保障的保護(hù)未扭曲競爭的規(guī)定構(gòu)成補(bǔ)充，但并不同”(參見第(2)段)。然而，在條例草案的后續(xù)部分，提到了上述法院判決作為其提議的強(qiáng)制性FRAND裁定程序的支持理由，但卻并未解釋該判決與為過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償?shù)年P(guān)系。

(43)……正如歐洲法院確認(rèn)的那樣，規(guī)定強(qiáng)制性的爭端解決辦法作為訴諸會員國主管法院的先決條件被認(rèn)為符合有效司法保護(hù)的原則。FRAND的決定遵循歐洲法院判決中概述的強(qiáng)制性爭議解決條件，并考慮到SEP許可的特殊性。

鑒于這些矛盾之處，歐盟委員會應(yīng)該澄清對專利侵權(quán)尋求損害賠償?shù)臋?quán)利進(jìn)行限制如何與歐盟法院在華為訴中興案中的認(rèn)定相輔相成，因為這兩件事似乎恰恰相互抵觸。

支持對標(biāo)準(zhǔn)制定組織做出的承諾

條例草案還提到與參與標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)相關(guān)的FRAND許可相關(guān)義務(wù)，作為新限制的支持理由，但并未考慮任何特定許可相關(guān)聲明的描述，而是將它們混為一談。例如，條例草案中的規(guī)定如下：

(3) ……為了確保標(biāo)準(zhǔn)的廣泛實施和可及性，標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織要求參與標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的SEP持有人承諾根據(jù)FRAND條款和條件將這些專利許可給選擇使用該標(biāo)準(zhǔn)的實施者?！緱l例應(yīng)適用于對標(biāo)準(zhǔn)制定組織已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)必要的專利，該標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人承諾在本條例生效后按照公平、合理和非歧視性 (FRAND) 條款和條件許可其標(biāo)準(zhǔn)必要專利，并且不受免許可費的知識產(chǎn)權(quán)政策的約束。

關(guān)于 ETSI 知識產(chǎn)權(quán)政策中規(guī)定的 ETSI 知識產(chǎn)權(quán)信息聲明和許可聲明（以下簡稱“ETSI 知識產(chǎn)權(quán)聲明”[6]），上述突出顯示的聲明是不正確的。根據(jù) ETSI 知識產(chǎn)權(quán)聲明，聲明者聲明他們“準(zhǔn)備授予不可撤銷的許可……”。他們并非“承諾許可（commit to license）”或“對許可做出承諾（make a commitment to license）”。正如我們之前所討論的[7]，ETSI 知識產(chǎn)權(quán)聲明的語言反映了這樣一個事實：許可不能單方面強(qiáng)加，而是像所有合同一樣需要雙方達(dá)成意見一致。對于本文關(guān)注的主題來說更重要的是，ETSI合同沒有提及準(zhǔn)備為過去的侵權(quán)行為提供豁免。因此，即使為了爭論而假設(shè)對 ETSI 做出的承諾保證了對 FRAND許可的進(jìn)一步監(jiān)管，但 ETSI 知識產(chǎn)權(quán)聲明的語言中沒有任何基礎(chǔ)可以支持對過往侵權(quán)尋求損害賠償進(jìn)行限制。

鑒于歐盟委員會對《ETSI知識產(chǎn)權(quán)聲明》等許可相關(guān)聲明的誤解，歐盟委員會錯誤地推測專利權(quán)人的“最終目標(biāo)”是“達(dá)成FRAND許可”（見第（31）段） 。鑒于歐盟對“許可”一詞采取了恰當(dāng)?shù)姆山忉專磁c允許開展未來活動相關(guān)），這一聲明是錯誤的，因為它完全忽視了對過往侵權(quán)行為的賠償。即使歐盟委員會在做出此聲明時設(shè)想以 FRAND 費率授予豁免，該聲明仍然是不正確的。因為，正如我們之前所討論的[8]，這將縱容實施者在未獲許可的情況下將專利技術(shù)商業(yè)化所產(chǎn)生的資金用于對抗侵權(quán)指控并挑戰(zhàn)專利有效性，同時保留根據(jù) FRAND 條件獲得許可的權(quán)利，從而使權(quán)力平衡傾向于實施者，同時未能充分公平地獎勵創(chuàng)新者對于標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)。允許對故意侵權(quán)判處更高或超 FRAND條件的損害賠償，對于抵制“反劫持”并允許創(chuàng)新者收回行權(quán)和辯護(hù)成本非常重要。另請參閱 Jonathan Barnett 和 David Kappos的文章“恢復(fù)威懾：無禁令專利制度中增強(qiáng)損害賠償?shù)陌咐?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[9]。

此外，歐盟委員會完全忽視了ETSI的IPR聲明之類的聲明中“準(zhǔn)備授予不可撤銷許可”的語言表述之前的必要性條件，并且忽視了聲稱存在該義務(wù)的人（例如，主張獲得 FRAND 許可的權(quán)利以避免禁令的實施者）應(yīng)承擔(dān)使條件成就的責(zé)任，其反而建議專利所有者負(fù)責(zé)識別標(biāo)準(zhǔn)必要專利（見第 (19)段）。更進(jìn)一步，條例草案通過承認(rèn)實施者在法庭上質(zhì)疑標(biāo)準(zhǔn)必要性的權(quán)利，莫名其妙地基于反向劫持（hold-out）的劇本中改編了一臺戲，盡管缺乏標(biāo)準(zhǔn)必要性從一開始就意味著沒有必要準(zhǔn)備基于FRAND 條款和條件進(jìn)行許可：

(26) ……如果預(yù)先選擇的標(biāo)準(zhǔn)必要專利被確認(rèn)是必要的，標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者可以在談判中使用這些信息并在法庭上作為證據(jù)，這并不會損害實施者在法庭上質(zhì)疑已注冊標(biāo)準(zhǔn)必要專利的標(biāo)準(zhǔn)必要性的權(quán)利?！?br/>

(35) ……在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人已做出 FRAND 承諾的情況下，具有充分和適當(dāng)財務(wù)性質(zhì)的臨時禁令應(yīng)為同意按照 FRAND 條款許可其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人提供必要的司法保護(hù)，而實施者應(yīng)該能夠?qū)?FRAND 特許權(quán)使用費的水平提出異議，或者對標(biāo)準(zhǔn)必要專利因缺乏標(biāo)準(zhǔn)必要性或無效提出抗辯?！?/span>

因此，條例草案并沒有要求實施者自己進(jìn)行分析，從而在接受必要性并有權(quán)獲得 FRAND 許可與反對必要性并同時嘗試侵權(quán)之間做選擇，而是轉(zhuǎn)而尋求增加專利所有人的交易成本，同時不公平地允許實施者魚與熊掌兼得。

解決缺乏透明度的問題

條例草案中反復(fù)出現(xiàn)的一個目標(biāo)是提高透明度（見第（1）和（2）段），包括“總特許權(quán)使用費率（總特許權(quán)使用費）”（見第（15）段），以及“標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量”和“所涵蓋標(biāo)準(zhǔn)的部分”（見第（17）段）。

但，透明度真的是問題嗎？因為就標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量而言，相關(guān)專利和標(biāo)準(zhǔn)都是公開的。ETSI 數(shù)據(jù)庫也是如此，它提供了專利和標(biāo)準(zhǔn)部分之間的一些鏈接。因此，不存在實施者無法訪問必要信息的問題。然而，我們認(rèn)識到，相關(guān)信息中混雜著大量不相關(guān)信息（非必要專利、無效專利等）。但在無線蜂窩領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生了數(shù)起訴訟，分析了 3G 和/或 4G 的必要專利總數(shù)（Unwired Planet訴華為[10]、 TCL訴愛立信[11]（已撤銷）、 Archos訴飛利浦） ，有許多公司已經(jīng)制作了關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要性的報告，并提供服務(wù)來分析這些公開可用的信息。

關(guān)于 FRAND 條款和條件，眾多專利權(quán)人已經(jīng)宣布了其費率的上限，并且已經(jīng)發(fā)生了數(shù)起 FRAND 許可被拆解和/或 FRAND費率分析的訴訟（例如 Unwired Planet 訴華為、TCL 訴愛立信（已撤銷） 、 Archos訴 Philips、IDCC訴聯(lián)想（英國）[12]、 HTC訴Ericsson[13]）。此外，Keith Mallinson ( WiseHarbor )、Alexander Galetovic (前阿道夫·伊瓦涅斯大學(xué))和 Greg Sidak (Criterion Economics) 等行業(yè)專家還發(fā)布了有關(guān)蜂窩無線技術(shù)總使用費率的各種報告，這些報告考慮了上市公司的信息披露等因素。也就是說，當(dāng)涉及到標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利所商定的條款和條件時，存在一些已知的未知因素（正如唐納德·拉姆斯菲爾德的名言）。但缺乏透明度是雙向的。一方面，專利所有者知道每個實施者為其專利支付了多少費用，但不知道這些實施者向其他專利所有者支付了多少費用。另一方面，實施者知道它向所有專利所有者支付的費用，但不知道其他實施者為相同專利支付的費用。這與許多行業(yè)中供應(yīng)合同的運作方式?jīng)]有什么不同。無論如何，條例草案并沒有正面解決這種特定的不透明性，例如要求向歐盟委員會披露所有許可，或者更進(jìn)一步，要求向公眾公開。

可預(yù)測性

鑒于上述情況，歐盟委員會在提到透明度時所指的似乎不是獲得信息的訪問權(quán)，而是誰應(yīng)該承擔(dān)對這些信息進(jìn)行分類并確定特定專利包的FRAND條款和條件的交易成本-歐盟委員會稱之為“促進(jìn)…可預(yù)測性”(見第(1)段)。

但是，歐盟委員會對專利所有者施加額外負(fù)擔(dān)，并為那些選擇在未經(jīng)許可的情況下將他人專利技術(shù)商業(yè)化的人（又稱侵權(quán)者）提供更高的可預(yù)測性的理由是什么？特別是考慮到不存在與為過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償相關(guān)的競爭法問題，并且ETSI知識產(chǎn)權(quán)聲明對該豁免沒有任何規(guī)定。

無論限制過去侵權(quán)損害賠償?shù)臐撛诶碛扇绾?，條例草案都不會導(dǎo)致更有效的許可，原因很簡單：它們對解決“反向劫持”問題沒有任何作為。奇怪的是，歐盟委員會承認(rèn)“有限使用爭議解決程序來解決 FRAND 爭議”是影響 FRAND 許可的問題（見第（2）款），但考慮到所涉及的金額，沒有要求根據(jù)合理程序進(jìn)行強(qiáng)制仲裁，例如，條例草案提出了可選程序和/或給出不具約束力的意見（即：總特許權(quán)使用費（見第（16）段）、FRAND條款和條件（見第（34）和（41）段）以及標(biāo)準(zhǔn)必要性（參見第 (29) 段）。條例草案某種程度上夾帶私貨地指出，“……[確保]獲得迅速、公平和具有成本效益的方式解決 FRAND 條款和條件的爭議，會使標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者和實施者受益”，以及“一個正常運作的庭外爭議解決機(jī)制來確定 FRAND 條款（‘FRAND 確定程序’）或可為各方帶來重大利益”（見第 (31) 段）。但與法院程序或有約束力的仲裁不同，條例草案沒有提供實際達(dá)成解決方案的方法或機(jī)制。相反，條例草案設(shè)想訴訟將會隨之而來，這肯定會發(fā)生。因此，該條例草案如果獲得通過，只會拖延任何爭議的解決，并給專利權(quán)人帶來額外的成本負(fù)擔(dān)。

用歐盟委員會的話說，鑒于專利權(quán)的本質(zhì)是起訴侵權(quán)的權(quán)利，由于它們涉及限制對過往侵權(quán)行為的損害賠償，該條例草案是“一種不對等的、不可容忍的干涉，其侵犯了應(yīng)保障的實體權(quán)利”。因此，似乎僅在鼓勵高效侵權(quán)方面，該條例草案可實現(xiàn)其制定目的。

注釋：
[1]https://ipwatchdog.com/2022/01/18/return-hold-bogeyman-analyzing-2021-draft-policy-statement-seps-subject-voluntary-f-rand-commitments-part-iii/id=144569/
[2]https://ipwatchdog.com/2021/05/27/transparency-3g-4g-5g-frand-licensing-etsis-ipr-database/id=133944/
[3]https://ipwatchdog.com/2023/04/23/europes-schizophrenia-standard-essential-patents/id=159856/
[4]https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf
[5]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62013CJ0170
[6]https://www.etsi.org/images/files/ipr/etsi-ipr-policy.pdf
[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[8]Dodd, Curt, Interpreting, Performing and Discharging the ETSI Licensing Declaration’s Obligation for Patent Holders Under French and California Contract Law (November 22, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4284149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4284149
[9]Barnett, Jonathan and Kappos, David, Restoring Deterrence: The Case for Enhanced Damages in a No-Injunction Patent System (February 14, 2022). Forthcoming in 5G and Beyond: Intellectual Property and Competition Policy in the Internet of Things (eds. Jonathan M. Barnett and Sean M. O'Connor, Cambridge University Press 2022), USC CLASS Research Paper No. CLASS22-2, USC Law Legal Studies Paper No. 22-2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4034791
[10]https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf
[11]https://casetext.com/case/tcl-commcn-tech-holdings-ltd-v-ericsson-1
[12]https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2023/539
[13]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/05/HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf

（原標(biāo)題：歐盟委員會未能正確的將針對過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償與尋求禁令加以區(qū)分）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：歐盟委員會未能正確的將針對過往的侵權(quán)行為尋求損害賠償與尋求禁令加以區(qū)分（點擊標(biāo)題查看原文）

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