專利申請(qǐng)過(guò)程中要求多次優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)策略

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“優(yōu)先權(quán)創(chuàng)設(shè)的目的是方便成員國(guó)就其發(fā)明創(chuàng)造再其本國(guó)提出專利申請(qǐng)后，在其他成員國(guó)申請(qǐng)獲得專利權(quán)。本文對(duì)多次要求優(yōu)先權(quán)的方案構(gòu)成及申請(qǐng)策略進(jìn)行闡述?！?br/>

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作者：劉林濤 北京三聚陽(yáng)光知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

引言

優(yōu)先權(quán)原則源自1883年簽訂的《巴黎公約》，申請(qǐng)人提出的在后申請(qǐng)與其他人在首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后、在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前就相同主題所提出的申請(qǐng)相比，享有優(yōu)先的地位，這也是“優(yōu)先權(quán)”一詞的由來(lái)。優(yōu)先權(quán)創(chuàng)設(shè)的目的是方便成員國(guó)就其發(fā)明創(chuàng)造再其本國(guó)提出專利申請(qǐng)后，在其他成員國(guó)申請(qǐng)獲得專利權(quán)。隨著專利制度的發(fā)展，優(yōu)先權(quán)的適用范圍也有了擴(kuò)大，其不僅適用于首次在外國(guó)提出申請(qǐng)然后再本國(guó)提出專利申請(qǐng)（外國(guó)優(yōu)先權(quán)）的情形，還包括首次在本國(guó)提出申請(qǐng)、然后再本國(guó)再次提出申請(qǐng)（本國(guó)優(yōu)先權(quán)）的情形[1]。隨著社會(huì)大眾對(duì)專利意識(shí)的不斷增加，本國(guó)優(yōu)先權(quán)（下文成優(yōu)先權(quán)）制度被廣泛應(yīng)用在專利申請(qǐng)中，申請(qǐng)人在申請(qǐng)過(guò)程中通過(guò)要求在前申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，可以額外補(bǔ)充技術(shù)方案以改善在前申請(qǐng)所存在的不足的同時(shí)，還可以保留在前申請(qǐng)的檢索基準(zhǔn)日。

在實(shí)務(wù)工作過(guò)程中，申請(qǐng)人通常會(huì)要求一次優(yōu)先權(quán)以提升在后申請(qǐng)的文件質(zhì)量，但是對(duì)于部分特殊案件來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人為了搶占申請(qǐng)先機(jī)，通常會(huì)在要求兩次甚至多次優(yōu)先權(quán)，當(dāng)要求兩次以上優(yōu)先權(quán)時(shí)經(jīng)常不了解申請(qǐng)程序以及如何應(yīng)對(duì)審查員的審查意見(jiàn)，本文將進(jìn)行具體闡述：

一、多次要求優(yōu)先權(quán)的方案構(gòu)成及申請(qǐng)策略

為了方便理解，本文在此處首先建立如下模型：

在上方模型中，同一申請(qǐng)人不斷完善在前申請(qǐng)中的方案缺陷，分別在案件2和案件3中通過(guò)要求在前申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的方式不斷補(bǔ)充額外的技術(shù)方案。具體情況如下：

案件1：申請(qǐng)日為2023年1月1日，其保護(hù)了方案A。

案件2：申請(qǐng)日為2023年2月1日，其要求了案件1的優(yōu)先權(quán)并額外補(bǔ)充了新方案B，此時(shí)案件2保護(hù)了方案A + B 。其中，方案A的優(yōu)先權(quán)日（檢索基準(zhǔn)日）為2023年1月1日，方案B的申請(qǐng)日為2023年2月1日。

案件2在申請(qǐng)過(guò)程中一般不會(huì)存在問(wèn)題，存在問(wèn)題的情形主要集中在案件3中，在案件3中需要進(jìn)一步克服案件2中所存在的缺陷，并進(jìn)一步補(bǔ)充技術(shù)方案C，案件3中會(huì)出現(xiàn)多種不同的要求優(yōu)先權(quán)的情況，下面分情況討論：

( a )、案件3直接要求案件2的優(yōu)先權(quán)：這是一種很多人會(huì)容易直接想到的方式，因?yàn)榘讣?中已經(jīng)包括了方案A+B，因此通過(guò)引用優(yōu)先權(quán)的方式在案件2上直接補(bǔ)充方案C即可得到最終的A+B+C的方案。但是上述方式是行不通的，理由如下：按照《專利審查指南2010》第二部分第三章4.2.1中的規(guī)定：被要求優(yōu)先權(quán)的中國(guó)在先申請(qǐng)，已經(jīng)要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的，不得作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。同時(shí)在《專利法實(shí)施細(xì)則》第32條中規(guī)定：“提出后一申請(qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：(一)已經(jīng)要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)的”。究其原因是，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是首次申請(qǐng)，對(duì)于非首次申請(qǐng)的案件來(lái)說(shuō)，如果被要求優(yōu)先權(quán)，將破壞“申請(qǐng)人自發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谕鈬?guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)”這一規(guī)定中的十二個(gè)月的期限要求。

在模型一中，案件2已經(jīng)要求過(guò)案件1的優(yōu)先權(quán)，案件2自身屬于“已經(jīng)要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的”案件，因此案件2當(dāng)作為“被要求優(yōu)先權(quán)的中國(guó)在先申請(qǐng)”時(shí)，不得作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。因此方式a不可行。

( b )、案件3同時(shí)要求案件1和案件2的優(yōu)先權(quán)

方式b中同時(shí)引入案件1和案件2的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。此時(shí)要求案件1的優(yōu)先權(quán)不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題，因?yàn)榘讣?雖然曾被案件2要求過(guò)優(yōu)先權(quán)，但是案件1自身沒(méi)有要求過(guò)本國(guó)優(yōu)先權(quán)，因此案件1作為部分優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)適格，在案件3的方案中，方案A的優(yōu)先權(quán)日為2023年1月1日。

關(guān)鍵在于案件2屬于"被要求優(yōu)先權(quán)的中國(guó)在先申請(qǐng)"，同時(shí)"已經(jīng)要求過(guò)案件1的本國(guó)優(yōu)先權(quán)"，因此原則上不得要求優(yōu)先權(quán)。但是需要注意的是，案件2中因?yàn)榉桨窤的存在將導(dǎo)致案件2整體不能被要求優(yōu)先權(quán)，但是，申請(qǐng)人可以要求案件2的部分優(yōu)先權(quán)，也即雖然案件2要求過(guò)案件1的優(yōu)先權(quán)，但是案件2中的方案B自身并沒(méi)有被要求過(guò)優(yōu)先權(quán)，因此可以作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。如果部分優(yōu)先權(quán)成立，則案件3中方案 B 的優(yōu)先權(quán)日為2023年2月1日。此時(shí)案件3中將形成如下的方案構(gòu)成及申請(qǐng)日或檢索基準(zhǔn)日情況：方案A：檢索基準(zhǔn)日為2023.1.1；方案B：檢索基準(zhǔn)日為2023.2.1；方案C：申請(qǐng)日為2023.3.1。

二、審查意見(jiàn)的答復(fù)

正如上文提及的內(nèi)容，在策略b中方案2整體已經(jīng)要求過(guò)優(yōu)先權(quán)，因此審查員在進(jìn)行初步審查時(shí)會(huì)因?yàn)榘讣?形式上無(wú)法滿足要求下發(fā)《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》，其中會(huì)給出如下意見(jiàn)：“申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但在先申請(qǐng)的主題已享有優(yōu)先權(quán)，不符合專利法實(shí)施細(xì)則32條2款的規(guī)定?！?/p>

對(duì)于上述情況，部分專利代理人或申請(qǐng)人會(huì)不知如何應(yīng)對(duì)，其實(shí)答復(fù)思路比較清晰簡(jiǎn)單，只要在意見(jiàn)陳述中指出案件2相較于案件1多出的部分特征被要求優(yōu)先權(quán)即可，對(duì)于案件2并沒(méi)有要求案件2的整體優(yōu)先權(quán)。參考答復(fù)思路如下：“根據(jù)案件2中權(quán)利要求書以及說(shuō)明書的記載，案件2相比案件1具有如下新增方案：YYY。由于新增方案YYY首次出現(xiàn)在案件2中，因此案件2中被要求的優(yōu)先權(quán)僅是部分優(yōu)先權(quán)，且該上述新增方案YYY在案件2中并沒(méi)有享有過(guò)優(yōu)先權(quán)。因此，請(qǐng)審查員進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)出修改更正通知書，作出優(yōu)先權(quán)成立的審查結(jié)論?！?br/>

一般情況下，審查員會(huì)進(jìn)一步下發(fā)《修改更正通知書》，在該通知書中會(huì)指出：“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)于某年某月某日發(fā)出視為未提出優(yōu)先權(quán)通知書，經(jīng)審核，現(xiàn)撤銷該處分決定，繼續(xù)原程序?！比缓髸?huì)進(jìn)一步下發(fā)《初步審查合格通知書》，并進(jìn)入到后續(xù)的實(shí)質(zhì)審查程序。

三、總結(jié)

對(duì)于一些前瞻性的技術(shù)或者急于在市場(chǎng)中公布的產(chǎn)品，申請(qǐng)人通常會(huì)采用先及時(shí)申請(qǐng)、后通過(guò)優(yōu)先權(quán)的方式修正補(bǔ)充在前申請(qǐng)文件缺陷的申請(qǐng)策略。上述的申請(qǐng)策略可以使得申請(qǐng)文件中部分方案擁有靠前的檢索基準(zhǔn)日，以有效增加案件的授權(quán)前景，同時(shí)還能將專利的保護(hù)期的起點(diǎn)進(jìn)行延后，從而讓專利保護(hù)在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)發(fā)揮作用[2]。

在要求多次優(yōu)先權(quán)時(shí)，申請(qǐng)人需要注意的是部分優(yōu)先權(quán)的適用，尤其是需要要求中間階段的某一版文件的優(yōu)先權(quán)時(shí)，審查員通常會(huì)認(rèn)為該版文件因?yàn)橐呀?jīng)要求過(guò)優(yōu)先權(quán)從而喪失優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的地位，申請(qǐng)人或?qū)＠砣藢?duì)此可以直接爭(zhēng)辯該版文件中新增方案的技術(shù)方案可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，從而使得最終版的申請(qǐng)文件中存在多個(gè)部分優(yōu)先權(quán)。

參考文獻(xiàn)：
[1]尹新天.中國(guó)專利法詳解[M].知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011.
[2]吳離離. "專利優(yōu)先權(quán)制度的作用和對(duì)它的認(rèn)識(shí)誤區(qū) 解讀優(yōu)先權(quán)制度與先申請(qǐng)?jiān)瓌t的關(guān)系." 中國(guó)發(fā)明與專利 6(2011):4.

（原標(biāo)題：專利申請(qǐng)過(guò)程中要求多次優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)策略）

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作者：劉林濤 北京三聚陽(yáng)光知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請(qǐng)過(guò)程中要求多次優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)策略（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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