中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)專利申請(qǐng)分案制度介紹

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“本文就‘專利法’修正草案生效前后臺(tái)灣地區(qū)關(guān)于分案相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行介紹?！?br/>

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作者：張海強(qiáng) 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

專利申請(qǐng)的分案制度在很多國(guó)家或地區(qū)的專利法中均有相關(guān)規(guī)定，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)灣地區(qū)）也不例外。利用分案制度，申請(qǐng)人可以根據(jù)自身或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)動(dòng)態(tài)，從原始申請(qǐng)案中分割出新的申請(qǐng)案以尋求與原始申請(qǐng)案不同的保護(hù)范圍，從而使授權(quán)的專利盡可能覆蓋市場(chǎng)上更多的產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

2013年之前，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)分案時(shí)機(jī)的限制比較嚴(yán)格，分案申請(qǐng)的數(shù)量也相對(duì)較少。2013年和2019年，臺(tái)灣地區(qū)的分案制度經(jīng)過(guò)了兩次修改，對(duì)分案時(shí)機(jī)的限制越來(lái)越少，分案申請(qǐng)的數(shù)量也有明顯增加。

2023年3月9日，臺(tái)灣地區(qū)通過(guò)了新一次的“專利法”部分條文修正草案（以下簡(jiǎn)稱修正草案），其中對(duì)分案制度再度進(jìn)行了修改，進(jìn)一步放寬了對(duì)分案時(shí)機(jī)的限制。當(dāng)前，修正草案仍未正式生效。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸的申請(qǐng)人2022年在臺(tái)灣地區(qū)的專利申請(qǐng)量排名位居第四。隨著臺(tái)灣地區(qū)分案時(shí)機(jī)的逐步放寬，越來(lái)越多申請(qǐng)人在臺(tái)灣地區(qū)申請(qǐng)專利時(shí)可能會(huì)利用分案制度。為便于申請(qǐng)人在修正草案生效之前和修正草案生效之后針對(duì)性采取不同的分案策略，本文就修正草案生效前后臺(tái)灣地區(qū)關(guān)于分案相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行介紹。

一、修正草案生效前

在修正草案正式生效之前，分案制度采用與實(shí)質(zhì)審查緊密關(guān)聯(lián)的規(guī)定。

1、關(guān)于實(shí)質(zhì)審查的現(xiàn)行規(guī)定

臺(tái)灣地區(qū)針對(duì)新型專利采用形式審查，針對(duì)發(fā)明專利和設(shè)計(jì)專利采用實(shí)質(zhì)審查。與中國(guó)大陸不同，臺(tái)灣地區(qū)的實(shí)質(zhì)審查包括初審查和再審查兩個(gè)階段。

初審查后，若可準(zhǔn)予專利，則專利專責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)發(fā)出核準(zhǔn)審定書(shū)；若不可準(zhǔn)予專利，則專利專責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)發(fā)出核駁審定書(shū)。申請(qǐng)人對(duì)于初審查后的核駁審定書(shū)不服的，可在核駁審定書(shū)送達(dá)后2個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)?jiān)賹彶椤?br/>
再審查一般基于初審查的審查結(jié)果，由不同于初審查的審查人員繼續(xù)進(jìn)行審查。類似于初審查，經(jīng)再審查后，專利專責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)發(fā)出核準(zhǔn)審定書(shū)或核駁審定書(shū)。申請(qǐng)人對(duì)于再審查后的核駁審定書(shū)不服的，可在核駁審定書(shū)送達(dá)后30日內(nèi)尋求行政救濟(jì)。

2、關(guān)于分案的現(xiàn)行規(guī)定

根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第34條、第107條以及第130條的規(guī)定：

a,經(jīng)專利專責(zé)機(jī)關(guān)通知，或據(jù)申請(qǐng)人申請(qǐng)，可以從原申請(qǐng)案分割出分案。原申請(qǐng)案可以是最初的母案，也可以是從母案分割出的某一分案。

b,分案不得超出原始說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)和附圖記載的范圍。

c,針對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)和新型專利申請(qǐng)，分案的權(quán)利要求與被核準(zhǔn)的原申請(qǐng)案的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能相同。

針對(duì)不同類型的專利申請(qǐng)，分案的時(shí)機(jī)有不同的規(guī)定。

2.1發(fā)明專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)

根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第34條的規(guī)定,發(fā)明專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)如下：

時(shí)機(jī)一：原申請(qǐng)案再審查審定前。

時(shí)機(jī)二：原申請(qǐng)案核準(zhǔn)審定書(shū)、再審查核準(zhǔn)審定書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

關(guān)于時(shí)機(jī)一，為便于理解，下面列舉幾種情況進(jìn)行說(shuō)明。

情況1：若原申請(qǐng)案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從初審查階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況2：若原申請(qǐng)案在初審查階段后收到核準(zhǔn)審定書(shū)，則在收到核準(zhǔn)審定書(shū)之日起3個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從初審查階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況3：若原申請(qǐng)案在初審查階段后收到核駁通知書(shū)、且未提出再審查請(qǐng)求，則不能進(jìn)行分案。

情況4：若原申請(qǐng)案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審查階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況5：若原申請(qǐng)案在再審查階段后收到核準(zhǔn)審定書(shū)，則在收到核準(zhǔn)審定書(shū)之日起3個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況6：若原申請(qǐng)案在再審查階段審定后收到核駁通知書(shū)，則不能提出分案。

由此可知，針對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)，分案的提出時(shí)機(jī)決定了分案的實(shí)質(zhì)審查流程是否可以具有初審查和再審查兩次實(shí)質(zhì)審查機(jī)會(huì)。在情況1和情況2下，分案的實(shí)質(zhì)審查流程可以包括初審查和再審查（若初審查被駁回且提出請(qǐng)求）兩次實(shí)質(zhì)審查機(jī)會(huì)；在情況4和情況5下，分案的實(shí)質(zhì)審查流程僅包括再審查。

因此，若申請(qǐng)人在原申請(qǐng)案的初審查階段即有明確的分案意向，則建議在答復(fù)初審查階段的審查意見(jiàn)的同時(shí)提出分案，以避免初審查被駁回后需提出再審查請(qǐng)求才能提出分案的限制，并避免分案的實(shí)質(zhì)審查僅能從再審查階段開(kāi)始的限制。

2.2新型專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)

根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第107條的規(guī)定,新型專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)如下：

時(shí)機(jī)一：原申請(qǐng)案處分前，即未收到核準(zhǔn)處分書(shū)或核駁處分書(shū)之前。

時(shí)機(jī)二：原申請(qǐng)案核準(zhǔn)處分書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

需要說(shuō)明的是，針對(duì)新型專利申請(qǐng)，一旦原申請(qǐng)案被核駁，將不能提出分案。

2.3設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)

根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第130條的規(guī)定，設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的分案申請(qǐng)應(yīng)于原申請(qǐng)案再審查審定前提出。

類似于發(fā)明專利申請(qǐng)，為便于理解，下面列舉幾種情況進(jìn)行說(shuō)明。

情況1：若原申請(qǐng)案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以進(jìn)行分案，且分案從初審查階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況2：若原申請(qǐng)案在初審查階段后收到核準(zhǔn)通知書(shū)，則不能提出分案。

情況3：若原申請(qǐng)案在初審查階段后收到核駁通知書(shū)、且未提出再審查請(qǐng)求，則不能提出分案。

情況4：若原申請(qǐng)案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審查階段開(kāi)始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

情況5：若原申請(qǐng)案在再審查階段后收到核準(zhǔn)通知書(shū)，則不能提出分案。

情況6：若原申請(qǐng)案在再審查階段后收到核駁通知書(shū)，則不能提出分案。

情況1、情況3、情況4、情況6與發(fā)明專利申請(qǐng)相同。根據(jù)情況2和情況5，不同于發(fā)明專利申請(qǐng)，設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)谑盏胶藴?zhǔn)通知書(shū)后將不能提出分案。因此，若申請(qǐng)人針對(duì)設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)有分案需求，則需要在更早的時(shí)間點(diǎn)提出分案，以避免因?yàn)槭盏胶藴?zhǔn)通知書(shū)導(dǎo)致不能再提出分案。

二、修正草案生效后

1、關(guān)于實(shí)質(zhì)審查的變化

根據(jù)修正草案[4]的“專利法”第66條，臺(tái)灣地區(qū)修改后的實(shí)質(zhì)審查流程廢除了再審查流程，而是類似于中國(guó)大陸的專利制度，引入了復(fù)審程序。

原申請(qǐng)案在被核駁后，可以提出復(fù)審。若在提出復(fù)審時(shí)對(duì)說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求或附圖有修改，則先進(jìn)入前置審查，由原審查員或原審查部門(mén)指定一名審查員進(jìn)行審查。

若經(jīng)前置審查認(rèn)為可核準(zhǔn)，則會(huì)發(fā)出核準(zhǔn)通知書(shū)；否則由復(fù)審和爭(zhēng)議審議會(huì)進(jìn)行復(fù)審審議程序。審議后，若認(rèn)為可核準(zhǔn)，則會(huì)發(fā)出核準(zhǔn)復(fù)審決定書(shū)；否則會(huì)發(fā)出核駁復(fù)審決定書(shū)。

與中國(guó)大陸的復(fù)審程序的不同之處在于兩點(diǎn)，其一為進(jìn)入前置程序的條件是需要對(duì)說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求或附圖進(jìn)行修改；其二為復(fù)審后若滿足條件則會(huì)直接核準(zhǔn)，而非撤銷原核駁決定并退回至原審查部門(mén)進(jìn)行審查。

2、關(guān)于分案的變化

2.1發(fā)明和設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)的變化

根據(jù)修正草案中“專利法”第34條和130條的草擬修改,發(fā)明和設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)分案時(shí)機(jī)如下：

時(shí)機(jī)一：原申請(qǐng)案審定前。

時(shí)機(jī)二：原申請(qǐng)案核準(zhǔn)審定書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

時(shí)機(jī)三：原申請(qǐng)案核駁審定書(shū)送達(dá)后2個(gè)月內(nèi)。

時(shí)機(jī)四：原申請(qǐng)案于核駁復(fù)審決定作出前。

時(shí)機(jī)五：原申請(qǐng)案于核準(zhǔn)決定書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

與修改前相比，原申請(qǐng)案在實(shí)質(zhì)審查被核駁后，在不提出復(fù)審請(qǐng)求的情況下，申請(qǐng)人仍可以進(jìn)行分案。此外，申請(qǐng)人無(wú)需擔(dān)憂不同的分案時(shí)機(jī)導(dǎo)致分案具有不同的實(shí)質(zhì)審查流程。

需要注意的是，按照修正草案的規(guī)定，復(fù)審后若被核駁，則不能再提出分案。

2.2新型專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)的變化

根據(jù)修正草案中“專利法”第107條的草擬修改，新型專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)如下：

時(shí)機(jī)一：原申請(qǐng)案處分前，即未收到核準(zhǔn)處分書(shū)或核駁處分書(shū)之前。

時(shí)機(jī)二：原申請(qǐng)案核準(zhǔn)處分書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

時(shí)機(jī)三：原申請(qǐng)案不予專利之處分書(shū)送達(dá)后1個(gè)月內(nèi)。

時(shí)機(jī)四：原申請(qǐng)案于復(fù)審決定作出前。

時(shí)機(jī)五：原申請(qǐng)案于核準(zhǔn)決定書(shū)送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。

與修改前相比，新型專利申請(qǐng)的分案時(shí)機(jī)新增了時(shí)機(jī)三至?xí)r機(jī)五。與發(fā)明專利申請(qǐng)類似，原申請(qǐng)案在被核駁后，即便不提出復(fù)審請(qǐng)求，申請(qǐng)人也可以提出分案，只是留給申請(qǐng)人提出分案的時(shí)間更短。同樣，復(fù)審后若被核駁，則不能再提出分案。

三、結(jié)語(yǔ)

以上針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)關(guān)于分案制度的現(xiàn)行規(guī)定和修正草案提出的草擬修改進(jìn)行了對(duì)比介紹。通過(guò)前述對(duì)比可以看到，修正草案生效后，提交分案申請(qǐng)時(shí)可選的時(shí)機(jī)將增多，申請(qǐng)人可以根據(jù)不同的專利申請(qǐng)類型選擇合適的時(shí)機(jī)提出分案，尋求更大的保護(hù)權(quán)益。但是，需要注意的是，在修正草案正式生效之前，申請(qǐng)人仍需按照現(xiàn)行的規(guī)定提出分案。

（原標(biāo)題：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)專利申請(qǐng)分案制度介紹）

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作者：張海強(qiáng) 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：終審判賠6542.66萬(wàn)！四維圖新訴百度侵權(quán)案始末（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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