《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解（四）：專利優(yōu)先權(quán)制度

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“在過(guò)去的專利法中，在中國(guó)提出的外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)并不享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。而修改后的專利法引入了外觀設(shè)計(jì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度，細(xì)則細(xì)化了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則?！?br/>

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作者：陳悟?yàn)?薛源 北京志霖律師事務(wù)所

一、對(duì)引入外觀設(shè)計(jì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度進(jìn)行了補(bǔ)充細(xì)化

《專利法實(shí)施細(xì)則》（下稱細(xì)則）將原第三十二條改為第三十五條，并增加了以下內(nèi)容：

（1）在第二款中增加了：“外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)人要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的，可以就附圖顯示的設(shè)計(jì)提出相同主題的外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)；在先申請(qǐng)是外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)。”

（2）第三款中增加了：“但外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)人要求以發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的除外?！?br/>
細(xì)則中明確，發(fā)明或者實(shí)用新型專利中的附圖可以作為外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。同時(shí)，基于在后的外觀設(shè)計(jì)專利與在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)范圍不同，不會(huì)產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)，故外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)以發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的，其在先申請(qǐng)不視為撤回。

在過(guò)去的專利法中，在中國(guó)提出的外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)并不享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。而修改后的專利法引入了外觀設(shè)計(jì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度，細(xì)則細(xì)化了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則。

二、細(xì)化了可以請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的情形

細(xì)則新增一條作為第三十六條：“申請(qǐng)人超出專利法第二十九條規(guī)定的期限，向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)，有正當(dāng)理由的，可以在期限屆滿之日起2個(gè)月內(nèi)請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)?！?br/>
細(xì)則明確，發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)人在有正當(dāng)理由的前提下，可以請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，這一規(guī)定使得申請(qǐng)人獲得更多的程序彈性，為申請(qǐng)人期限延誤提供更多的救濟(jì)機(jī)會(huì)。

不過(guò)，《專利審查指南》（下稱審查指南）還對(duì)細(xì)則第三十六條的規(guī)定進(jìn)行了細(xì)化，即“在后申請(qǐng)是在其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月期限屆滿后提出的，在專利局作好公布準(zhǔn)備之前，申請(qǐng)人可以在期限屆滿之日起兩個(gè)月內(nèi)請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)?！币簿褪钦f(shuō)，在實(shí)際操作中，提交請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的時(shí)間有進(jìn)一步限制，即必須在專利局對(duì)申請(qǐng)文件的公布準(zhǔn)備工作完成之前進(jìn)行，如果公布準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成才收到申請(qǐng)人提交的請(qǐng)求，專利局將不會(huì)同意。

三、明確了可以增加或改正優(yōu)先權(quán)的情形

細(xì)則中新增一條作為第三十七條：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)人要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自優(yōu)先權(quán)日起16個(gè)月內(nèi)或者自申請(qǐng)日起4個(gè)月內(nèi)，請(qǐng)求在請(qǐng)求書中增加或者改正優(yōu)先權(quán)要求。”

這樣申請(qǐng)人在提出優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求后，可以在規(guī)定的期限內(nèi)增加或改正優(yōu)先權(quán)內(nèi)容，放寬了優(yōu)先權(quán)手續(xù)要求，針對(duì)申請(qǐng)人在請(qǐng)求書中漏填或者錯(cuò)填優(yōu)先權(quán)要求的情形給予救濟(jì)機(jī)會(huì)。

并且，審查指南還對(duì)專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條的規(guī)定做了與專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條同樣的細(xì)化，即“可以自優(yōu)先權(quán)日起16個(gè)月內(nèi)或者申請(qǐng)日起4個(gè)月，在專利局作好公布準(zhǔn)備之前，請(qǐng)求增加或者改正優(yōu)先權(quán)要求”。也就是說(shuō)，在實(shí)際操作中，提交增加或改正優(yōu)先權(quán)的時(shí)間也有進(jìn)一步的限制。

此外，細(xì)則中還有一條與優(yōu)先權(quán)相關(guān)的修改，即新增一條作為第四十五條：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)缺少或者錯(cuò)誤提交權(quán)利要求書、說(shuō)明書或者權(quán)利要求書、說(shuō)明書的部分內(nèi)容，但申請(qǐng)人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自遞交日起2個(gè)月內(nèi)或者在國(guó)務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交。補(bǔ)交的文件符合有關(guān)規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請(qǐng)日?！?br/>
也就是說(shuō)，可以利用作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)的內(nèi)容來(lái)補(bǔ)正當(dāng)前申請(qǐng)的說(shuō)明書或權(quán)利要求書所缺失的內(nèi)容，這一方式被稱為“援引加入”?！霸尤搿钡哪康氖?，當(dāng)申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書、說(shuō)明書或者其部分內(nèi)容遺漏或者錯(cuò)誤提交時(shí)，允許申請(qǐng)人在一定條件下通過(guò)援引在先申請(qǐng)文件的方式將遺漏或者正確內(nèi)容補(bǔ)入申請(qǐng)文件，從而保留原申請(qǐng)日，方便申請(qǐng)人利用在先申請(qǐng)完善在后申請(qǐng)的相關(guān)內(nèi)容。

需要注意的是，為了使審查流程合理通暢，相關(guān)期限清晰明確，審查指南明確了以下幾點(diǎn)：

（1）審查指南第一部分第一章第6.2.3節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條的規(guī)定。

即屬于超期恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，不能再提交增加或改正優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)。也就是說(shuō)適用細(xì)則第三十七條規(guī)定的，必須是正常期限內(nèi)提交優(yōu)先權(quán)要求的申請(qǐng)，即申請(qǐng)日必須在優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月之內(nèi)，那么申請(qǐng)日起4個(gè)月必然落入在自優(yōu)先權(quán)日起16個(gè)月之內(nèi)，所以，細(xì)則第三十七條的期限為自優(yōu)先權(quán)起16個(gè)月。

（2）審查指南第一部分第一章第6.2.6.2節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條的規(guī)定。

根據(jù)細(xì)則第三十七條修改或增加優(yōu)先權(quán)的前提是申請(qǐng)日已經(jīng)要求了優(yōu)先權(quán)，因此，不適用細(xì)則第三十六條的優(yōu)先權(quán)不可能是申請(qǐng)日已經(jīng)要求的優(yōu)先權(quán)，而只能是增加優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)。

審查指南上述規(guī)定的意思是，對(duì)于增加優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，其在超出自優(yōu)先權(quán)日起16個(gè)月期限的2個(gè)月內(nèi)不能通過(guò)請(qǐng)求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的方式增加優(yōu)先權(quán)，即增加優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)的期限為自優(yōu)先權(quán)起16個(gè)月。

（3）審查指南第一部分第一章第4.7.1節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條和第三十七條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定。

即屬于超期恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，以及增加或改正優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，不能再適用援引加入的方式進(jìn)行修改申請(qǐng)文件。

四、對(duì)國(guó)際主體提交優(yōu)先權(quán)的辦理規(guī)定進(jìn)行細(xì)化

專利法第十八條第一款規(guī)定：“在中國(guó)沒有經(jīng)常居所或者營(yíng)業(yè)所的外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織在中國(guó)申請(qǐng)專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理?！?br/>
細(xì)則中增加第十八條對(duì)上述規(guī)定進(jìn)行細(xì)化：“依照專利法第十八條第一款的規(guī)定委托專利代理機(jī)構(gòu)在中國(guó)申請(qǐng)專利和辦理其他專利事務(wù)的，涉及下列事務(wù)，申請(qǐng)人或者專利權(quán)人可以自行辦理：
（一）申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的，提交第一次提出的專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱在先申請(qǐng)）文件副本；
（二）繳納費(fèi)用；
（三）國(guó)務(wù)院專利行政部門規(guī)定的其他事務(wù)。”

也就是說(shuō)，對(duì)于提交優(yōu)先權(quán)在先申請(qǐng)文件副本、繳納費(fèi)用等簡(jiǎn)單事務(wù)，國(guó)外申請(qǐng)人既可以自行辦理，也可以委托代理機(jī)構(gòu)辦理，使國(guó)外申請(qǐng)人辦理部分簡(jiǎn)單事務(wù)的方式更為靈活，方便國(guó)外申請(qǐng)人。

（原標(biāo)題：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解<四>：專利優(yōu)先權(quán)制度）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳悟?yàn)?薛源 北京志霖律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解<四>：專利優(yōu)先權(quán)制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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