受讓人惡意搶注商標“第一案”落槌

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“全國首例判決惡意搶注商標的受讓人承擔不正當競爭的民事責任案件?！?br/>

圖為該案公開開庭宣判現(xiàn)場

圖為該案法官在討論案情

導讀

受讓人明知商標為惡意搶注商標，仍以攀附他人商譽為目的在同類市場實際使用，并提出反向投訴，造成消費者明顯混淆。在我國商標法對惡意搶注商標行為的主體是否應當承擔侵權或不正當競爭責任尚無明確規(guī)定的情況下，陜西省高級人民法院堅持正本清源，對該起惡意搶注商標及受讓行為所引發(fā)的不正當競爭民事責任糾紛案進行了深入探索，全鏈條、全方位護航企業(yè)商標品牌戰(zhàn)略實施，該案成為全國首例判決惡意搶注商標的受讓人承擔不正當競爭的民事責任案件，具有重要的參考價值，在實現(xiàn)公正審判的基礎上與行政監(jiān)管部門有效互動的同時，為司法審判與行政執(zhí)法協(xié)同推進提供了示范指導。

又是一年春好處，曲江池畔，柳色青青春意正濃。

“陜西高院主動作為，還誠信經(jīng)營企業(yè)一個公道，也維護了我們多年的商譽?！被貞浧鹉玫蕉徟袥Q時的情景，南京某公司負責人的心情也如同春天一般溫暖。

之前，南京某公司訴西安某科技公司、西安某公司不正當競爭糾紛案二審落槌，陜西高院二審判決：二上訴人停止使用含有“某貝”字樣標識的不正當競爭行為；西安某公司停止使用含有“某貝”字樣的企業(yè)名稱，并發(fā)布聲明消除不良影響；二上訴人連帶賠償南京某公司經(jīng)濟損失20萬元。這起案件到底緣起何故？陜西高院辦案團隊又經(jīng)歷了哪些專業(yè)能力和智慧的考驗？

案起：惡意搶注埋隱患

“商標是企業(yè)形象的外在表征，體現(xiàn)了企業(yè)的商譽和競爭優(yōu)勢，與企業(yè)生存發(fā)展息息相關?！比珖舜蟠?，世紀榮華投資控股集團有限公司黨委書記、董事長崔榮華對此深有感觸。

近年來，惡意搶注、囤積商標行為屢見不鮮，一些不法企業(yè)不思如何“創(chuàng)名牌”，卻打起了“搭便車”“傍名牌”的歪心思，更有甚者試圖以不正當競爭手段，竊取他人經(jīng)營成果，嚴重損害了品牌企業(yè)的合法權益，擾亂了市場經(jīng)濟秩序。

本案原告南京某公司于2006年登記了“某貝”企業(yè)字號經(jīng)營機動車駕駛培訓等項目，并于2012年至2014年間，陸續(xù)注冊、上線了“某貝駕考”經(jīng)營網(wǎng)站及多款名為“某貝”或“某貝駕考”的手機軟件，網(wǎng)站訪客、手機軟件下載量累計分別達2.38億、2億余次，在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度。

2014年，大量囤積商標的上海某公司對“某貝”商標進行惡意搶注，給南京某公司的經(jīng)營規(guī)劃帶來了巨大隱患。

2021年，西安某科技公司在短期經(jīng)營并下架一款駕考軟件后，從上海某公司處受讓了“某貝”商標及“某貝駕考寶典”應用軟件，并授權所持股的西安某公司獨占許可使用。西安某公司隨即上線了與南京某公司同名的“某貝駕考”手機軟件。

當年4月，西安某公司反向在多個手機應用商店投訴南京某公司侵犯其注冊商標權益，請求平臺下架，并發(fā)函提出欲收購南京某公司股權，嚴重干擾了其正常經(jīng)營。

2021年5月，南京某公司向一審法院起訴請求判決西安某科技公司、西安某公司停止使用“某貝”“某貝駕考”等標識的不正當競爭行為，消除不良影響，連帶賠償損失及維權合理開支50萬元。

博弈：針鋒相對辯真?zhèn)?br/>

誰才是“某貝”“某貝駕考”商譽的真正創(chuàng)造者？

誰才是“搭便車”的商譽攀附者？

庭審中，雙方當事人據(jù)理力爭，展開激烈辯論。

“我公司自2006年成立以來，企業(yè)字號‘某貝’、特有服務名稱及網(wǎng)站名稱‘某貝駕考’，經(jīng)多年誠信經(jīng)營，不僅具有使用在先性，還具有極高的知名度，為相關公眾廣泛知曉。”

“二被告在市場經(jīng)營活動中，違反誠實信用原則與商業(yè)道德，實施大量不正當競爭行為。其真實目的是試圖通過受讓注冊商標、登記同名字號企業(yè)，竊取原告在先經(jīng)營多年的品牌權益，嚴重損害了我公司合法權益。”
    
對原告的控訴，二被告并不認同，庭審現(xiàn)場一度劍拔弩張。

“原告在涉案商標注冊之前，并無證據(jù)證明其商業(yè)標識已具有一定影響力?！蔽靼材彻具M一步補充，“在權利保護的優(yōu)先級上，對注冊商標專用權的保護應當優(yōu)先于在先使用權，我公司使用‘某貝’‘某貝駕考’商業(yè)標志，以及通過應用市場‘投訴平臺’提交權屬證明的行為，屬于正常行使注冊商標專用權，不存在攀附原告知名度，更不屬于不正當競爭。”

“我公司對涉案商標具有獨占性使用權，有權在企業(yè)字號中使用‘某貝’字樣?！?br/> 
被告西安某科技公司則辯稱：“我公司依法受讓涉案商標，且涉案商標有效存續(xù)，系合法專用權人，有權授權許可西安某公司獨占使用‘某貝’‘某貝駕考’商標?！?br/>    
“原告在APP應用上突出使用‘某貝’‘某貝駕考’標識侵犯了我公司‘某貝’‘某貝駕考’商標權，存在主觀惡意?！?br/>    
同時，二被告均認為原告所主張的賠償損失于法無據(jù)。

終局：公正裁判止紛爭

當前，我國對惡意搶注商標的打擊，主要集中在對惡意搶注行為人的打擊

我國商標法第五十九條第三款僅規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！?br/>    
除此之外，現(xiàn)行法律中并未對惡意搶注他人在先未注冊商標的行為規(guī)定相應的侵權責任或不正當競爭民事責任，更沒有對惡意搶注商標的受讓人如何承擔民事責任作出規(guī)定。
    
本案中，原告起訴的并非惡意搶注行為的始作俑者上海某公司，而是正在使用涉案注冊商標的西安某科技公司和西安某公司。
    
能否判決惡意搶注商標的受讓人承擔不正當競爭民事責任？全國尚無先例可循。
    
面對這樣的“第一案”，怎樣通過司法裁判為備受惡意搶注困擾的創(chuàng)業(yè)者探索出一條民事救濟的法律之路，成為對陜西高院辦案團隊專業(yè)能力和智慧的一大考驗。
    
二審期間，一方當事人曾向有關部門提出涉案商標無效申請，但考慮到發(fā)回重審后的時間成本和當事人急需有效救濟的客觀實際，合議庭最終決定在二審直接作出實體判決。
    
“該案既要考慮案結，更要考慮事了政通人和，作為一個開創(chuàng)性的案件，法律論證必須做得扎實。”該案二審審判長、時任陜西高院民事審判第三庭副庭長袁輝根特別強調(diào)。
    
為此，合議庭結合爭議焦點，積極探索明確惡意搶注商標應當承擔的不正當競爭責任及其考量因素。
    
“誠實信用原則是民法典和商標法的共同要求。惡意搶注商標違反了誠實信用原則，屬于濫用民事權利行為?！焙献h庭成員、法官吳娜表示。
    
“惡意搶注商標的受讓人明知商標為惡意搶注仍積極追求受讓，并以攀附他人商譽為目的使用該搶注商標，在行業(yè)內(nèi)導致明顯混淆的，同樣屬于濫用民事權利行為?！焙献h庭成員、法官黃宸瑞補充說。
    
本案是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)領域以惡意搶注商標為手段進行的惡性競爭行為，相關行為人跨越蘇陜滬三?。ㄊ校从吵鰫阂鈸屪F(xiàn)象在新技術新業(yè)態(tài)條件下的持續(xù)滲透。
    
為此，本案在二審期間重點審查了受讓人是否明知在先商標以及商標被搶注的事實，是否具有攀附商譽的惡意，是否造成了實際混淆等焦點問題，從而較好平衡了在先具有一定影響力商標的權益人保護要求與善意受讓者的合法利益保護需求，未注冊商標保護與注冊商標制度之間的關系，突出了受讓人“明知”“惡意”的要件，對于弘揚社會主義核心價值觀，維護社會主義市場經(jīng)濟商業(yè)道德，保護正常經(jīng)營秩序具有重要意義。
    
當然，嚴格保護的目的，不止于讓受害人權益得以挽回，更要讓侵權者付出更重代價。
    
袁輝根指出：“本案將惡意搶注商標行為的民事制裁貫徹到流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，并首案追究明知而受讓的惡意搶注商標使用人濫用權利的不正當競爭民事責任，以嚴格公正司法樹立了‘讓惡意轉(zhuǎn)讓人、受讓人同受其責’的鮮明導向?！?br/>    
二審宣判后，雙方當事人均未提出再審申請，為“一攬子”化解關聯(lián)案件提供了司法范本。
    
“在現(xiàn)行法律尚未作出明確規(guī)定的背景下，該案積極探索，明確了惡意搶注行為的不正當競爭責任?！贝迾s華評價道，“有力保護了創(chuàng)新創(chuàng)造者，打擊了受讓惡意搶注商標的商譽侵占者，對市場主體具有很強的引導規(guī)范作用?！?br/>

跟進：正本清源剎歪風

“感謝陜西高院移送的案件線索，我局高度重視，將盡快組織核查，堅決打擊惡意搶注商標行為?！苯拥疥兾鞲咴旱陌讣€索移送函后，上海市某市場監(jiān)督管理部門負責人表示。

本案審結后，合議庭發(fā)現(xiàn)案外人上海某公司作為“某貝”商標的惡意申請注冊行為人，2012年至2020年大量囤積、搶注注冊商標達707件，其中不乏“電影天堂”“橙光游戲”“鄭多燕”等名稱，涉及多起惡意搶注商標情形，但由于未列入本案被告，無須承擔本案的不正當競爭的民事責任。
    
“2023年11月，我院經(jīng)審慎研究后，向上海市場監(jiān)管部門發(fā)出案件線索移送函，探索以‘小切口’推動司法、行政協(xié)同發(fā)力，全鏈條精準打擊惡意搶注商標行為，以最大努力剎住惡意搶注之風?！标兾鞲咴好袷聦徟械谌ネラL胡曉暉表示。
    
“面對知識產(chǎn)權領域不斷涌現(xiàn)的新情況新問題，人民法院既要注重個案司法保護，更要堅持能動司法，創(chuàng)造性運用知識產(chǎn)權法律兜底性規(guī)定、原則條款等，強化與行政職能部門協(xié)同配合，以更高質(zhì)效的司法保護融入和促進知識產(chǎn)權全鏈條保護，為服務經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻司法力量?！标兾鞲咴焊痹洪L鞏富文如是說。

裁判解析

惡意注冊商標受讓人不正當競爭責任的判定
陜西省高級人民法院  袁輝根

商標注冊制度堪稱當今商標制度的基石，但隨著商標注冊實踐深入開展，惡意搶注行為對商標注冊制度正當性基礎的威脅受到社會普遍關注。本案中，圍繞惡意搶注商標受讓人應否承擔不正當競爭責任，主要涉及以下三個問題：
    
一、惡意搶注商標應否作為注冊商標受到保護。惡意搶注商標本身具有注冊商標的外觀，但其注冊是以侵犯他人的在先權益為基礎。本案中，在上海某公司申請注冊“某貝”商標之前，南京某公司已將該商業(yè)標志用作網(wǎng)站和服務名稱，并達到了2億多的在線瀏覽量，可以認定在其行業(yè)領域具有了一定影響力。上海某公司對于已經(jīng)具有影響力的在先商業(yè)標志申請注冊，卻并未實際使用，而是用于轉(zhuǎn)售，攀附商譽和惡意搶注的意圖明顯，故不能以注冊商標權的行使為由對抗在先權益人的權益主張。
    
二、惡意搶注商標使用行為能否構成不正當競爭行為。目前商標法已規(guī)定了在先權利人在原范圍內(nèi)使用商業(yè)標志的不侵權抗辯，但在先權益人能否對惡意搶注行為起訴承擔不正當競爭責任，尚無明確規(guī)定。然而，從惡意搶注商標的行為性質(zhì)看，本身是以侵害他人權益為目的實施的行為，與一般侵權行為無實質(zhì)差異，不能因其具有合法外觀而免除本應承擔的民事責任，同時保護在先權益人，也符合民事權利保護的法律目的，有利于調(diào)動民事主體打擊惡意搶注行為，維護商標注冊正常秩序，故應當予以支持。
    
三、惡意搶注商標的受讓人應否承擔責任。對此應相對慎重。本案主要審查了受讓人對惡意搶注商標事實有無可能知悉以及是否盡到了應盡的注意義務。兩被告在明知“某貝”商標在在線駕考領域的知名度的前提下，不但不進行合理避讓，反而積極尋求受讓“某貝”商標，并在下架自身軟件后很快上線“某貝”在線駕考軟件，攀附商譽的意圖明顯，符合不正當競爭行為的主客觀條件，故盡管其并非惡意搶注人，而是實際使用商標的受讓人，也應承擔不正當競爭責任。與此同時，法院向搶注者所在的當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門發(fā)送了案件線索移送函，促進源頭治理。

專家點評

加大品牌知產(chǎn)保護力度 遏制網(wǎng)絡領域商標侵權
西安交通大學知識產(chǎn)權研究院院長、教授、博士生導師  馬治國

隨著商品經(jīng)濟競爭的加劇，商標制度得到發(fā)展，由商業(yè)標識實際使用所累積的商譽保護制度演變?yōu)榻y(tǒng)一的商標注冊制度，為市場有序競爭提供了重要保障，也由此產(chǎn)生了商標使用與商標注冊之間的關系問題。惡意搶注的沉疴正是擊中了商標注冊與商標使用相互協(xié)調(diào)的脆弱關節(jié)，危及商標表征產(chǎn)品或服務外觀的功能。陜西高院在審理本案中，站在對商標法律制度整體認識的高度，從維護商標制度功能出發(fā)，以民法典、商標法與反不正當競爭法相協(xié)調(diào)的體系解釋方法，妥善處理了商標法與反不正當競爭法之間的銜接關系，“熨平”了法律規(guī)范之間的“褶皺”，使得惡意搶注的反不正當競爭責任認定規(guī)則從中自然生發(fā)，首案對惡意搶注商標及受讓行為所引發(fā)的不正當競爭民事責任進行了深入探索，體現(xiàn)了精湛的法律適用技巧，對我國乃至全球商標法的最新發(fā)展均具有研究和啟示意義。

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟背景下，惡意搶注商標行為的破壞作用被放大。該案發(fā)生于駕考手機軟件的應用場景，相關行為人跨越三地，體現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)平臺之上市場競爭的跨界性。該案對于網(wǎng)絡領域以惡意搶注為手段的不正當競爭行為進行嚴厲打擊，回應了時代需求，對于遏制愈演愈烈的商標侵權行為、加大品牌知識產(chǎn)權保護力度、弘揚社會主義核心價值觀、推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

（原標題：受讓人惡意搶注商標“第一案”落槌）

來源：人民法院報

記者：劉純博

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：受讓人惡意搶注商標“第一案”落槌（點擊標題查看原文）

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