專利局所倡導(dǎo)之外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)部分運用場景的潛在法律風(fēng)險分析

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“本文就國知局推薦的外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)兩種運用場景中可能會存在的法律風(fēng)險做討論?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：韓來兵 北京華夏泰和知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

2021年6月1日正式實施的《中華人民共和國專利法》（下稱新《專利法》）第二十九條規(guī)定，自外觀設(shè)計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。這一條款的實施標(biāo)志著正式引入了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度。

2023年12月11日國務(wù)院第769號令公布《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法實施細(xì)則〉的決定》，新修改的《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》（下稱新《實施細(xì)則》）自2024年1月20日起施行，新《實施細(xì)則》通過第三十五條等條款完善了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的配套規(guī)則。

為在審查實踐層面保障對新《專利法》和新《實施細(xì)則》的貫徹落實，國家知識產(chǎn)權(quán)局同期公布了《專利審查指南》（2023），并自2024年1月20日起施行。

一、問題的提出

在新《實施細(xì)則》和《專利審查指南》（2023）即將實施的背景下，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利文獻(xiàn)館2024年1月舉行了主題為“法治保障促創(chuàng)新，專利普法全國行”的相關(guān)的公益講座計劃，進(jìn)行了《專利法實施細(xì)則》及《專利審查指南》系列宣講，并在2024年1月17日由專利局外觀設(shè)計審查部的講師進(jìn)行了題為“《專利審查指南》修改——外觀設(shè)計部分”的普法講座。[1]

在2024年1月17日的公益講座中指出本次設(shè)立外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的一個主要目的之一是想克服對于改進(jìn)申請的新穎性問題，并列舉了兩個運用場景。

場景一：比如說在先申請是A，在后做了一個產(chǎn)品B，B僅僅是在A的基礎(chǔ)上做了一些小的改動，如果沒有本國優(yōu)先權(quán)，在后單獨申請B，那A很可能會成為B的現(xiàn)有設(shè)計或者是抵觸申請，也就是在后申請B的新穎性是有問題的。有了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度，就可以把A和B以相似設(shè)計的方式進(jìn)行合案申請，同時要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，這時候就可以克服在后申請B的新穎性問題。

場景二：比如說先后分別申請的A和B二者屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，沒有本國優(yōu)先權(quán)制度的情況下，那會違反了專利法第九條，申請人只能選擇保留A和B中的一個權(quán)利。有了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度的情況下，就可以把A和B以相似設(shè)計的方式進(jìn)行合案申請，同時要求先申請的A和先申請的B的優(yōu)先權(quán)，這時候就可以克服二者重復(fù)授權(quán)的問題。

在2024年1月19日國家知識產(chǎn)權(quán)局的官網(wǎng)的政策圖解板塊和微信公眾號同日發(fā)布了內(nèi)容《圖說外觀設(shè)計|一圖概覽外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度》。

《圖說外觀設(shè)計|一圖概覽外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度》在本國優(yōu)先權(quán)運用部分，以圖片案例的形式展示了對應(yīng)于前述場景一和場景二的運用場景，如下所示：

（*圖片來源于國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站）

其中，案例一本質(zhì)上與前述的場景一相契合，案例二本質(zhì)上與前述的場景二相契合。

對于前述的兩種運用場景案例，筆者認(rèn)為其存在潛在的法律風(fēng)險。筆者認(rèn)為：在后的合案申請即便在審查階段得以授權(quán)，在無效確權(quán)階段，其中的部分設(shè)計依然可能會因為不符合專利法第二十三條第一款為而被宣告無效。具體的分析闡述見后文。

二、合案申請的外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)問題

根據(jù)新《專利法》第三十一條第二款的規(guī)定，一件外觀設(shè)計專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項外觀設(shè)計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢??！秾＠麑彶橹改稀罚?023）第一部分第三章第9節(jié)將A31.2中提及的兩項以上的相似外觀設(shè)計和成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利申請簡稱合案申請。

1、合案申請中的兩項以上的外觀設(shè)計的關(guān)系與地位

對于合案申請的外觀設(shè)計而言，其必然包括兩項以上的外觀設(shè)計，對于同一合案申請中的兩項以上的外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)如何去界定，將成為一個現(xiàn)實的問題。由于優(yōu)先權(quán)成立與否以及優(yōu)先權(quán)日的確定對于專利在審查階段、無效階段和維權(quán)階段的主張均具有根本性的影響，在明確合案申請中兩項以上的外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)問題之前，我們先了解一下當(dāng)下在審查階段、無效階段和維權(quán)階段中對于同一合案申請中的兩項以上的外觀設(shè)計的關(guān)系與地位的規(guī)定。

對于合案申請的外觀設(shè)計在審查階段的相關(guān)規(guī)定可以參考《專利審查指南》（2023）第一部分第三章第9.3節(jié)的內(nèi)容：合案申請的外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)分別具備授權(quán)條件。需要注意的是，無論是涉及同一產(chǎn)品的兩項以上的相似外觀設(shè)計，還是成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利申請，其中的每一項外觀設(shè)計或者每件產(chǎn)品的外觀設(shè)計除了應(yīng)當(dāng)滿足上述合案申請的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)分別具備其他授權(quán)條件；如果其中的一項外觀設(shè)計或者一件產(chǎn)品的外觀設(shè)計不具備授權(quán)條件，則應(yīng)當(dāng)刪除該項外觀設(shè)計或者該件產(chǎn)品的外觀設(shè)計，否則該專利申請不能被授予專利權(quán)。

對于合案申請的外觀設(shè)計在無效階段的相關(guān)規(guī)定可以參考《專利審查指南》（2023）第四部分第三章第5節(jié)的內(nèi)容：對于包含有若干個具有獨立使用價值的產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，如果請求人針對其中一部分產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利的無效宣告理由成立，針對其余產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應(yīng)當(dāng)宣告無效宣告理由成立的該部分產(chǎn)品外觀設(shè)計專利無效，并且維持其余產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利有效。例如，對于包含有同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計的一件外觀設(shè)計專利，如果請求人針對其中部分項外觀設(shè)計的無效宣告理由成立，針對其余外觀設(shè)計的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應(yīng)當(dāng)宣告無效宣告理由成立的該部分項外觀設(shè)計無效，并且維持其余外觀設(shè)計有效。

對于合案申請的外觀設(shè)計在維權(quán)階段的相關(guān)規(guī)定可以參考《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十五條：對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項外觀設(shè)計相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。以及北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第71條：相似外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍由各個獨立的外觀設(shè)計分別確定。基本設(shè)計與其他各項相似設(shè)計均可以作為確定各自外觀設(shè)計專利保護(hù)范圍的依據(jù)。

通過以上的相關(guān)規(guī)定可以看出，在審查階段刪除不符合授權(quán)條件部分外觀設(shè)計后，其余的符合授權(quán)條件的外觀設(shè)計可以獲得授權(quán)，在無效階段可以僅針對部分外觀設(shè)計提出無效，在維權(quán)階段只要被訴侵權(quán)產(chǎn)品與獨立設(shè)計中的任一項設(shè)計相同或者近似，即構(gòu)成侵權(quán)。說明同一合案申請中的兩項以上的外觀設(shè)計在審查階段、無效階段和維權(quán)階段中均是具有相當(dāng)?shù)莫毩⑿缘模我豁椩O(shè)計可以被單獨授權(quán)、單獨被提出無效或被無效以及單獨確定保護(hù)范圍主張侵權(quán)之訴。

基于此，考慮到優(yōu)先權(quán)問題同樣對于審查、無效及維權(quán)具有根本性的影響，以及合案申請的多項外觀設(shè)計之間的獨立性，同一合案申請中的兩項以上的外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)分別去確定每項外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)，包括優(yōu)先權(quán)是否存在、優(yōu)先權(quán)是否成立、優(yōu)先權(quán)日的確定等。其實這就涉及到到外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)存在部分優(yōu)先權(quán)及多項優(yōu)先權(quán)的情況，這一點在《專利審查指南》（2023）中同樣可以獲得支持，《專利審查指南》（2023）第四部分第五章第9.5節(jié)提到：根據(jù)專利法實施細(xì)則第三十五條第一款的規(guī)定，在一件外觀設(shè)計專利中，可以要求一項或者多項優(yōu)先權(quán)；要求多項優(yōu)先權(quán)的，該專利的優(yōu)先權(quán)期限從最早的優(yōu)先權(quán)日起計算。對于包含有若干項具有獨立使用價值的產(chǎn)品的外觀設(shè)計，如果其中一項或者多項產(chǎn)品外觀設(shè)計與相應(yīng)的一個或者多個首次申請中表示的外觀設(shè)計的主題相同，則該外觀設(shè)計專利可以享有一項或者多項優(yōu)先權(quán)。上述規(guī)定明確了外觀設(shè)計可以享有部分優(yōu)先權(quán)和多項優(yōu)先權(quán)。

2、外觀設(shè)計的部分優(yōu)先權(quán)

以下圖的案例一為例，在先申請記為A1,A1的申請日為a1；在后申請記為A2,A2的申請日為a2（a2間隔a1在六個月內(nèi)），A2包括設(shè)計1和設(shè)計2，A2的設(shè)計1與A1的外觀設(shè)計完全相同，A2的設(shè)計2在A1的電動車的基礎(chǔ)上增加了腳蹬結(jié)構(gòu)，A2在提交申請時要求了A1的本國優(yōu)先權(quán)。

由于A2的設(shè)計1與A1的外觀設(shè)計完全相同，A2的設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)成立，A2的設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日為a1；由于A2的設(shè)計2的腳蹬結(jié)構(gòu)在A1中不存在，A2的設(shè)計2的優(yōu)先權(quán)不成立，A2的設(shè)計2不具有優(yōu)先權(quán)日，僅具有申請日a2。該案例一為外觀設(shè)計的部分優(yōu)先權(quán)的情況。

3、外觀設(shè)計的多項優(yōu)先權(quán)

以下圖的案例二為例，在先申請1記為B1,B1的申請日為b1；在先申請2記為B2,B2的申請日為b2(b2晚于b1),B2在B1的電動車的基礎(chǔ)上增加了腳蹬結(jié)構(gòu)；在后申請記為B3,B3的申請日為b3(b3晚于b2且間隔b1在六個月內(nèi))，B3包括設(shè)計1和設(shè)計2，B3的設(shè)計1與B1的外觀設(shè)計完全相同，B3的設(shè)計2與B2的外觀設(shè)計完全相同，B3在提交申請時同時要求了B1和B2的本國優(yōu)先權(quán)。

由于B3的設(shè)計1與B1的外觀設(shè)計完全相同，B3的設(shè)計1主張要求B1的優(yōu)先權(quán)成立，B3的設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日為b1；由于B3的設(shè)計2與B2的外觀設(shè)計完全相同，B3的設(shè)計2主張要求B2的優(yōu)先權(quán)成立，由于B3的設(shè)計2的腳蹬結(jié)構(gòu)在B1中不存在，B3的設(shè)計2主張B1的優(yōu)先權(quán)將無法成立，B3的設(shè)計2的優(yōu)先權(quán)日為b2。該案例二為外觀設(shè)計多項優(yōu)先權(quán)的情況。

三、基于本國優(yōu)先權(quán)的外觀設(shè)計合案申請的的潛在法律風(fēng)險

1、抵觸申請的相關(guān)規(guī)定

根據(jù)新《專利法》第二十三條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。盡管該條款中并沒有明確將“新穎性”作為外觀設(shè)計的術(shù)語，但在實務(wù)中，通常認(rèn)為該條款為外觀設(shè)計的新穎性條款。

如果任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中，則在先提出的外觀設(shè)計專利申請構(gòu)成涉案專利申請的抵觸申請，導(dǎo)致涉案專利申請不符合A23.1而不能被授予專利權(quán)。

可以看出，在A23.1中對潛在的抵觸申請有“申請在前”和“公告在后”的要求，我們就需要了解，在判斷孰先孰后的時候，是用哪個事件的時間與哪個事件的時間進(jìn)行對比。根據(jù)新《實施細(xì)則》第十二條的規(guī)定：除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。因此新《專利法》第二十三條第一款中的“申請日”是指“優(yōu)先權(quán)日”。因此在A23.1中分析潛在抵觸申請的時間性條件時，“申請在前”應(yīng)當(dāng)理解為潛在抵觸申請外觀設(shè)計的申請日（有優(yōu)先權(quán)的為優(yōu)先權(quán)日）在本外觀設(shè)計的申請日（有優(yōu)先權(quán)的為優(yōu)先權(quán)日）之前，“公告在后”應(yīng)當(dāng)理解為潛在抵觸申請外觀設(shè)計的授權(quán)公告日在本外觀設(shè)計的申請日（有優(yōu)先權(quán)的為優(yōu)先權(quán)日）之后。

2、部分優(yōu)先權(quán)的外觀設(shè)計合案申請中的潛在抵觸申請

以前文的案例一為例，在后申請A2設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日為a1，申請日a2，在后申請A2的設(shè)計2不具有優(yōu)先權(quán)日，僅具有申請日a2。假設(shè)在后申請A2經(jīng)審查后順利授權(quán)，授權(quán)公告日為a3。

案例一中各事件的時間軸線如下圖所示。

在案例一中，在后申請A2設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日a1在在后申請A2設(shè)計2（無優(yōu)先權(quán)）的申請日a2之前，在后申請A2設(shè)計1的授權(quán)公告日a3在在后申請A2設(shè)計2的申請日a2之后，因此在后申請A2的設(shè)計1相對于設(shè)計2而言屬于申請在先公告在后的外觀設(shè)計，在后申請A2的設(shè)計1是設(shè)計2的潛在抵觸申請。

當(dāng)在后申請A2經(jīng)審查順利授權(quán)后，如果以A2的設(shè)計1為對比設(shè)計（抵觸申請證據(jù)），以不符合A23.1為理由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審與無效審理部請求宣告A2的設(shè)計2無效，A2的設(shè)計2存在被宣告無效的可能性。筆者認(rèn)為，具體在本案例中，設(shè)計2相對于設(shè)計1之間僅有局部細(xì)微區(qū)別，二者屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，A2的設(shè)計2被宣告無效的可能性很大。

3、多項優(yōu)先權(quán)的外觀設(shè)計合案申請中的潛在抵觸申請

以前文的案例二為例，在后申請B3設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日為b1，在后申請B3設(shè)計2的優(yōu)先權(quán)日為b2，在后申請B3的申請日為b3。假設(shè)在后申請B3經(jīng)審查后順利授權(quán)，授權(quán)公告日為b4。

案例二中各事件的時間軸線如下圖所示。

在案例二中，在后申請B3設(shè)計1的優(yōu)先權(quán)日b1在在后申請B3設(shè)計2的優(yōu)先權(quán)日b2之前，在后申請B3設(shè)計1的授權(quán)公告日b4在在后申請B3設(shè)計2的優(yōu)先權(quán)日b2之后，因此在后申請B3的設(shè)計1相對于設(shè)計2而言屬于申請在先公告在后的外觀設(shè)計，在后申請B3的設(shè)計1是設(shè)計2的潛在抵觸申請。

當(dāng)在后申請B3經(jīng)審查順利授權(quán)后，如果以B3的設(shè)計1為對比設(shè)計（抵觸申請證據(jù)），以不符合A23.1為理由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審與無效審理部請求宣告B3的設(shè)計2無效，B3的設(shè)計2存在被宣告無效的可能性。筆者認(rèn)為，具體在本案例中，設(shè)計2相對于設(shè)計1之間僅有局部細(xì)微區(qū)別，二者屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，B3的設(shè)計2被宣告無效的可能性很大。

四、后記

本文就國知局推薦的外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)兩種運用場景中可能會存在的法律風(fēng)險做了討論。自2021年6月1日開始，新《專利法》正式生效引入外觀設(shè)計的本國優(yōu)先權(quán)制度后，在起初的施行階段必然會帶來各種問題，如何認(rèn)定采用本國優(yōu)先權(quán)制度的合案申請中的潛在抵觸申請，值得進(jìn)一步觀察。

很多申請人在國內(nèi)外觀設(shè)計提交申請后，還會根據(jù)市場的反應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)微的改動或推出多款相似的系列設(shè)計，如果按照前述案例一和案例二的引導(dǎo)進(jìn)行在后的合案申請，基于本文的觀點，該操作將會冒著在未來自己的合案申請中的一項外觀設(shè)計因同一合案申請中的另一項外觀設(shè)計而被無效的風(fēng)險。本文特意將該觀點單獨寫一篇，也是基于前述案例一與案例二一旦推廣開來，在申請人中將不乏擁躉，故著重強(qiáng)調(diào)對這種操作方式中潛在抵觸申請進(jìn)行討論的重要性，尤其是在新規(guī)則初露鋒芒之時，我們更應(yīng)本著“一切都值得懷疑”的精神，方方面面地去質(zhì)疑和探討相關(guān)主張，不放過任何可能影響申請人利益的因素。

注釋：

[1]（講座回放地址為https://cnipa.chinakenet.com/#/lesson/detail/index?id=cd3c0d30f58bc4dfb3ceb07f9ed02006）。

（原標(biāo)題：專利局所倡導(dǎo)之外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)部分運用場景的潛在法律風(fēng)險分析）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：韓來兵 北京華夏泰和知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利局所倡導(dǎo)之外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)部分運用場景的潛在法律風(fēng)險分析（點擊標(biāo)題查看原文）

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