從商標(biāo)無(wú)效宣告案探析破解商標(biāo)歷史共存的確權(quán)路徑

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“在跨類排除商標(biāo)注冊(cè)障礙的疑難確權(quán)案件中，因未能消除先前存在的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)導(dǎo)致在后申請(qǐng)人長(zhǎng)期面臨在該類別無(wú)法獲得授權(quán)的法律困境?！?br/>

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作者：謝有林

摘要

注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突屬于無(wú)效宣告的相對(duì)事由，對(duì)于長(zhǎng)期共存且注冊(cè)超過(guò)五年的注冊(cè)商標(biāo)，可以產(chǎn)生商譽(yù)的延續(xù)，從而打破注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利的獨(dú)立性，對(duì)于如何根除基于特定歷史淵源導(dǎo)致共存的商標(biāo)權(quán)利沖突屬于商標(biāo)行政訴訟的疑難問(wèn)題。本案中，周某早在2004年以及后續(xù)時(shí)間先后注冊(cè)了“鼎湖山泉及圖”系列爭(zhēng)議商標(biāo)，導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十九年，原告在解決歷史疑難商標(biāo)權(quán)利沖突時(shí)，充分運(yùn)用商標(biāo)確權(quán)程序并結(jié)合著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)以及在先字號(hào)權(quán)等權(quán)利客體，從源頭上根除了爭(zhēng)議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，成功地在凈水器等商品上爭(zhēng)取回“鼎湖山泉”商標(biāo)，對(duì)于解決疑難歷史共存的商標(biāo)權(quán)屬紛爭(zhēng)具有積極的參考意義。

PART 01
“鼎湖山泉”字號(hào)及商標(biāo)概況

廣東鼎湖山泉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎湖山泉公司”）原名稱為“肇慶市鼎湖飄雪飲用水有限公司”，成立于2000年9月6日，經(jīng)過(guò)二十幾年的匠心經(jīng)營(yíng)，“鼎湖山泉”字號(hào)及系列商標(biāo)是廣東商標(biāo)重點(diǎn)商標(biāo)，陸續(xù)獲得“廣東省守合同重信用企業(yè)2003-2017 年連續(xù)15年”、“廣東省放心水生產(chǎn)示范基地”、“院士專家工作站認(rèn)證證書”、“廣東省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)合作伙伴”等眾多榮譽(yù)，是眾多國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位，市場(chǎng)占有率連續(xù)7年穩(wěn)居廣東省第一位，"鼎湖山泉"品牌被評(píng)價(jià)為廣東高價(jià)值商標(biāo)，品牌評(píng)價(jià)值為 30146.33萬(wàn)元。因此，“鼎湖山泉”系列商標(biāo)及字號(hào)在飲用水領(lǐng)域具有極高的市場(chǎng)份額和品牌影響力。

PART 02
案情簡(jiǎn)介

（一）無(wú)效宣告階段的案情概要

鼎湖山泉公司早在2004年即申請(qǐng)注冊(cè)了多件“鼎湖山泉”商標(biāo)，如第1454761號(hào)“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)、第3269108號(hào)“鼎湖山泉”商標(biāo)等。而周某自2004年12月以來(lái)，持續(xù)搶注一系列的“鼎湖山泉”商標(biāo)、“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，如第4399628號(hào)“鼎湖山泉”、第36094923號(hào)、第32265621號(hào)商標(biāo)、第23284946號(hào)、第29602969號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，這些商標(biāo)與鼎湖山泉公司在先注冊(cè)商標(biāo)完全一致，嚴(yán)重?fù)p害了鼎湖山泉公司的在先商標(biāo)注冊(cè)權(quán)。

為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，鼎湖山泉公司早在2007年就針對(duì)第4399628號(hào)“鼎湖山泉”以及延續(xù)注冊(cè)的商標(biāo)陸續(xù)提出異議、無(wú)效宣告及撤銷程序，均未能根除周某搶注的系列商標(biāo)。后來(lái)鼎湖山泉公司于2017年針對(duì)第4399628號(hào)“鼎湖山泉”提出撤銷最終在撤銷復(fù)審階段成功無(wú)效掉，2020年11月23日又對(duì)周某名下的第23284946、36094923號(hào)“鼎湖山泉及圖”（以下稱“爭(zhēng)議商標(biāo)”）商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主要理由為：

第一，鼎湖山泉公司及其字號(hào)“鼎湖山泉”在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度，是廣東省著名商標(biāo)，引證商標(biāo)為鼎湖山泉公司及其法定代表人獨(dú)創(chuàng)，經(jīng)過(guò)鼎湖山泉公司的在先長(zhǎng)期使用及宣傳推廣，至爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，引證商標(biāo)已經(jīng)具有較高的知名度和影響力。

第二，爭(zhēng)議商標(biāo)與鼎湖山泉公司第1490715號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)、第1454761號(hào)“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)、第3269108號(hào)“鼎湖山泉”商標(biāo)等引證商標(biāo)一、二、三、四、五、六、七、八構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。

第三，鼎湖山泉公司至早在1995年5月10日創(chuàng)作的山水結(jié)合的圖形，經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)表現(xiàn)形式獨(dú)特，具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成美術(shù)作品，且根據(jù)舉證，該作品在2004年3月之前已經(jīng)具有一定的知名度，爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人同處廣東省，具有接觸的可能性，進(jìn)而認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)行為侵犯了鼎湖山泉的在先著作權(quán)。

第四，爭(zhēng)議商標(biāo)文字部分與鼎湖山泉公司在先知名字號(hào)“鼎湖山泉”完全相同，侵害了鼎湖山泉公司的在先字號(hào)權(quán)。被告明知“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及圖”是鼎湖山泉公司在先有較高知名度商標(biāo)，仍不斷搶注多件與鼎湖山泉公司“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)構(gòu)成相同/近似的商標(biāo)，具有明顯惡意性，屬于以不正當(dāng)手段搶注他人知名商標(biāo)的行為，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)有違誠(chéng)實(shí)信用原則。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審理認(rèn)為：認(rèn)定第23284946號(hào)“鼎湖山泉DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)侵犯鼎湖山泉公司在先著作權(quán)并予以宣告無(wú)效。

認(rèn)定第36094923號(hào)“鼎湖山泉”爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的“電熱水壺、飲用水過(guò)濾器”商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的“水（飲料）、礦泉水（飲料）、礦泉水”等構(gòu)成類似商標(biāo)，但其余商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品不屬于類似商品。故裁定：爭(zhēng)議商標(biāo)在“電熱水壺、飲用水過(guò)濾器”商品上予以無(wú)效宣告，在其余商品上予以維持。

（二）行政訴訟一審、二審的案情概要

鼎湖山泉公司不服國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定，訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院【案號(hào)：（2022）京73行初8120號(hào)】。本案提起行政訴訟的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：

訴爭(zhēng)商標(biāo)在“電炊具、消毒設(shè)備、水凈化設(shè)備和機(jī)器、龍頭”商品上與引證商標(biāo)是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十條規(guī)定的使用在類似商品上的近似商標(biāo)，以及訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)是否違反《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，本案中，第三人周某連續(xù)多年持續(xù)申請(qǐng)注冊(cè)了多件“鼎湖山泉”文字商標(biāo)及“鼎湖山泉”及圖商標(biāo)，尤其是在多件其參與的案件中已經(jīng)有行政裁定或法院判決對(duì)于其“鼎湖山泉”文字商標(biāo)或“鼎湖山泉”及圖商標(biāo)在部分商品上的注冊(cè)予以宣告無(wú)效的情況下其仍然在該部分商品上持續(xù)申請(qǐng)注冊(cè)上述商標(biāo)，其行為顯屬不當(dāng)，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序和公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，已構(gòu)成違反《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的情形。鼎湖山泉公司與周某均不服，均提前上訴。二審法院駁回上訴，維持原判【(2023)京行終9306號(hào)行政判決書】。

PART 03

案件難點(diǎn)

              
本案的難點(diǎn)在于周某在第11類上申請(qǐng)注冊(cè)的爭(zhēng)議商標(biāo)部分早于原告的引證商標(biāo)，并且原告的引證商標(biāo)核定使用的類別為第32類，屬于跨類排除注冊(cè)障礙的商標(biāo)授權(quán)和確權(quán)交叉的疑難法律問(wèn)題，囿于原告尚未認(rèn)定為馳名商標(biāo)，因此如果不能及時(shí)排除周某在第11類的“凈水器”等商品商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，由于兩者商品的功能存在高度的替代性，將會(huì)嚴(yán)重影響原告主營(yíng)的桶裝水的品牌戰(zhàn)略和市場(chǎng)份額，據(jù)此原告采取了如下的應(yīng)對(duì)策略：

第一，本案中，周某早在2004年12月6日即在第11類注冊(cè)了第4399628號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)。訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著部分同為“鼎湖山泉”，首先要阻斷后續(xù)注冊(cè)的爭(zhēng)議商標(biāo)基于在先商標(biāo)的長(zhǎng)期使用而適用商譽(yù)延續(xù)。

據(jù)此，鼎湖山泉公司巧妙地抓準(zhǔn)第4399628號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)被撤銷的良好時(shí)機(jī)，于2020年11月對(duì)周某名下的第23284946號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)以侵犯鼎湖山泉公司的在先著作權(quán)為由提起無(wú)效宣告，最終繞過(guò)商品類似認(rèn)定的難題，以《商標(biāo)法》第三十二條在先作品作為切入點(diǎn)成功無(wú)宣告無(wú)效。充分利用了商標(biāo)撤銷及著作權(quán)的權(quán)利客體，從源頭上根除了爭(zhēng)議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)。

第二，鼎湖山泉公司雖然在第36094923號(hào)商標(biāo)無(wú)效宣告階段援引《商標(biāo)法》第三十條主張注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用第11類部分的“電熱水壺、飲用水過(guò)濾器”與引證商標(biāo)第32類的“飲用水”等商品構(gòu)成類似，但國(guó)家知識(shí)產(chǎn)局基于注冊(cè)審查秩序的穩(wěn)定和衡平，不宜給予注冊(cè)商標(biāo)與馳名商標(biāo)等同高度的跨類保護(hù)，使得部分商品通過(guò)第三十條主張類似很難得到支持。

據(jù)此，鼎湖山泉公司通過(guò)收集周某歷年來(lái)與鼎湖山泉公司的行政及民事糾紛，包括先后注冊(cè)的鼎湖山泉均被無(wú)效宣告，將鼎湖山泉公司著作權(quán)搶注為注冊(cè)商標(biāo)等，佐證其在后注冊(cè)存在不正當(dāng)攀附原告品牌聲譽(yù)和惡意搶注的意圖，通過(guò)《商標(biāo)法》第四十四條第一款維權(quán)訴訟，最終成功在水凈化設(shè)備、凈水器等商品上排除鼎湖山泉商標(biāo)的注冊(cè)障礙。

PART 04

案件啟發(fā)

第一，本案中，周某早在2004年在第11類注冊(cè)了第4399628號(hào)“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十幾年，顯著部分同為“鼎湖山泉”，如果不能從源頭上消除周某前述的在先商標(biāo)，其先后注冊(cè)的一系列“鼎湖山泉”爭(zhēng)議商標(biāo)極有可能基于長(zhǎng)期的商譽(yù)延續(xù)產(chǎn)生平行共存的正當(dāng)性。本案在解決歷史疑難商標(biāo)沖突案件時(shí)，綜合運(yùn)用商標(biāo)撤銷解決基礎(chǔ)商標(biāo)，利用在先著作權(quán)及跨類商品類似，并收集其惡意混淆等不正當(dāng)注冊(cè)和使用的惡意，形成多元阻擊的“組合拳”，最終從源頭上根除了爭(zhēng)議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，成功地在凈水器等商品上爭(zhēng)取回共存十九年的“鼎湖山泉”商標(biāo)，該系列案對(duì)于基于特定歷史淵源導(dǎo)致共存的商標(biāo)權(quán)利障礙排除和應(yīng)對(duì)策略，具有典型的指導(dǎo)意義。

第二，近年來(lái)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局從打擊商標(biāo)惡意囤積到非正常申請(qǐng)的審查，均在遏止商標(biāo)惡意搶注和不以使用為目的的囤積行為。本案在鼎湖山泉公司通過(guò)《商標(biāo)法》第三十、三十二條等相對(duì)理由均無(wú)法得到救濟(jì)的前提下，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^(guò)《商標(biāo)法》第四十四條第一款進(jìn)行無(wú)效宣告路徑得到人民法法院的支持，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為“訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)不僅會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，更擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，損害了公共利益，已不再局限于對(duì)特定民事權(quán)益的侵犯，明顯有悖于誠(chéng)實(shí)信用原則”，因此，本案為打擊惡意囤積商標(biāo)、攀附他人商譽(yù)等違背誠(chéng)實(shí)信用的行為具有積極的社會(huì)導(dǎo)向性。  

第三，人民法院在本案中闡明了《商標(biāo)法》第四十四條第一款關(guān)于惡意注冊(cè)侵害私權(quán)導(dǎo)致公共利益損害的判定標(biāo)準(zhǔn)。即通過(guò)周某圍繞鼎湖山泉公司在先商標(biāo)及字號(hào)持續(xù)申請(qǐng)注冊(cè)多件“鼎湖山泉”系列商標(biāo)，且在已有在先裁定、判決對(duì)于其注冊(cè)的商標(biāo)予以無(wú)效宣告的情況下，仍持續(xù)申請(qǐng)注冊(cè)“鼎湖山泉”系列商標(biāo)。進(jìn)而認(rèn)定周某的行為已經(jīng)超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，具有明顯復(fù)制、抄襲、摹仿他人具有一定知名度商標(biāo)的故意，不正當(dāng)?shù)呐矢搅硕饺旧套u(yù)，主觀上具有明顯的惡意。也正是因?yàn)橹苣车膼阂庾?cè)不僅會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，更擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，損害了公共利益，有悖于誠(chéng)實(shí)信用的原則，對(duì)于《商標(biāo)法》第四十四條第一款的理解和適用具有較強(qiáng)參考意義。

PART 05

結(jié)語(yǔ)和建議

在跨類排除商標(biāo)注冊(cè)障礙的疑難確權(quán)案件中，因未能消除先前存在的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)導(dǎo)致在后申請(qǐng)人長(zhǎng)期面臨在該類別無(wú)法獲得授權(quán)的法律困境。通過(guò)本案的解讀還原了原告經(jīng)過(guò)專業(yè)的商標(biāo)維權(quán)策略和布局，最終成功排除了長(zhǎng)達(dá)十九年的注冊(cè)障礙，是“鼎湖山泉”品牌維權(quán)保護(hù)的重要戰(zhàn)略成果。

與此同時(shí)，本案也啟發(fā)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)提前做好品牌布局和注冊(cè)規(guī)劃，尤其是與主營(yíng)商品或服務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目，確保做到“市場(chǎng)未動(dòng)，注冊(cè)先行！”這不僅可以有效保護(hù)基于長(zhǎng)期使用沉淀的品牌聲譽(yù)和市場(chǎng)份額，還能避免在關(guān)聯(lián)行業(yè)被他人惡意搶注，從而陷入長(zhǎng)期而復(fù)雜的維權(quán)困境。通過(guò)主動(dòng)、全面的商標(biāo)注冊(cè)策略，商標(biāo)權(quán)人既可以確保核心品牌在多個(gè)類別和領(lǐng)域得到充分保護(hù)，降低潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，并為未來(lái)的商業(yè)拓展奠定堅(jiān)實(shí)法律基礎(chǔ)。

（原標(biāo)題：從商標(biāo)無(wú)效宣告案探析破解商標(biāo)歷史共存的確權(quán)路徑）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從商標(biāo)無(wú)效宣告案探析破解商標(biāo)歷史共存的確權(quán)路徑（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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