專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（九）——新穎性問題的答復(fù)（一）

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“本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對(duì)新穎性問題的答復(fù)中的幾個(gè)特殊問題（抵觸申請(qǐng)、單獨(dú)對(duì)比原則、慣用手段的直接置換）做了若干討論，并給出了一些示例案例作為參考?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在本系列的前面篇章中，已經(jīng)討論了形式問題的答復(fù)策略。從本文開始將開始討論新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)策略。此外，由于本系列的第（二）、（三）篇《證據(jù)“三性”的質(zhì)證》、《證據(jù)證明力的質(zhì)證》中已經(jīng)討論了質(zhì)證環(huán)節(jié)的應(yīng)對(duì)，并且在上兩篇中討論了權(quán)利要求解釋的原則和具體方法。因此從本篇開始，假設(shè)無效請(qǐng)求人所使用的證據(jù)已經(jīng)通過了“三性”和證明力的質(zhì)證，并且權(quán)利要求已經(jīng)有了確定性的解釋，在此基礎(chǔ)上再討論新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)策略。

一、概述

《專利法》第二十二條第二款規(guī)定：“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中?！?br/>
在本系列第（五）篇《答復(fù)策略的制定》中，曾經(jīng)提及，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明在所有最終成立的無效理由中，新穎性和創(chuàng)造性占到了90%以上。然而，如果將新穎性和創(chuàng)造性二者進(jìn)行對(duì)比，又會(huì)發(fā)現(xiàn)以創(chuàng)造性為無效理由的情況比新穎性高了10倍以上。因此，真正以新穎性理由被無效的專利其實(shí)并不很多。

雖然新穎性中會(huì)涉及一些復(fù)雜的理論問題，但是本系列僅致力于討論實(shí)踐環(huán)節(jié)中的操作。大多數(shù)時(shí)候，對(duì)專利權(quán)人來說，新穎性的答復(fù)相比于創(chuàng)造性的答復(fù)而言相對(duì)簡(jiǎn)單許多，基本就是在權(quán)利要求中找到未在對(duì)比文件中公開的技術(shù)特征，不需要考慮結(jié)合啟示等等復(fù)雜的問題。

鑒于此，本系列不會(huì)系統(tǒng)性地討論新穎性答復(fù)策略，而是僅針對(duì)以下幾個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)展開討論：抵觸申請(qǐng)、單獨(dú)對(duì)比原則、慣用手段的直接置換、化合物的新穎性推定規(guī)則、寬限期。由于篇幅限制，本文首先討論抵觸申請(qǐng)、單獨(dú)對(duì)比原則、慣用手段的直接置換三個(gè)重點(diǎn)問題，而化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期的問題留到下一次討論。

二、抵觸申請(qǐng)

1、什么是抵觸申請(qǐng)

《專利審查指南》第二部分第三章第2.2節(jié)定義了“抵觸申請(qǐng)”：“根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后 （含申請(qǐng)日）公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件損害該申請(qǐng)日提出的專利申請(qǐng)的新穎性。為描述簡(jiǎn)便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請(qǐng)，稱為抵觸申請(qǐng)?！?br/>

抵觸申請(qǐng)不是現(xiàn)有技術(shù)，但是卻能夠破壞新穎性，這是由我國(guó)專利的先申請(qǐng)制度決定的。目前的專利法第二十二條關(guān)于新穎性的定義是在專利法第三次修改之后確定下來的，采用的是絕對(duì)新穎性標(biāo)準(zhǔn)。

2、抵觸申請(qǐng)規(guī)定的變遷

應(yīng)注意的是，根據(jù)專利法第三次修改的過渡辦法，專利申請(qǐng)日在2009年10月1日以后（含）的專利才適用該絕對(duì)新穎性標(biāo)準(zhǔn)。而申請(qǐng)日在2009年10月1日之前的專利，適用的是2001年專利法第二十二條第二款中規(guī)定的相對(duì)新穎性標(biāo)準(zhǔn)，即：“新穎性，是指在申請(qǐng)日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國(guó)內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國(guó)內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件中?！本唧w來說，對(duì)于申請(qǐng)日在2009年10月1日之前的專利，能夠破壞其新穎性的證據(jù)，對(duì)于出版物公開發(fā)表以外的公開形式，僅限定為國(guó)內(nèi)；并且由申請(qǐng)人自己提出的“申請(qǐng)?jiān)谇肮_在后”的申請(qǐng)不算在能夠破壞新穎性的抵觸申請(qǐng)范圍內(nèi)。

因此如果專利權(quán)人所持專利的申請(qǐng)日在2009年10月1日之前，應(yīng)檢查一下無效請(qǐng)求人針對(duì)新穎性問題所使用的證據(jù)是否適格，國(guó)外的使用公開證據(jù)不能用于評(píng)價(jià)新穎性、相同申請(qǐng)人的在先申請(qǐng)?jiān)诤蠊_專利不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)也不能用于評(píng)價(jià)新穎性。

值得注意的是，對(duì)于2001年專利法的新穎性規(guī)定中的“他人”，是指該抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)日時(shí)候的申請(qǐng)人，不考慮后來的變更，這是沒有漏洞可鉆的。有一個(gè)有意思的案例：

【案例一——(2012)高行終字第674號(hào)】

無效行政程序中，無效請(qǐng)求人提交了一份專利申請(qǐng)證據(jù)作為抵觸申請(qǐng)，用于評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，專利權(quán)人隨后向該抵觸申請(qǐng)的專利權(quán)人購(gòu)買了該專利，并將專利權(quán)人變更為自身，然后主張?jiān)撟C據(jù)不是抵觸申請(qǐng)了。專利復(fù)審委員會(huì)、一審法院和二審法院均不支持該主張，其中二審認(rèn)為：“如果不將《專利法》第二十二條第二款規(guī)定中提出抵觸申請(qǐng)的‘他人’限定在其申請(qǐng)日，則可能造成法律有關(guān)抵觸申請(qǐng)的規(guī)定形同虛設(shè)，并導(dǎo)致大量的重復(fù)授權(quán)?！?br/>
此外，涉案專利的優(yōu)先權(quán)是否成立、作為對(duì)比文件的專利/專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)是否成立，都可能會(huì)影響抵觸申請(qǐng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)能否成立。在本系列第（九）篇《優(yōu)先權(quán)的核實(shí)》中曾經(jīng)具體講述了抵觸申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)核實(shí)的問題，在此不再贅述。

三、單獨(dú)對(duì)比原則

《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定：“判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合、或者與一份對(duì)比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對(duì)比。即，判斷發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的新穎性適用單獨(dú)對(duì)比的原則?！?br/>

由此可見，新穎性判斷與創(chuàng)造性判斷不同，新穎性判斷應(yīng)采用單獨(dú)對(duì)比原則?！皢为?dú)”指的是一項(xiàng)技術(shù)方案，而不是指一篇對(duì)比文件。一篇對(duì)比文件經(jīng)常記載多個(gè)技術(shù)方案，例如每個(gè)實(shí)施例記載一項(xiàng)技術(shù)方案。無論在實(shí)質(zhì)審查程序還是無效程序中，這些技術(shù)方案之間都是不能互相結(jié)合來評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性的。這個(gè)原則是清楚的，但是實(shí)踐中的情況往往十分復(fù)雜，經(jīng)常遇到一篇對(duì)比文件中記載的各個(gè)技術(shù)方案之間的劃分不是很清晰的情況，例如，不是所有專利申請(qǐng)都會(huì)明確地撰寫成“第一實(shí)施例如何如何”、“第二實(shí)施例如何如何”的格式，那么這種情況下，專利權(quán)人需要仔細(xì)分析對(duì)比文件中的技術(shù)內(nèi)容，判斷無效請(qǐng)求人所引用的各處記載是否同屬于一個(gè)技術(shù)方案。

【案例二——第562640號(hào)無效審查決定】

該案中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種夾層玻璃用中間膜，其中技術(shù)特征包括第1層、第2層、第3層膜的成分、厚度等等。對(duì)比文件同樣記載了一種夾層玻璃用中間膜，但是其中對(duì)于膜的記載散布于說明書各個(gè)段落中，例如，第[0016]段記載了膜的第一層和第二層，第[0027]段記載了第三層，各個(gè)層的厚度、成分等也是分散記載在各個(gè)不連續(xù)的段落中。專利權(quán)人認(rèn)為該對(duì)比文件未作為一個(gè)整體技術(shù)方案公開權(quán)利要求1，違反單獨(dú)對(duì)比原則。但是合議組認(rèn)為，雖然對(duì)比文件1沒有集中記載技術(shù)方案的技術(shù)手段，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)其整體解讀后可以直接、毫無疑義地確定這些段落彼此之間存在屬于同一技術(shù)方案的內(nèi)在邏輯關(guān)系，故將記載于證據(jù)不同部分、不同段落的符合上述條件的技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的技術(shù)方案作為新穎性判斷的比對(duì)對(duì)象，不違反單獨(dú)對(duì)比原則。

【案例三——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭《裁判要旨摘要（2021）》第3項(xiàng)：（2021）最高法知行終83號(hào)】

與案例二類似，該案中，無效決定引用對(duì)比文件說明書中散在的5個(gè)不同段落中的內(nèi)容評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，專利權(quán)人認(rèn)為該做法違反單獨(dú)對(duì)比原則。對(duì)此，一審和二審行政訴訟中，法院均維持了無效決定，其中，最高院指出：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)一份現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)作整體性解讀后可以直接地、毫無疑義地確定，記載于該文獻(xiàn)不同部分的技術(shù)內(nèi)容之間存在屬于同一技術(shù)方案的邏輯關(guān)系，將該不同部分的技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的技術(shù)方案作為新穎性判斷的比對(duì)對(duì)象，不違反單獨(dú)比對(duì)原則。

【案例四——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2021）摘要：（2021）最高法民申5727號(hào)】

該案雖然是一個(gè)民事案件，但是其中關(guān)于如何認(rèn)定不同內(nèi)容屬于一項(xiàng)技術(shù)方案的裁判也有借鑒意義。其中，最高院指出：現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)適用單獨(dú)對(duì)比原則，記載在同一對(duì)比文獻(xiàn)不同部分的內(nèi)容，如果其在文意上互為解釋，在技術(shù)上彼此關(guān)聯(lián)，相互支持，共同解決一個(gè)技術(shù)問題，則這些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體，共同構(gòu)成一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案。

由以上三個(gè)案例可知，對(duì)于記載在同一對(duì)比文件中不同部分的散在內(nèi)容，如果符合相同技術(shù)方案的邏輯，則可以認(rèn)定為構(gòu)成一項(xiàng)技術(shù)方案。反之可知，如果這些散在的內(nèi)容彼此不能互相關(guān)聯(lián)、支持，不屬于相同技術(shù)方案的邏輯，則不能認(rèn)為它們構(gòu)成一項(xiàng)技術(shù)方案。如果無效請(qǐng)求人此時(shí)引用這些散在內(nèi)容評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，則違反了單獨(dú)對(duì)比原則，專利權(quán)人在答復(fù)時(shí)一定要清晰地指出這一點(diǎn)。

在無效程序中遇到的大多數(shù)違反單獨(dú)對(duì)比原則的情況都是上述這種情況，即，無效請(qǐng)求人將同一篇對(duì)比文件中的不同技術(shù)方案中的內(nèi)容組合起來用于評(píng)價(jià)新穎性。但是偶爾，也會(huì)遇到另一種反向的情況，即無效請(qǐng)求人使用不同對(duì)比文件中的內(nèi)容，認(rèn)為他們描述的是同一項(xiàng)技術(shù)方案，以下的案例就是這種情況：

【案例五——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）摘要第15項(xiàng)：(2019)最高法知行終53號(hào)】

該案中，無效請(qǐng)求人提交了兩份不同的對(duì)比文件，認(rèn)為這兩份不同對(duì)比文件介紹了同一個(gè)產(chǎn)品，從而將這兩份不同對(duì)比文件中介紹該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的內(nèi)容組合起來，認(rèn)為是同一個(gè)技術(shù)方案，并將其用于評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性。無效決定支持了無效請(qǐng)求人的主張。然而最高院判決書中持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為：“在新穎性評(píng)價(jià)的語境下，即使是有證據(jù)顯示，兩篇對(duì)比文件各自記載的技術(shù)方案指向同一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)，也不能據(jù)此當(dāng)然將這兩篇對(duì)比文件結(jié)合起來評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新穎性。原因在于，每一篇對(duì)比文件所承載的技術(shù)方案都是獨(dú)立的，如果以兩篇對(duì)比文件各自記載的技術(shù)方案指向同一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)為由，將上述兩篇對(duì)比文件結(jié)合起來評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新穎性，實(shí)際上已經(jīng)變更了對(duì)比對(duì)象。該比對(duì)對(duì)象已經(jīng)不是任何一篇對(duì)比文件本身所記載的技術(shù)方案，而是被轉(zhuǎn)換為兩篇對(duì)比文件結(jié)合起來的另一項(xiàng)技術(shù)方案。這種做法一方面將會(huì)導(dǎo)致新穎性評(píng)價(jià)與創(chuàng)造性評(píng)價(jià)之間的界限模糊，另一方面也會(huì)致使新穎性評(píng)價(jià)中的比對(duì)對(duì)象發(fā)生錯(cuò)誤，即實(shí)際比對(duì)的對(duì)象是任何一篇對(duì)比文件中都未曾記載的、存在于評(píng)價(jià)者觀念中的現(xiàn)有技術(shù)，新穎性評(píng)價(jià)將喪失客觀性?！弊罱K撤銷了該無效決定。

以上案例中的焦點(diǎn)均是作為對(duì)比文件的一端，即該對(duì)比文件能否被認(rèn)為公開了一項(xiàng)技術(shù)方案。單獨(dú)對(duì)比原則的另一端是權(quán)利要求。經(jīng)常會(huì)見到一項(xiàng)權(quán)利要求記載了多項(xiàng)并列技術(shù)方案的情形。在單獨(dú)對(duì)比原則中，權(quán)利要求中的每一項(xiàng)技術(shù)方案應(yīng)該分別地與對(duì)比文件中的一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行單獨(dú)對(duì)比。這個(gè)原則在理論上是清晰的，但是實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)無法清楚正確劃分權(quán)利要求中的技術(shù)方案的情況，不僅請(qǐng)求人和專利權(quán)人各執(zhí)一詞，有時(shí)甚至合議組也會(huì)在這方面出現(xiàn)困難。這是因?yàn)闄?quán)利要求的撰寫常常不會(huì)明確地列出方案一、方案二……，有時(shí)甚至不會(huì)使用“或”、“或者”這樣的詞語，反之有時(shí)即使使用“或”、“或者”，實(shí)際上表達(dá)的也不是并列技術(shù)方案的含義，這時(shí)，需要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度去理解權(quán)利要求，才能正確劃分技術(shù)方案。例如，在（2020）最高法知行終87號(hào)案中，一審和二審法院在劃分權(quán)利要求中的技術(shù)方案方面，與無效程序中合議組的看法不同，無效程序中合議組認(rèn)為權(quán)利要求應(yīng)理解為一個(gè)技術(shù)方案而將其無效；但是法院認(rèn)為權(quán)利要求應(yīng)理解為兩個(gè)并列技術(shù)方案，并最終維持了其中一個(gè)技術(shù)方案的有效。劃分技術(shù)方案并不是新穎性問題所特有的，在判斷創(chuàng)造性、甚至各個(gè)形式條款時(shí)同樣面臨這樣的問題，因此我們不在本篇中過多闡述。作為專利權(quán)人，大多數(shù)時(shí)候，如果能夠說服合議組將權(quán)利要求詳細(xì)地劃分為多個(gè)并列技術(shù)方案，往往是更有利的，在對(duì)比文件不利于維持全部權(quán)利要求的情況下，還有希望保住一部分專利權(quán)。因此，專利權(quán)人不要忽視這方面的問題，建議仔細(xì)分析一下權(quán)利要求，看是否有希望將一些并列技術(shù)方案劃分出來并維持住。

總之，如前面所述，新穎性判斷應(yīng)采用單獨(dú)對(duì)比原則，“單獨(dú)”指的是一項(xiàng)技術(shù)方案，而不是指一篇對(duì)比文件，同時(shí)即使是一項(xiàng)技術(shù)方案，也不能靠拼湊兩篇對(duì)比文件來證明。既不能將一篇對(duì)比文件中的多個(gè)實(shí)施例或技術(shù)方案組合，也不能將多篇對(duì)比文件中指向同一產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行組合，這些都不符合“一項(xiàng)技術(shù)方案”的含義。

專利權(quán)人在答復(fù)時(shí)，如果經(jīng)過上述分析認(rèn)為無效請(qǐng)求在新穎性問題上有不符合單獨(dú)對(duì)比原則的情況，應(yīng)及時(shí)指出。

四、慣用手段的直接置換

1、“慣用手段的直接置換”的相關(guān)規(guī)定

大家通常知曉，對(duì)比文件中公開了涉案專利的下位概念時(shí)，能夠破壞涉案專利的新穎性，但是如果對(duì)比文件中僅公開了涉案專利上位概念時(shí)，則不能破壞涉案專利的新穎性，即，下位概念是有新穎性的。還有一種情況，就是對(duì)比文件中公開了涉案專利的“同位概念”，是否能夠破壞涉案專利的新穎性？這就涉及新穎性評(píng)價(jià)中的另一規(guī)則——“慣用手段的直接置換”。

什么是“慣用手段的直接置換”，它和創(chuàng)造性評(píng)價(jià)時(shí)的結(jié)合公知常識(shí)又有什么區(qū)別？

《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節(jié)規(guī)定：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。例如，對(duì)比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。”

也即，一般來說，一篇對(duì)比文件要破壞一項(xiàng)權(quán)利要求的新穎性，要求該對(duì)比文件公開了該項(xiàng)權(quán)利要求中的每一個(gè)特征。但凡事有例外，“慣用手段的直接置換”則是這個(gè)例外：即使對(duì)比文件公開的某個(gè)特征和權(quán)利要求中的相應(yīng)特征有所區(qū)別，如果這個(gè)特征能夠被所屬領(lǐng)域的慣用手段直接置換掉，也是可以破壞該權(quán)利要求的新穎性的。

2、“慣用手段的直接置換”的適用標(biāo)準(zhǔn)

“慣用手段的直接置換”一詞其實(shí)已經(jīng)精準(zhǔn)概括了這種新穎性評(píng)價(jià)方式的三方面要求：

第一方面，“慣用手段”，即，用于置換與權(quán)利要求有所區(qū)別的特征的技術(shù)手段必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的“慣用手段”。至于某技術(shù)手段是否為“慣用手段”，應(yīng)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)來判斷，可參考《專利審查指南》中有關(guān)“公知常識(shí)”的規(guī)定，“慣用手段”是“公知常識(shí)”的一種。如果不是慣用手段，即使能夠“直接置換”也不屬于新穎性問題，而需要在創(chuàng)造性方面進(jìn)行考量。例如，《專利審查指南》第二部分第四章第4.6.2節(jié)規(guī)定：“如果發(fā)明是相同功能的已知手段的等效替代，或者是為解決同一技術(shù)問題，用已知最新研制出的具有相同功能的材料替代公知產(chǎn)品中的相應(yīng)材料，或者是用某一公知材料替代公知產(chǎn)品中的某材料，而這種公知材料的類似應(yīng)用是已知的，且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。”可見，僅僅是已知手段，而不是慣用手段，即使能等效替代/直接置換，也屬于創(chuàng)造性而不是新穎性的考察范疇；

第二方面，“直接”，即，置換的方式應(yīng)是直接的，對(duì)象特征被置換后基本無需對(duì)其它特征或者對(duì)象特征與其它特征的關(guān)系進(jìn)行修改，即可適配工作。替換過程應(yīng)該無需所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員付出任何創(chuàng)造性勞動(dòng)，否則該置換不是“直接”的；

【案例六——(2019)京行終513號(hào)（最高人民法院發(fā)布的2020年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)五十件典型案件）】

該案中，涉案專利的權(quán)利要求4在無效程序中被認(rèn)定為不具備新穎性，并且行政訴訟的一審法院維持了該無效決定，但是二審階段，法院推翻了一審判決，認(rèn)為該權(quán)利要求具備新穎性，其中關(guān)鍵在于改判“慣用手段的直接置換”不成立。

具體來說，二審法院認(rèn)為：“新穎性的判斷過程中，要求慣用手段的替換為‘直接的’，即不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時(shí)要求將涉案申請(qǐng)或?qū)＠脤?duì)比文件中的不同技術(shù)手段替換后，不會(huì)影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合等關(guān)系。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時(shí)要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時(shí)雖然涉案申請(qǐng)或?qū)＠赡懿痪邆鋭?chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。本案中，如前所述，各方對(duì)于本專利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息。而本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，系通過數(shù)據(jù)信道傳送相應(yīng)的消息。同時(shí)，通過數(shù)據(jù)信道傳送消息與通過控制信道傳送消息，涉及不同解調(diào)制及解壓縮等，對(duì)其他與之匹配的技術(shù)特征提出了新的要求。故本案中，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，不宜認(rèn)定本專利權(quán)利要求4限定的附加技術(shù)特征屬于‘慣用手段的直接置換’”。

【案例七——第188663號(hào)復(fù)審決定】

該案涉及一種升降裝置的安全制動(dòng)器，其中權(quán)利要求1中記載了兩個(gè)傳感器，而對(duì)比文件1中的傳感器為三個(gè)。對(duì)于是否能夠認(rèn)為將“三個(gè)傳感器”替代為“兩個(gè)傳感器”屬于慣用技術(shù)手段的直接置換，復(fù)審決定認(rèn)為：兩個(gè)傳感器與三個(gè)傳感器的功能作用并非完全相同；而且如果將“三個(gè)傳感器”替換為“兩個(gè)傳感器”，信號(hào)輸入輸出以及元器件間的連接關(guān)系需要進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，控制器的判斷過程以及傳感器間的相互監(jiān)控、可信度校驗(yàn)、故障識(shí)別等過程中的數(shù)據(jù)處理過程必然會(huì)發(fā)生較大的改變，這已經(jīng)超出了所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的慣用技術(shù)手段的適應(yīng)性調(diào)整范疇，即，這種替換無法經(jīng)過適應(yīng)性的調(diào)整即實(shí)現(xiàn)“無縫對(duì)接”“即插即用”，需要對(duì)整個(gè)技術(shù)方案作出改變。因此，將對(duì)比文件1中的“三個(gè)傳感器”替換為“兩個(gè)傳感器”并不屬于慣用手段的直接置換。

相比于案例五，案例六中專利的技術(shù)方案更加簡(jiǎn)單易懂，從中我們更容易感受到慣用手段的直接置換時(shí)對(duì)于被置換部分與其它部分的適配的要求。案例六還給出了“無縫對(duì)接”“即插即用”的這樣一種標(biāo)準(zhǔn)。這顯然是一種較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，由此，對(duì)于行政審查程序中行政機(jī)構(gòu)對(duì)待“慣用手段的直接置換”的態(tài)度可見一斑。

第三方面，“置換”，即，涉案專利的技術(shù)方案中必須有置換基礎(chǔ)，存在可以被置換的對(duì)象特征，且相置換的技術(shù)手段在各自技術(shù)方案中的功能和作用應(yīng)相同。如果沒有置換的基礎(chǔ)，就變成了創(chuàng)造性問題中的“結(jié)合”，違反了新穎性單獨(dú)對(duì)比的原則。

【案例八——(2020)最高法知行終67號(hào)】

該案中，涉案專利技術(shù)方案要保護(hù)的水膜噴射機(jī)是“無壓進(jìn)水”，即將缸體放入水中，利用連通器原理通過水壓實(shí)現(xiàn)進(jìn)水。而對(duì)比文件1采用水泵增壓進(jìn)水的技術(shù)手段。二審法院認(rèn)為，是否采用水泵增壓會(huì)導(dǎo)致在進(jìn)水效率、電力節(jié)省等技術(shù)效果上的不同，從而導(dǎo)致兩者的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上存在區(qū)別，因此，不屬于慣用手段的直接置換。

在案例七中，是將對(duì)比文件1中的水泵改為沒有水泵，不屬于慣用手段的直接置換，設(shè)想一下如果反過來，對(duì)比文件1是無水泵的技術(shù)方案，涉案專利是加入水泵，其實(shí)結(jié)果也會(huì)是一樣，因?yàn)橐尤氲摹八谩睂⑷鄙僦脫Q的基礎(chǔ)。應(yīng)注意的是，這里所述的置換基礎(chǔ)也不應(yīng)被機(jī)械地理解為技術(shù)特征數(shù)量的一一對(duì)應(yīng)，而是要考慮功能作用和整體構(gòu)思上的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

綜上所述，新穎性無效理由中的“慣用手段的直接置換”的適用標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)是比較嚴(yán)格的。因此，在遇到無效請(qǐng)求人使用新穎性理由進(jìn)行無效，并且同時(shí)主張“慣用手段的直接置換”時(shí)，專利權(quán)人可以從以上幾個(gè)方面一一甄別，仔細(xì)判斷，只要有一個(gè)方面不滿足要求，就不能適用。在提交答復(fù)意見的時(shí)候指出不滿足的方面，可以幫助合議組更順利地審理。

五、結(jié)語

本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對(duì)新穎性問題的答復(fù)中的幾個(gè)特殊問題（抵觸申請(qǐng)、單獨(dú)對(duì)比原則、慣用手段的直接置換）做了若干討論，并給出了一些示例案例作為參考。在下一篇中，將繼續(xù)討論化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期的問題。

袁玥作者專欄

1、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改

2、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

3、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

4、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（四）——譯文異議

5、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（五）——答復(fù)策略的制定

6、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（一）

7、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（二）

8、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（三）

9、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（四）

10、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實(shí)

11、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（八）——權(quán)利要求的解釋問題（一）

12、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（八）——權(quán)利要求的解釋問題（二）

13、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝——從“主播跳槽”的多案裁判看《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》一般性條款的裁判規(guī)則演進(jìn)

14、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝（二）——《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》一般性條款下對(duì)“員工跳槽”的裁判規(guī)則

（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（十三）——新穎性問題的答復(fù)（上)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（九）——新穎性問題的答復(fù)（一）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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