淺談香港特區(qū)原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)及特點

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“為便于內(nèi)地申請人了解和熟悉原授專利制度下的審查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定，本文將基于香港特區(qū)《專利條例》(第514章)、《專利（一般）規(guī)則》(第514C章)及知識產(chǎn)權(quán)署制定的《專利審查指引》，淺談香港特區(qū)原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)及特點，藉此為有意申請原授標(biāo)準(zhǔn)專利的人士提供參考。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：香港特別行政區(qū)政府知識產(chǎn)權(quán)署專利注冊處

一、引言

香港特別行政區(qū)（“香港特區(qū)”）是中華人民共和國的一個享有高度自治權(quán)的地方行政區(qū)域。根據(jù)《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》第一百三十九及一百四十條，香港特區(qū)政府得自行制定適當(dāng)?shù)恼?，以法律保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)?；诖?，香港特區(qū)設(shè)有獨立的專利制度。就獲國家知識產(chǎn)權(quán)局批予專利的發(fā)明而言，其無法自動在香港特區(qū)獲得專利保護(hù)，而須通過“再注冊”制度申請轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利保護(hù)。然而，在“再注冊”制度下，香港特區(qū)政府知識產(chǎn)權(quán)署轄下的專利注冊處（“專利注冊處”）處長僅就轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利申請進(jìn)行形式審查（即是否已根據(jù)法定要求提交了相關(guān)資料和支持文件）。換句話說，提出轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利申請及專利的批予，須以在香港特區(qū)以外的指定專利當(dāng)局的申請及其所批予的專利為基礎(chǔ)。

為確保香港特區(qū)的專利制度能與時并進(jìn)，推動本地創(chuàng)科發(fā)展，香港特區(qū)政府于2019年12月19日推出了原授專利制度，作為“再注冊”制度以外的另一申請途徑。在原授專利制度下，申請人無須先在境外進(jìn)行專利注冊程序，便能夠直接在香港特區(qū)提出申請以獲取最長為期20年的專利保護(hù)。專利注冊處處長會就原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請進(jìn)行形式和實質(zhì)審查，若申請符合形式上的規(guī)定，且尋求保護(hù)的發(fā)明滿足可享專利性的要求，便可獲批予標(biāo)準(zhǔn)專利。

自原授專利制度推行以來，專利注冊處接獲來自內(nèi)地申請人提交的原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請呈持續(xù)上升態(tài)勢。同時，專利注冊處亦關(guān)注到來自內(nèi)地的有關(guān)原授專利制度的一般查詢亦日益增多?？梢?，原授專利制度在內(nèi)地吸引了越來越多的關(guān)注。為便于內(nèi)地申請人了解和熟悉原授專利制度下的審查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定，本文將基于香港特區(qū)《專利條例》(第514章)、《專利（一般）規(guī)則》(第514C章)及知識產(chǎn)權(quán)署制定的《專利審查指引》，淺談香港特區(qū)原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)及特點，藉此為有意申請原授標(biāo)準(zhǔn)專利的人士提供參考。

二、形式審查 

以下為香港特區(qū)就原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請在形式審查方面的一些獨特之處。

1、提交日期的設(shè)定

就設(shè)定一項原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的提交日期（等同于“申請日”）而言，香港特區(qū)所規(guī)定的條件相對寬松。在這方面，權(quán)利要求并非設(shè)定提交日期的必要文件，申請人可于形式審查階段（等同于“初步審查階段”）補交。再者，申請人可直接提述較早前提出的指明申請（該“指明申請”當(dāng)中包括巴黎公約國或世界貿(mào)易組織成員國、地區(qū)或地方提出的專利或其他保護(hù)的申請），即申請人不用提交說明書亦可取得一項原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的提交日期。

例如，如申請人在香港特區(qū)提交原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請時，就較早前提出的指明申請作出提述，則只需提供上述指明申請的信息（即提交日期、申請編號以及提交申請的國家或地區(qū)），并連同一項陳述，表示該原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請所尋求保護(hù)的發(fā)明的說明（等同于“說明書”）及有關(guān)繪圖（如有的話），已完整地記載于較早前提出的指明申請中，專利注冊處處長便會就該原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請設(shè)定提交日期。

2、優(yōu)先權(quán)的附加

根據(jù)《專利（一般）規(guī)則》第31C條，如果一項原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的提交日期是在過往的申請（等同于“在先申請”）的提交日期后的12個月內(nèi)，即使申請人在提交申請時未聲稱具有優(yōu)先權(quán)（等同于“未要求優(yōu)先權(quán)”），其仍可在聲稱的最早優(yōu)先權(quán)日期后的16個月內(nèi)，提交有關(guān)優(yōu)先權(quán)陳述書（等同于“優(yōu)先權(quán)聲明”）以請求附加優(yōu)先權(quán)。該制度為申請人就專利布局作出調(diào)整提供了極大的便利條件。

三、實質(zhì)審查

以下為香港特區(qū)就原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請在實質(zhì)審查方面的一些獨特之處。

1、新穎性

根據(jù)《專利審查指引》，對于新穎性的考量，香港特區(qū)審查實踐要求專利審查員除了要考慮現(xiàn)有技術(shù)在先披露外，亦要考慮現(xiàn)有技術(shù)所披露的資訊的“可實現(xiàn)性”?！翱蓪崿F(xiàn)性”的意思是所披露的資訊必須足夠，以使擅長有關(guān)技術(shù)的人（等同于“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”）能夠?qū)嵭性摪l(fā)明?？梢?，就現(xiàn)有技術(shù)是否能夠破壞一項發(fā)明的新穎性而言，香港特區(qū)審查實踐提出了相對高的要求。

以涉及化合物的一項專利申請舉例來說，根據(jù)《專利審查指引》，若現(xiàn)有技術(shù)所披露的是一種化學(xué)物質(zhì)的存在，但如擅長有關(guān)技術(shù)的人從所得資訊并不知道如何生產(chǎn)或取得該物質(zhì)，則該披露不屬能夠?qū)崿F(xiàn)的披露，也即所披露的資訊無法破壞該項專利申請中尋求保護(hù)的化合物的新穎性。

2、創(chuàng)造性

根據(jù)《專利審查指引》，香港特區(qū)審查實踐要求專利審查員采用Windsurfing/Pozzoli方法（四步法）評估某項發(fā)明是否明顯（等同于“顯而易見”）：

(a)(i)     識別理論上“擅長有關(guān)技術(shù)的人”；

(a)(ii)    識別該人所具備的相關(guān)公知常識；

(b)        識別涉案權(quán)利要求的創(chuàng)造性概念，或在此識別不能輕而易舉地作出的情況下詮釋該權(quán)利要求；

(c)        識別被援引為構(gòu)成“現(xiàn)有技術(shù)”一部分的事項與權(quán)利要求（或所詮釋的權(quán)利要求）中的創(chuàng)造性概念之間的差異（如有的話）；以及

(d)        在未獲悉所聲稱具有權(quán)利的發(fā)明的情況下，審視這些差異對擅長有關(guān)技術(shù)的人而言是否構(gòu)成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明。

四步法中的前三步是初步或準(zhǔn)備性步驟，力求使得專利審查員從擅長有關(guān)技術(shù)的人的角度來評估最后一步，也即發(fā)明是否明顯。四步法初始并非確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，而是要求識別擅長有關(guān)技術(shù)的人以及該人所具備的相關(guān)公知常識。第一步以明確界定相關(guān)技術(shù)的步驟作為創(chuàng)造性評估的起點，有利于專利審查員在一個合理的技術(shù)范圍內(nèi)選擇和評估現(xiàn)有技術(shù)以及公知常識，并適當(dāng)?shù)囊谩＞o隨其后的第二步（即識別涉案權(quán)利要求的創(chuàng)造性概念）則要求專利審查員站位發(fā)明構(gòu)思的整體考慮技術(shù)方案，從而識別發(fā)明的核心（或要點、本質(zhì)）。在識別創(chuàng)造性概念與現(xiàn)有技術(shù)之間的差異后（即第三步），在未獲悉所聲稱具有權(quán)利的發(fā)明的情況下，專利審查員須審視并考慮這些差異對擅長有關(guān)技術(shù)的人而言是否構(gòu)成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明（即第四步），從而最終得到某項發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

3、診斷方法

《專利條例》第9A(4)條規(guī)定，施行于人體或動物身體的診斷方法，不得視作能作工業(yè)應(yīng)用(等同于“實用性”)的發(fā)明，故不屬可享專利的發(fā)明。就“施行于人體或動物身體”的標(biāo)準(zhǔn)而言，《專利審查指引》進(jìn)一步指出，只要涉案方法（包括侵入性和非侵入性的方法）需要患者在場并涉及兩者的互動，即屬符合該項標(biāo)準(zhǔn)。可見，香港特區(qū)審查實踐就該事項較關(guān)注診斷方法實施時，患者本身是否需要參與該方法。如若患者無需親身參與該方法，則以離體樣品為對象的診斷方法，即便其以獲得同一主體疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，仍屬可享專利的發(fā)明。

以一種熒光定量PCR檢測腸道中過敏相關(guān)細(xì)菌的方法為例，該方法以從人體采集的離體樣品（糞便）為對象，通過定量檢測糞便樣本中的特定細(xì)菌判斷同一主體是否患有過敏性疾病。在香港特區(qū)審查實踐下，該方法由于無需患者親身參與，不被視為“施行于人體或動物身體”的診斷方法，屬于可享專利的發(fā)明。

4、醫(yī)療用途權(quán)利要求的撰寫格式及審查

根據(jù)《專利審查指引》，一項涉及物質(zhì)或合成物的醫(yī)療用途的發(fā)明，既可以制造方法類型的用途權(quán)利要求（即“瑞士型權(quán)利要求”），亦可以限定用途的產(chǎn)品權(quán)利要求（即歐洲專利局允許使用的“Product for use”的權(quán)利要求）申請專利。

瑞士型權(quán)利要求的撰寫格式為：

物質(zhì)X（或包含X的合成物）在制備治療疾病Y的藥物中的應(yīng)用

The use of substance X (or composition comprising X) in the manufacture of a medicament for the treatment of Y

限定用途的產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫格式為：

-第一醫(yī)療用途：

作藥物用的物質(zhì)X（或包含X的合成物）

Substance X （or composition comprising X） for use as a medicament；

或

在治療中應(yīng)用的物質(zhì)X（或包含X的合成物）

Substance X （or composition comprising X） for use in therapy；

-第二或進(jìn)一步醫(yī)療用途：

在醫(yī)治疾病Y中應(yīng)用的物質(zhì)X（或包含X的合成物）

Substance X （or composition comprising X） for use in the treatment of Y。

值得注意的是，限定用途的產(chǎn)品權(quán)利要求所保護(hù)的范圍與瑞士型用途權(quán)利要求所保護(hù)的范圍并不完全相同。且由于限定用途的產(chǎn)品權(quán)利要求可更加明確地界定所要保護(hù)的范圍，其范圍通常較瑞士型權(quán)利要求更廣。

此外，就對包含作醫(yī)療用途的物質(zhì)或合成物的發(fā)明進(jìn)行新穎性審查而言，《專利條例》第9B(5)條規(guī)定，如若一項發(fā)明包含已知物質(zhì)或合成物，以供在藉外科手術(shù)或治療以醫(yī)治人體或動物身體的一種方法，或施行于人體或動物身體的一種診斷方法中作特定用途（即醫(yī)療用途）, 且該特定用途不屬于現(xiàn)有技術(shù)，則即使該物質(zhì)或合成物，以及該物質(zhì)或合成物在以上方法中的任何其他用途，皆屬現(xiàn)有技術(shù)的一部分，亦不阻止將該項發(fā)明視作是新穎的?！秾＠麑彶橹敢愤M(jìn)一步指出，《專利條例》第9B(5)條下的“特定用途”可以涵蓋在醫(yī)治同一疾病時僅在劑量、施藥方案（例如減少劑量）或施藥途徑（例如肌肉而非靜脈注射）方面與現(xiàn)有技術(shù)不同的醫(yī)療用途?？梢姡谙愀厶貐^(qū)審查實踐下，當(dāng)一項發(fā)明涉及已知物質(zhì)的特定用途且該特定用途涉及新劑量、新施藥方案或新施藥途徑時，該發(fā)明可被視為具有新穎性。

5、權(quán)利要求必須清楚

《專利審查指引》指出，一項權(quán)利要求是否清楚的驗證準(zhǔn)則，是在于對擅長有關(guān)技術(shù)的人而言，該權(quán)利要求是否清楚。基于此，在香港特區(qū)的審查實踐下，專利審查員通常不會就“約”、“基本上”、“優(yōu)選”、“例如”等概括性或與“選擇性特征”相關(guān)的用語的使用提出反對，除非有關(guān)用語的使用導(dǎo)致權(quán)利要求的范圍含糊不清或不明確。此外，專利審查員亦不會就在后的多項從屬權(quán)利要求引用在前的多項從屬權(quán)利要求提出反對。

四、批予后的修訂

根據(jù)《專利條例》第46條，專利所有人（等同于“專利權(quán)人”）可向法院或?qū)＠蕴幪庨L提出對原授標(biāo)準(zhǔn)專利的說明、權(quán)利要求及繪圖進(jìn)行修訂。同時，所作的修訂不得擴(kuò)大在提交的申請中已披露的事項，亦不可擴(kuò)大該專利所賦予的保護(hù)范圍。然而，《專利條例》并未就修訂方式進(jìn)行限制，這就為專利所有人對其專利保護(hù)范圍的修訂提供了更大的自由度及靈活性。

五、匯總

為方便讀者，在此對上述內(nèi)容進(jìn)行列表匯總。

六、結(jié)語

憑借國家的堅定支持，以及香港特區(qū)多年來在 “一國兩制”下建立的堅實基礎(chǔ)和競爭優(yōu)勢，包括健全的法律制度和獨立的司法系統(tǒng)、穩(wěn)健的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、簡單低稅制、成熟的金融市場、高度發(fā)展的專業(yè)服務(wù)、高質(zhì)素的人力資源、自由開放和規(guī)范的營商環(huán)境、與內(nèi)地的緊密聯(lián)系等，香港特區(qū)政府一直致力建設(shè)香港特區(qū)為區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易中心，為知識產(chǎn)權(quán)提供強而有力的保護(hù)，作為鼓勵創(chuàng)新、科技發(fā)展和創(chuàng)意的基石。

原授專利制度為申請人提供方便、直接和快捷的途徑，以取得長達(dá)20年的專利保護(hù)。在該專利制度下，申請人可以直接于香港特區(qū)提交相關(guān)申請，不僅可以迅速取得最先提交日期，在適用的情況下亦有助減省獲取標(biāo)準(zhǔn)專利所需的成本和時間。原授專利制度不僅推動香港特區(qū)創(chuàng)科發(fā)展，申請人亦可依據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求，彈性選擇使用直接且便捷的原授專利途徑為其創(chuàng)科成果提交申請，以取得香港特區(qū)專利保護(hù)。

通過以上介紹，望能夠為有意在香港特區(qū)申請專利作為其多元化、國際化戰(zhàn)略選擇的申請人提供借鑒和幫助。

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（原標(biāo)題：淺談香港特區(qū)原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)及特點）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：香港特別行政區(qū)政府知識產(chǎn)權(quán)署專利注冊處

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談香港特區(qū)原授標(biāo)準(zhǔn)專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)及特點（點擊標(biāo)題查看原文）

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