專利侵權(quán)訴訟中被告反擊的“組合拳”

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“本文從專利侵權(quán)被告的視角，分析專利侵權(quán)訴訟中，被告一方發(fā)起反擊的幾種最常見的方式?！?br/>

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作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

商戰(zhàn)，就是沒有硝煙的戰(zhàn)爭。戰(zhàn)爭雙方各出奇謀，尋求商業(yè)上的地位和利益。在科技領(lǐng)域，專利權(quán)已經(jīng)成為了商戰(zhàn)中的“常規(guī)武器”。利用持有的合法有效的專利權(quán)，提起專利侵權(quán)訴訟，打擊競爭對(duì)手，尋求市場領(lǐng)先地位，已經(jīng)是科技企業(yè)的常規(guī)打法。在專利侵權(quán)訴訟中，原告一方往往蓄謀已久，一出手即是石破天驚。而被告一方在訴訟開始階段，往往處于被動(dòng)地位。本文從專利侵權(quán)被告的視角，分析專利侵權(quán)訴訟中，被告一方發(fā)起反擊的幾種最常見的方式。

PART 01
針對(duì)涉案專利提出專利無效宣告請(qǐng)求

《專利法》第四十五條規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求國務(wù)院專利行政部門宣告該專利權(quán)無效。《專利法》第四十七條第一款規(guī)定：宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（2020修正）》（法釋〔2020〕19號(hào)）第二條第一款規(guī)定：權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被國務(wù)院專利行政部門宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。

專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)即專利權(quán)人擁有的專利權(quán)，因此，如果專利權(quán)被宣告無效，意味著侵權(quán)訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)不復(fù)存在。實(shí)踐中，如果涉案專利被宣告全部無效，或者被宣告部分無效，無效的權(quán)利要求包括了在侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求，人民法院通常會(huì)依據(jù)上述司法解釋，裁定駁回原告的起訴。此類的案例非常多，例如“冰淇淋機(jī)加氣方法案”，原告主張的權(quán)利要求為權(quán)利要求1。在二審期間涉案專利被宣告部分無效，無效的權(quán)利要求包括權(quán)利要求1，該案二審程序中最高人民法院裁定駁回起訴[1]。無效宣告請(qǐng)求打擊侵權(quán)訴訟中原告的民事權(quán)利基礎(chǔ)，因此這種策略被形象的比喻為“釜底抽薪”。如果能夠成功無效對(duì)方的專利，不僅避免了自身的損失，也使對(duì)方喪失了一項(xiàng)專利權(quán)，達(dá)到理想的反擊效果。

“釜底抽薪”并不是提出無效宣告請(qǐng)求的全部意義所在。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號(hào)）第六條規(guī)定：專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。以上規(guī)定在理論上源于“禁止反悔原則”。在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)的保護(hù)范圍至關(guān)重要。通常在訴訟程序中，原告一方對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋過程中，往往盡可能大的主張保護(hù)范圍，以便更加確定、明確的囊括被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法。而在無效宣告行政程序中，為了確保專利權(quán)不被宣告無效，專利權(quán)人（原告一方）在解釋權(quán)利要求保護(hù)范圍的時(shí)候，往往需要進(jìn)行必要的讓步和限縮。這種限縮的解釋，對(duì)被告一方的不侵權(quán)抗辯，提供有力的支撐。

具體的，對(duì)于某一技術(shù)特征A而言，在侵權(quán)訴訟中，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法的某一特征與涉案專利存在區(qū)別，原告方必然主張其為等同特征，否則基于全面覆蓋原則，侵權(quán)就不成立了。而在無效宣告程序中，專利權(quán)人(侵權(quán)訴訟中的原告)往往需要主張技術(shù)特征A是區(qū)別技術(shù)特征，如果構(gòu)成等同，專利權(quán)就保不住了?？傊槍?duì)例如技術(shù)特征A，原告方無法“兩頭得利”。在最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告案例“藏藥獨(dú)一味軟膠囊再審案”中，最高人民法院認(rèn)為：優(yōu)他公司在涉案專利無效宣告程序中，強(qiáng)調(diào)“本發(fā)明所述獨(dú)一味提取物的四種制備方法為發(fā)明人進(jìn)行了大量的工藝篩選和驗(yàn)證試驗(yàn)后最終確定的工藝步驟，現(xiàn)有技術(shù)中并沒有公開，由此得到的本發(fā)明中所述的獨(dú)一味提取物與現(xiàn)有技術(shù)中的獨(dú)一味提取物并不等同。”因此，最高人民法院再審認(rèn)為，在無效宣告程序中主張的不等同的特征，在侵權(quán)訴訟中再主張等同不應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С?。最高人民法院撤銷了一、二審判決，駁回優(yōu)他公司的訴訟請(qǐng)求[2]。

基于無效宣告請(qǐng)求，侵權(quán)訴訟中的被告方還可以請(qǐng)求中止訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》（法釋〔2020〕19號(hào)）第五條規(guī)定：人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟——對(duì)于侵權(quán)訴訟中的被告一方來說，往往處于倉促應(yīng)戰(zhàn)的狀態(tài)。對(duì)于訴訟策略的制定，證據(jù)的組織，準(zhǔn)備時(shí)間往往不足。如果法院裁定中止訴訟，就可以把訴訟的節(jié)奏緩下來，為被告贏得更多的應(yīng)對(duì)時(shí)間，更加從容的應(yīng)對(duì)來自原告一方的挑戰(zhàn)。

PART 02
利用被告方專利權(quán)進(jìn)行對(duì)等反制

在一些著名的專利戰(zhàn)中，被告一方往往會(huì)采用對(duì)等反制的方式進(jìn)行反擊。在原告方向被告方提起訴訟后，被告方基于自身的專利權(quán)，向原告的產(chǎn)品同樣發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。尤其是科技領(lǐng)域，利用專利作為武器，發(fā)起進(jìn)攻，重新進(jìn)行行業(yè)定位，幾乎成為了一些行業(yè)的規(guī)律性發(fā)展方式。專利戰(zhàn)往往出現(xiàn)在同行業(yè)競爭對(duì)手之間，一些典型的情況例如崛起的行業(yè)黑馬向老牌巨頭發(fā)起挑戰(zhàn)；再例如傳統(tǒng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)潛在競爭者發(fā)起打擊。

廣受關(guān)注的華為公司與三星公司之間涉及到專利侵權(quán)糾紛的系列案件，就是典型的此類案件。華為公司與三星公司之間的上述系列案件始于2015年。2015年5月，華為公司首先在美國加州和深圳對(duì)三星公司發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟。隨后的6月27日，華為公司在泉州中院向三星公司提起訴訟，索賠金額8050萬元。僅僅25天后，三星公司迅速進(jìn)行反擊，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院向華為公司發(fā)起數(shù)件專利侵權(quán)訴訟，總索賠金額1.61億元。當(dāng)時(shí)，這則新聞廣受關(guān)注，尤其是三星公司數(shù)個(gè)案件的總標(biāo)的額1.61億元恰好是華為公司泉州案訴請(qǐng)的8050萬元的二倍，業(yè)界普遍認(rèn)為，這個(gè)金額上的巧合證明了三星公司的起訴是對(duì)華為公司起訴的反擊。

另一個(gè)典型的案例始于一次奇襲。2020年，OPPO與夏普正在進(jìn)行專利許可談判。在談判正常進(jìn)行期間，夏普對(duì)OPPO發(fā)起奇襲。而且奇襲的時(shí)間設(shè)計(jì)的非常巧妙，據(jù)說OPPO收到專利侵權(quán)訴訟的消息恰逢中國的傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)期間。利用這樣一個(gè)時(shí)機(jī)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，顯然是為了增加談判的籌碼，逼迫OPPO接受城下之盟。

而OPPO的應(yīng)對(duì)策略是教科書式的，在積極應(yīng)訴的同時(shí)，OPPO對(duì)夏普提起的專利侵權(quán)訴訟中的涉案專利提起無效宣告請(qǐng)求。在夏普的專利奇襲發(fā)起后的僅僅一個(gè)月左右，從2020年2月底開始，OPPO在日本東京和中國深圳針對(duì)夏普提起兩起侵權(quán)訴訟，對(duì)夏普進(jìn)行反擊。行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這場專利戰(zhàn)OPPO取得了最終勝利，有知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師評(píng)價(jià)：OPPO稱得上打贏了中國專利戰(zhàn)上的“斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)”[3]。

PART 03

對(duì)專利侵權(quán)訴訟原告的權(quán)利濫用、商業(yè)詆毀和惡意訴訟等行為提起訴訟

專利權(quán)作為一項(xiàng)民事權(quán)利，與大多數(shù)民事權(quán)利同樣存在合理使用的問題。具體的說，在行使專利權(quán)時(shí)，需要避免專利權(quán)濫用、商業(yè)詆毀和惡意提起訴訟。從專利侵權(quán)被告的角度，如果發(fā)現(xiàn)了原告方實(shí)施了上述行為，可以提起相應(yīng)的訴訟對(duì)原告進(jìn)行反擊。

在“監(jiān)控?cái)z像機(jī)案”中，專利侵權(quán)訴訟的原告張某某及凱某公司向法院起訴專利侵權(quán)訴訟的被告喬某公司侵害其享有的專利權(quán)，訴請(qǐng)賠償金額人民幣1000萬元，并向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。法院裁定凍結(jié)喬某公司銀行賬戶及支付寶賬戶內(nèi)的資金1000萬元或查封其相同價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。專利侵權(quán)訴訟的被告喬安公司不服，以張某某及凱某公司惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟以及申請(qǐng)?jiān)V中財(cái)產(chǎn)保全致其損害向法院提起訴訟。法院認(rèn)為：張某某濫用訴權(quán)向存在競爭關(guān)系的喬某公司惡意提起訴訟，并在提起訴訟的同時(shí)申請(qǐng)保全了1,000萬元。張某某應(yīng)當(dāng)對(duì)該保全行為負(fù)有審慎義務(wù)，即應(yīng)當(dāng)考慮申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全是否確有必要，金額是否明顯過高以及是否會(huì)給原告造成不必要的損失。綜合上述因素后，法院認(rèn)定張某某申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的行為具有過錯(cuò)，判決張某某賠償喬某公司經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)254,000元[4]。

需要注意的是，權(quán)利濫用、商業(yè)詆毀和惡意訴訟本身的構(gòu)成要件、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、案例中的裁判尺度都是非常專業(yè)的問題，在本文中不展開進(jìn)行討論。本文僅從專利侵權(quán)被告的角度，拋磚引玉的提出上述反擊手段。

PART 04
總結(jié)和展望

“人在家中坐，事從天上來”，這是很多專利侵權(quán)被告收到法院送達(dá)的起訴材料的第一感覺。事實(shí)上，專利侵權(quán)訴訟往往是商業(yè)競爭的延續(xù)。在專利制度比較成熟的國家和地區(qū)，作為一種商戰(zhàn)中常見的具體表現(xiàn)形式，專利戰(zhàn)非常常見。針對(duì)專利侵權(quán)訴訟的攻防策略、方式方法都非常成熟。被訴專利侵權(quán)肯定不是一件令人愉快的事，但是也沒有必要過分緊張，應(yīng)當(dāng)采取積極的攻防策略，綜合運(yùn)用各種武器爭取最終的勝利。

參考文獻(xiàn)：

[1] 最高人民法院，（2023）最高法知民終594 號(hào)民事裁定書。
[2] 最高人民法院，（2010）民提字第158號(hào)民事判決書。
[3] 百家號(hào):灣流經(jīng)濟(jì)評(píng)論,這家深圳的科技公司，贏了一場史詩級(jí)的專利戰(zhàn),
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722480880293605833&wfr=spider&for=pc。
[4] 上海市高級(jí)人民法院，（2019）滬民終139號(hào)民事判決書。

于春博作者專欄

1、《IP洞察》：于春博｜來自企業(yè)外部的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

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3、《IP洞察》：于春博｜植物新品種的親本保護(hù)條件和保護(hù)路徑——兼評(píng)最高人民法院典型案例

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（原標(biāo)題：專利侵權(quán)訴訟中被告反擊的“組合拳”）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利侵權(quán)訴訟中被告反擊的“組合拳”（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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