商標(biāo)侵權(quán)中的原告未使用不賠償抗辯

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“本文試從實務(wù)角度詮釋《商標(biāo)法》第六十四條第一款商標(biāo)侵權(quán)中的原告未使用不賠償抗辯適用?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權(quán)

《商標(biāo)法》第六十四條規(guī)定：注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。

通常情況下，侵害商標(biāo)權(quán)需承擔(dān)賠償責(zé)任，但商標(biāo)法第六十四條規(guī)定了侵權(quán)但不賠償?shù)膬煞N例外，一為注冊商標(biāo)專用權(quán)人未實際使用，另一種為侵權(quán)商品存在合法來源。

最高人民法院在《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中明確：“請求保護的注冊商標(biāo)未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責(zé)任時可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合 理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊商標(biāo)已構(gòu)成商標(biāo)法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的,可以不支持其損害賠償請求?！?br/>

根據(jù)上述意見可知，商標(biāo)法第六十四條第一款與注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用的撤銷及防止他人惡意注冊索賠相關(guān)，立法本意均在于鼓勵注冊商標(biāo)實際使用并杜絕惡意注冊。

本文試從實務(wù)角度詮釋《商標(biāo)法》第六十四條第一款商標(biāo)侵權(quán)中的原告未使用不賠償抗辯適用。

一、需由被告主動提起未原告使用不賠償抗辯

在(2015)粵高法民三終字第145號珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“格力公司”）訴廣東美的制冷設(shè)備有限公司（以下簡稱“美的公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，格力公司系第8059133號“五谷豐登”注冊商標(biāo)專用權(quán)人，美的公司在其生產(chǎn)的空調(diào)器上使用了與上述注冊商標(biāo)“五谷豐登”相同的商標(biāo)，格力公司因此訴至法院。

珠海格力電器股份有限公司第8059133號商標(biāo)

被訴侵權(quán)標(biāo)識

一審法院認(rèn)為美的公司將“五谷豐登”標(biāo)識張貼在其生產(chǎn)的19款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的室內(nèi)機面板上屬于商標(biāo)性使用，判決美的公司停止侵權(quán)并賠償格力公司380萬元。

美的公司不服，上訴強調(diào)格力公司未實際使用涉案商標(biāo)，起訴前相關(guān)公眾并未把本案商標(biāo)與其商品建立聯(lián)系，美的公司系善意使用，未對格力公司造成負(fù)面影響，不應(yīng)承擔(dān)賠償及消除影響責(zé)任。

二審法院認(rèn)為，格力公司并未提交證據(jù)證明在美的公司實施被訴侵權(quán)行為前已實際使用注冊商標(biāo)。該注冊商標(biāo)未起到區(qū)分商品來源功能。雖然美的公司侵害了格力公司注冊商標(biāo)專用權(quán)，但不會給格力公司造成實際損失，且美的公司無從借用涉案商標(biāo)尚未建立起來的商譽推銷自己的產(chǎn)品并因此獲利，故格力公司侵權(quán)損害賠償請求權(quán)不能成立，其請求以美的公司因侵權(quán)獲利為計算賠償損失依據(jù)，不應(yīng)得到支持。

需注意的是，商標(biāo)法第六十四條的原告未使用不侵權(quán)抗辯，要求被告主動向法院主張，而非被動等待法院依據(jù)該條款判決侵權(quán)成立但不賠償。

二、商標(biāo)獨占授權(quán)許可時的特殊性

實務(wù)中，部分商標(biāo)權(quán)人將商標(biāo)獨占性許可給案外人，在這種情況下，商標(biāo)權(quán)人已無權(quán)使用注冊商標(biāo)，如無法證明損失，損害賠償亦將無法得到支持。因此這類案件在起訴時，建議以被授權(quán)人為原告。

在（2017）皖民終525號劉某訴案涉四家公司侵害商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案中，二審法院認(rèn)為劉某已將案涉商標(biāo)獨占許可給案外人御美天品公司使用，在此期間劉某無權(quán)使用該商標(biāo)，對涉案商標(biāo)不享有除收取許可使用費外的其他經(jīng)濟權(quán)利，劉某也未就案涉被控侵權(quán)行為給其造成了實際經(jīng)濟損失進(jìn)行舉證，故對其賠償損失請求不予支持，但合理開支酌情支持1.5萬元。

三、抗辯時的同步撤三與商標(biāo)注冊申請

如發(fā)現(xiàn)原告權(quán)利商標(biāo)實際未使用，除在民事訴訟中積極抗辯外，建議被告同步對原告商標(biāo)提出撤三程序，同時注冊自己的商標(biāo)，徹底消除法律障礙。

燕京智匯(北京)國際旅行社有限公司第6477049號商標(biāo)

在（2022）京民再72號燕京智匯(北京)國際旅行社有限公司（以下簡稱“燕京智匯公司”）訴北京燕京國際旅行社有限公司（以下簡稱“北京燕京公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，被告北京燕京公司除積極抗辯外，對原告燕京智匯公司權(quán)利商標(biāo)提出撤銷申請，并在復(fù)審中獲得支持，從源頭上解決了問題。

商標(biāo)的生命在于使用，商標(biāo)權(quán)作為一項重要知識產(chǎn)權(quán)，不僅是商品或服務(wù)的指向標(biāo)志，更承載了企業(yè)商譽、品質(zhì)保證，而這只有通過使用才能實現(xiàn)。商標(biāo)權(quán)利人在取得注冊商標(biāo)后，法律不支持躺在權(quán)利上的人，對注冊商標(biāo)“注而不用”，或僅將商標(biāo)作為維權(quán)牟利工具，此類行為將難以得到支持。

陳少蘭作者專欄

1、如何應(yīng)對商標(biāo)搶注及惡意訴訟

2、“知名作品的角色名稱權(quán)”的構(gòu)成要件

3、商標(biāo)許諾銷售侵權(quán)的舉證責(zé)任分配

4、商標(biāo)侵權(quán)中的合法來源抗辯三要素

劉璐瑤

1、商標(biāo)許諾銷售侵權(quán)的舉證責(zé)任分配

2、商標(biāo)侵權(quán)中的合法來源抗辯三要素

（原標(biāo)題：商標(biāo)侵權(quán)中的原告未使用不賠償抗辯）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)侵權(quán)中的原告未使用不賠償抗辯（點擊標(biāo)題查看原文）

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