“規(guī)范使用注冊商標(biāo)”抗辯的司法審查

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“上海某罐頭食品廠有限公司訴上海某實業(yè)有限公司、四川省某罐頭食品有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案?！?/b>

本期作者

徐婷姿
上海知識產(chǎn)權(quán)法院知產(chǎn)一庭
四級高級法官

“規(guī)范使用注冊商標(biāo)”抗辯的司法審查

——上海某罐頭食品廠有限公司訴上海某實業(yè)有限公司、四川省某罐頭食品有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

在原告權(quán)利商標(biāo)不申請認(rèn)馳的情況下，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》，規(guī)范使用注冊商標(biāo)抗辯系阻卻民事侵權(quán)訴訟的抗辯，對其司法認(rèn)定關(guān)涉商標(biāo)侵權(quán)糾紛的民事可訴性問題，判斷寬嚴(yán)尺度把握要建立在規(guī)范使用注冊商標(biāo)排除民事訴訟規(guī)則建立的法律價值基礎(chǔ)上，堅持局部整體相統(tǒng)一、主觀客觀相結(jié)合的判斷方法進行個案把握，正確劃分注冊商標(biāo)權(quán)利人合理行使權(quán)利與借助注冊商標(biāo)外殼行攀附侵權(quán)之實間的界限。本案中，原告注冊商標(biāo)及其商品具有較高的知名度，被告在后注冊使用范圍相同的“梅林天子”文字商標(biāo)，且無法對注冊動機作合理解釋，同時，被告在實際使用過程中，將注冊商標(biāo)添附其他裝飾元素進行整體使用，從而達到與原告權(quán)利商標(biāo)近似的效果，故法院對被告“規(guī)范使用注冊商標(biāo)”的抗辯不予采納，并通過商標(biāo)侵權(quán)要件的審查，認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)。

上海某罐頭食品廠有限公司（以下簡稱上海某食品公司）系第1997755號商標(biāo)、第4918158號商標(biāo)、第5039734號商標(biāo)、第5039735號商標(biāo)的權(quán)利人，該些商標(biāo)核定使用商品類別為第29類肉；肉罐頭等。上海某食品公司發(fā)現(xiàn)上海某實業(yè)有限公司（以下簡稱上海某實業(yè)公司）、四川省某罐頭食品有限公司（以下簡稱四川某食品公司）在生產(chǎn)的肉罐頭上使用及，侵犯了上海某食品公司上述注冊商標(biāo)專用權(quán)，且被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝抄襲摹仿了上海某食品公司享有極高知名度的“梅林牌”午餐肉罐頭的特有的包裝裝潢，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

上海某實業(yè)公司、四川某食品公司辯稱：其對涉案標(biāo)識的使用是對其享有權(quán)利的第18770131號“梅林天子”商標(biāo)及第53639301號商標(biāo)的使用，特別是對的使用系基于“梅林天子”商標(biāo)的變形使用，實際上作為商標(biāo)使用起到區(qū)分商品來源作用的還是“梅林天子”商標(biāo)，標(biāo)識中的背景、盾牌等設(shè)計僅系對“梅林天子”商標(biāo)的裝飾，作用是突出和修飾商標(biāo)，并非商標(biāo)性使用，其主觀上也沒有搭便車的惡意，被訴侵權(quán)標(biāo)識與上海某食品公司的權(quán)利商標(biāo)也不構(gòu)成近似。其不存在不正當(dāng)競爭行為，所使用的涉案商品包裝具有自己獨特的設(shè)計，且上海某食品公司主張權(quán)利的包裝、裝潢與市場上相同產(chǎn)品類似，沒有獨特性和影響力。

一審法院經(jīng)審理查明，第1997755號商標(biāo)、第4918158號商標(biāo)、第5039734號商標(biāo)、第5039735號商標(biāo)的權(quán)利人為上海某食品公司，該些商標(biāo)核定使用商品類別為第29類肉；肉罐頭等。商標(biāo)在午餐肉類別上具有極高知名度，曾獲上海市著名商標(biāo)、建國70年中國罐藏食品品牌等榮譽，梅林牌午餐肉罐頭曾獲得國家質(zhì)量獎銀獎、中國名牌產(chǎn)品等榮譽，梅林商標(biāo)被商務(wù)部授予中華老字號。上海某食品公司通過參加展覽會、戶外廣告等形式對產(chǎn)品進行宣傳。

上海某實業(yè)公司法定代表人陳某于2017年2月7日經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊第18770131號“梅林天子”商標(biāo)，核定使用商品類別第29類：肉；肉罐頭等。陳某（授權(quán)人）于商標(biāo)核準(zhǔn)注冊當(dāng)日將該商標(biāo)以普通許可方式許可給上海某實業(yè)公司使用。2021年2月7日，陳某在第29類肉罐頭等商品上申請商標(biāo)，2021年9月13日初審公告，因案外人異議，目前尚未獲準(zhǔn)注冊。上海某食品公司稱，申請人注冊“梅林天子”商標(biāo)的含義是“梅林的真命天子”，表達了商標(biāo)申請人對女兒的美好祝愿。

2020年11月10日上海某食品公司以公證方式在上海某農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場標(biāo)牌顯示為“中某食品配送中心”的店鋪購買梅林天子火鍋午餐肉罐頭二十四聽，支付200元，該商品上生產(chǎn)者標(biāo)注為四川某食品公司，委托方標(biāo)注為上海某實業(yè)公司，產(chǎn)品包裝左側(cè)標(biāo)識為，該標(biāo)整體呈正方形，外輪廓有類似郵票的齒狀，底色為藏青色，居中有一紅色盾牌，上部有一個白點和環(huán)繞發(fā)散的六條白線，中間有三個白色的五角星，下部有白色的“梅林天子”字樣，并在右上角標(biāo)注圈R，另底部有紅底白字的“MEILINTIANZI”；右側(cè)的標(biāo)識為。

一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)商品與權(quán)利商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品類別相同，比較二者，均有方框內(nèi)含盾牌狀的要素，被訴侵權(quán)標(biāo)識的主要識別和呼叫部分為“梅林天子”，與權(quán)利商標(biāo)中文識別和呼叫部分“梅林”相較，天子似有更優(yōu)之意，因“梅林”的強臆造性和知名度，仍易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。上海某實業(yè)公司、四川某食品公司雖以使用其自有商標(biāo)為由作不侵權(quán)抗辯，然其對“梅林天子”注冊商標(biāo)的使用非規(guī)范使用，而是以改變顯著特征，與其他要素組合的方式使用，且兩公司作為上海某食品公司的同業(yè)經(jīng)營者，明知而“撞車”為之，對其抗辯難以采納。故一審法院判決：1.上海某實業(yè)公司、四川某食品公司立即停止侵害上海某食品公司第1997755號、第4918158號注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；2.上海某實業(yè)公司、四川某食品公司在《新民晚報》刊登聲明，消除影響；3.上海某實業(yè)公司、四川某食品公司賠償上海某食品公司經(jīng)濟損失470,000元；4.上海某實業(yè)公司、四川某食品公司賠償上海某食品公司維權(quán)合理支出30,000元；5.駁回上海某食品公司其他訴訟請求。

上海某實業(yè)公司、四川某食品公司不服一審判決，提起上訴。

上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后判決：駁回上訴，維持原判。

上海知識產(chǎn)權(quán)法院二審認(rèn)為，商標(biāo)由于尚未獲準(zhǔn)注冊，故不在“規(guī)范使用注冊商標(biāo)”的抗辯范圍內(nèi)?！懊妨痔熳印毕瞪显V人有權(quán)使用的注冊商標(biāo)，上海某實業(yè)公司有權(quán)對該商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊的范圍內(nèi)進行正當(dāng)合法的使用，然而，其將該文字與其他要素進行組合，整體結(jié)構(gòu)、布局、觀感與上海某食品公司第1997755號、第4918158號商標(biāo)構(gòu)成相似，基于上海某食品公司商標(biāo)的顯著性和較高知名度，兩方標(biāo)識使用在相同產(chǎn)品上，顯然構(gòu)成近似。對規(guī)范使用注冊商標(biāo)含義的理解，不能僵化地拘泥于注冊商標(biāo)本身的使用，當(dāng)將注冊商標(biāo)作為識別商品來源的商業(yè)標(biāo)識中的一部分予以使用時，應(yīng)予以整體評價，上海某實業(yè)公司、四川某食品公司關(guān)于涉案標(biāo)識中的盾牌、星星及線條等元素僅起到裝飾及突出的作用，非商標(biāo)性使用一節(jié)，與涉案標(biāo)識系各元素組合成一個整體共同表征商品來源的客觀情況不符，法院不予采納。對規(guī)范使用注冊商標(biāo)含義的理解，還應(yīng)秉持主客觀相結(jié)合的評價方式，上海某實業(yè)公司對“梅林天子”商標(biāo)注冊的理由解釋牽強，法院難以采信，作為肉類罐頭的同業(yè)經(jīng)營者，上海某實業(yè)公司注冊“梅林天子”商標(biāo)且與相關(guān)元素組合成整體商業(yè)標(biāo)識以追求與上海某食品公司涉案商標(biāo)相混淆的結(jié)果，其主觀攀附梅林品牌商譽的故意明顯。故上海某實業(yè)公司、四川某食品公司提出的“規(guī)范使用”抗辯，割裂了局部與整體、客觀與主觀之間的關(guān)系，不應(yīng)予以采納，本案可進入商標(biāo)侵權(quán)民事司法審查。關(guān)于上海某實業(yè)公司、四川某食品公司提出的被訴侵權(quán)標(biāo)識不會產(chǎn)生混淆一節(jié)，法院認(rèn)為，基于公眾對梅林品牌的知悉程度，加之“梅林天子”與“梅林”從語義上確有前者是后者升級款的可能理解，即使被訴侵權(quán)標(biāo)識附近標(biāo)注有生產(chǎn)商信息，該生產(chǎn)商仍可能被誤認(rèn)為與上海某食品公司存在委托許可等關(guān)系，仍不足以消除公眾對被訴侵權(quán)產(chǎn)品系梅林品牌產(chǎn)品的誤解，即仍有造成混淆的可能；同時，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在整體包裝中高度模仿上海某食品公司對各要素的布局排列方式，客觀上加劇了侵權(quán)標(biāo)識的混淆可能性。綜上，被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

隨著市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展，蘊含良好商譽的商標(biāo)業(yè)已成為產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢的重要載體，行政、司法對惡意攀附他人商標(biāo)知名度以混淆視聽的行為打擊力度越來越大，不誠信的搭便車行為亦不斷升級，形式更為隱蔽、花樣更為繁多，其中尤以本案此種假借己方注冊商標(biāo)使用為名行攀附混淆之實為典型。《商標(biāo)法》第五十六條、《沖突規(guī)定》第1條第2款分別從正反兩面對規(guī)范使用注冊商標(biāo)作了闡釋，其中《沖突規(guī)定》對于非規(guī)范使用注冊商標(biāo)的表現(xiàn)表述為“超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)”，其中的等字，為司法實踐認(rèn)定非規(guī)范使用留下空間。本案中，被告對己方注冊商標(biāo)“梅林天子”的使用系添附性使用，即在原有完整的注冊商標(biāo)基礎(chǔ)上進行元素添加，從而與他人知名商標(biāo)構(gòu)成近似，此種添附性使用，從局部整體相統(tǒng)一、主觀客觀相結(jié)合的角度判斷，應(yīng)屬于“等”字的應(yīng)有之義。本案裁判對類似案件的處理具有一定的參考意義。

一審：上海市普陀區(qū)人民法院（2021）滬0107民初30177號（2022年12月30日）

二審：上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2023）滬73民終380號（2024年6月27日）

（原標(biāo)題：上知有聲 | “規(guī)范使用注冊商標(biāo)”抗辯的司法審查）

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來源：上海知產(chǎn)法院

作者：徐婷姿