中國企業(yè)在專利海外戰(zhàn)場的用兵之道——以孫子兵法戰(zhàn)略思想應(yīng)對(duì)美國337調(diào)查

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一、知彼篇——何為337調(diào)查

337調(diào)查又稱為“337訴訟”，是指美國國際貿(mào)易委員會(huì)（International Trade Commission，簡稱ITC）根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》（Tariff Act of 1930）第337節(jié)（簡稱“337條款”）及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，對(duì)向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為發(fā)起調(diào)查并采取制裁措施。在出現(xiàn)不公平競爭行為時(shí)，權(quán)利人可以向ITC提出申請(qǐng)，一旦ITC認(rèn)定被告違反了337條款，可以發(fā)布“排除令”、“停止令”，并指派調(diào)查律師參與調(diào)查及相關(guān)訴訟。

337條款設(shè)立的初衷為彌補(bǔ)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法在貿(mào)易救濟(jì)方面的不足，目的是為保護(hù)美國國內(nèi)企業(yè)。它以美國利益為衡量基點(diǎn)，其程序設(shè)置也必然的偏向原告。勝訴的美國企業(yè)不僅能有效阻止被訴產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，甚至可以擴(kuò)展到尚未進(jìn)入的其他此類產(chǎn)品。由于其效力之強(qiáng)、威脅程度之大，使得337條款逐漸已成為美國企業(yè)用非關(guān)稅壁壘手段排擠打擊進(jìn)口競爭者的主要武器。

二、知己篇——337調(diào)查在中國

中國已連續(xù)13年成為世界上遭遇美國337調(diào)查最多的國家。自1986年首次對(duì)中國發(fā)起337調(diào)查以來，截止2014年底，美國累計(jì)對(duì)華企業(yè)發(fā)起337調(diào)查130起。尤其是2010年以來，始終維持在每年10起以上。同時(shí)，在對(duì)中國企業(yè)的337調(diào)查中，顯現(xiàn)出領(lǐng)域相對(duì)集中的特點(diǎn)，其中技術(shù)含量最高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)最密集的機(jī)電和輕工領(lǐng)域占到了337調(diào)查的約80%。從裁決結(jié)果來看，在ITC已經(jīng)發(fā)布初裁結(jié)果的案件中，發(fā)布排除令的案件約占到總量的40%，這說明相當(dāng)一部分調(diào)查的申請(qǐng)人將中國企業(yè)的產(chǎn)品趕出了美國市場。此外，有約25%的調(diào)查雙方達(dá)成和解。另約25%的調(diào)查以申請(qǐng)人撤訴或被裁定不侵權(quán)而結(jié)案。

除了高頻的調(diào)查，巨額的應(yīng)訴和賠償費(fèi)用也讓我國企業(yè)對(duì)337調(diào)查苦不堪言。遭受337調(diào)查造成的損失包括達(dá)成和解所支付的專利許可費(fèi)，敗訴所支付的賠償金、律師費(fèi)和利息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)、應(yīng)得利息收入和被侵權(quán)人不正當(dāng)?shù)睦麧檽p失等。一般來說，高的可達(dá)數(shù)億美元，低的也有上百萬美元。如果被判定為惡意侵權(quán)，還將處以被訴人補(bǔ)償性賠償金額2-3倍的懲罰性賠償金。另外，由于應(yīng)訴成本較大，因此涉案的中國企業(yè)常常放棄應(yīng)訴，而根據(jù)337條款的相關(guān)規(guī)定，如果被訴企業(yè)不參加應(yīng)訴，則ITC將認(rèn)定其自動(dòng)敗訴而發(fā)出“普遍排除令”實(shí)行全面封鎖，將所有生產(chǎn)該產(chǎn)品的中國企業(yè)都排除在美國市場外。

中國企業(yè)屢屢遭遇337調(diào)查，在“走出去”的路上步履維艱主要有以下幾大原因：

（1）中國貿(mào)易發(fā)展對(duì)美產(chǎn)生威脅

隨著近年來中美貿(mào)易順差不斷加大，中國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口日益增多，對(duì)美相關(guān)產(chǎn)品或行業(yè)造成了較大的沖擊，美國企業(yè)試圖尋求通過市場化的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘手段抑制中國產(chǎn)品，導(dǎo)致涉及中國產(chǎn)品的337調(diào)查不斷增多。

（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新能力不足，海外專利布局薄弱

部分企業(yè)在海外擴(kuò)張初期肆意竊取他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)甚至貼標(biāo)造假，依靠勞動(dòng)密集、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，獲得了所謂成功。雖然仿制產(chǎn)品投入小、見效快、短時(shí)難以被發(fā)現(xiàn)，可一旦這樣的企業(yè)被啟動(dòng)337調(diào)查，必輸無疑。目前，中國大多數(shù)中小企業(yè)普遍缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略意識(shí)，特別是在海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)相對(duì)成熟的情況下，并未對(duì)國外先進(jìn)專利技術(shù)進(jìn)行分析并進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，制定相關(guān)戰(zhàn)略布局，導(dǎo)致在專利貿(mào)易戰(zhàn)中處于不利地位。

（3）畏難情緒助長外國企業(yè)氣焰

行業(yè)內(nèi)的一句話道破企業(yè)落敗337調(diào)查的真諦：“多數(shù)中國企業(yè)不是輸在337調(diào)查的法庭上，而是輸在去法庭的路上”。337調(diào)查應(yīng)訴的成本高、難度大，整個(gè)訴訟過程的費(fèi)用通常在300 萬美元甚至更多，高昂的律師費(fèi)讓不少企業(yè)望而卻步。而多數(shù)中國企業(yè)的棄訴和默認(rèn)，更助長了個(gè)別原告國企業(yè)的氣焰，他們依仗雄厚資金，濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘手段，在貿(mào)易爭奪戰(zhàn)中，一旦受到中國企業(yè)威脅便發(fā)動(dòng)“一本萬利”的337進(jìn)攻。

三、無恃其不來，恃吾有以待也——應(yīng)對(duì)337調(diào)查的策略

1、備戰(zhàn)337——善戰(zhàn)者能為不可勝，不能使敵之可勝

“善戰(zhàn)者能為不可勝，不能使敵之可勝”是《孫子·軍行》中提出的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)爭的思路，他的大意是說善于作戰(zhàn)的人，總是先創(chuàng)造條件使自己處于不可戰(zhàn)勝的地位，然后等待敵人能被我戰(zhàn)勝的時(shí)機(jī)。這些軍事思想無疑是應(yīng)對(duì)美國337調(diào)查應(yīng)有的備戰(zhàn)心態(tài)。作為被調(diào)查國企業(yè)，無法左右什么時(shí)候337調(diào)查會(huì)找上門來，我們能做的只有嚴(yán)陣以待，從各方面武裝自己，以求阻止、推遲、粉碎敵人的進(jìn)攻。

（1）建立專利預(yù)警機(jī)制

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析預(yù)警機(jī)制，在產(chǎn)品研發(fā)特別是投入美國市場的過程中，持續(xù)進(jìn)行專利的檢索、分析和評(píng)估，完善對(duì)相關(guān)行業(yè)競爭對(duì)手的專利分析和跟蹤制度。通過專利預(yù)警，一旦發(fā)現(xiàn)自身產(chǎn)品可能涉嫌侵權(quán)，可以采取規(guī)避設(shè)計(jì)，通過更換設(shè)計(jì)或采用非專利的方法避開侵權(quán)專利。對(duì)于無法規(guī)避的核心技術(shù)，可以提前采取購買專利權(quán)、繳納許可費(fèi)、共同開發(fā)合作等方式，提前將337調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

（2）增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入

企業(yè)需要增強(qiáng)研發(fā)投入，大力發(fā)展和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在中國乃至全球范圍內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)，特別是加強(qiáng)向美國本土的專利申請(qǐng)。同時(shí)，在研發(fā)過程中，企業(yè)可以適當(dāng)提高發(fā)明專利申請(qǐng)的比例，通過其更高的穩(wěn)定性和有效性來保證在進(jìn)軍海外的專利抗衡中享有更主動(dòng)的地位。

（3）了解337調(diào)查規(guī)則

中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)337調(diào)查的重視程度，需要對(duì)337調(diào)查的內(nèi)容、條件、規(guī)則、程序、救濟(jì)措施、應(yīng)訴經(jīng)驗(yàn)等有一個(gè)較為深刻的了解。通過深入學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)反思，逐步形成一個(gè)全面縝密的應(yīng)對(duì)策略，一旦美國企業(yè)發(fā)動(dòng)337調(diào)查，能夠敢于并善于進(jìn)行抗辯。避免因?yàn)閷?duì)337調(diào)查缺乏認(rèn)識(shí)，而一味逃避，使企業(yè)在走向海外的途中始終處于被動(dòng)地位。

（4）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系

ITC發(fā)出的“普遍排除令”牽一發(fā)而動(dòng)全身，是不論其來源統(tǒng)統(tǒng)禁止，將整個(gè)行業(yè)排除在美國市場外的強(qiáng)硬手段。因此，各企業(yè)應(yīng)不斷加強(qiáng)與同行及上下游企業(yè)之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)資源共享，形成產(chǎn)業(yè)專利聯(lián)盟，共同承擔(dān)成本和分險(xiǎn)，以行業(yè)之力共同對(duì)抗美國企業(yè)的專利戰(zhàn)。對(duì)于未被提起337調(diào)查的企業(yè)，如果相關(guān)企業(yè)被啟動(dòng)337調(diào)查，也可以積極參與到涉及發(fā)展和利益的調(diào)查中。

2、應(yīng)戰(zhàn)337——戰(zhàn)勝不復(fù)，而應(yīng)形于無窮

兵勢(shì)無常，《孫子·虛實(shí)》中闡述了“戰(zhàn)勝不復(fù)”的道理。在戰(zhàn)場上，面對(duì)不同的敵人、不同的客觀條件、不同的自身綜合實(shí)力和特點(diǎn)，要有不同的作戰(zhàn)方式。取勝的謀略方法每每不同，應(yīng)適應(yīng)敵情靈活運(yùn)用。對(duì)于形勢(shì)萬變的337調(diào)查，盡管企業(yè)可以事先對(duì)調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)估并采取措施，但當(dāng)調(diào)查發(fā)生時(shí)，根據(jù)每個(gè)企業(yè)運(yùn)營情況不同，發(fā)起調(diào)查的申訴人目的不同，應(yīng)訴證據(jù)強(qiáng)弱不同等因素，還是需要根據(jù)實(shí)際情況采取不同的方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

（1）判斷企業(yè)實(shí)際情況確定應(yīng)訴方案

在接受337調(diào)查后，根據(jù)我國企業(yè)實(shí)際情況不同，應(yīng)當(dāng)采取不同的應(yīng)訴方案。對(duì)于擁有強(qiáng)有力的證據(jù)的企業(yè)，可以指控申訴方專利無效；如果無法無效對(duì)方專利但有未侵權(quán)的證據(jù)，企業(yè)可以申請(qǐng)不侵權(quán)抗辯；對(duì)于證據(jù)相對(duì)不足，但擁有其他相關(guān)專利的企業(yè)，可以通過交叉許可達(dá)成資源共享；對(duì)于確有侵權(quán)行為發(fā)生的企業(yè)可以試圖積極談判，達(dá)成和解。在337調(diào)查開始后，企業(yè)應(yīng)盡快聯(lián)合有經(jīng)驗(yàn)的律師準(zhǔn)確把握調(diào)查內(nèi)容和企業(yè)自身實(shí)際情況，以制定出適宜的應(yīng)訴方案。

（2）了解申訴方目的決定應(yīng)訴策略

一般來說，提起337調(diào)查的情況主要有三類：第一類是該領(lǐng)域的重要企業(yè)，它們提起337調(diào)查通常是基于市場考慮，阻礙對(duì)手進(jìn)入美國市場，維持其占有率。對(duì)于這類調(diào)查，往往需要做好長期應(yīng)訴的準(zhǔn)備，通過硬碰硬的專利戰(zhàn)取勝。第二類情況是以研發(fā)為主的企業(yè)，它們通過研發(fā)獲得專利，提起337調(diào)查主要是為了收取專利許可費(fèi)，獲得回報(bào)。對(duì)于這類調(diào)查，可以爭取達(dá)成和解，通過購買或支付專利費(fèi)用求得在海外市場的繼續(xù)發(fā)展。第三類就是所謂的專利流氓公司，他們不從事生產(chǎn)，主要商業(yè)模式就是購買專利并進(jìn)行訴訟。目前越來越多的專利流氓公司通過提起337調(diào)查，試圖用高昂的訴訟費(fèi)企圖迫使中企業(yè)放棄應(yīng)訴、尋求和解，而借機(jī)獅子大開口，謀取巨額的許可費(fèi)及和解費(fèi)。此類情況的應(yīng)對(duì)較為復(fù)雜，企業(yè)需要在應(yīng)訴費(fèi)用、侵權(quán)成本、和解合作等方面進(jìn)行權(quán)衡，同時(shí)積極建立企業(yè)間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合防御。

3、不戰(zhàn)而勝——不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也

《孫子·謀攻》中提出了兵法的核心要義：“百戰(zhàn)百勝，非善之善者也；不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也?！卑賾?zhàn)百勝，并非最好的用兵策略，不通過兵刃交鋒而使敵屈服，才是用兵策略中最好的。如何使美國企業(yè)不再輕舉妄動(dòng)，不戰(zhàn)而屈，才是中國企業(yè)最終的出路。

（1）增強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)

中國企業(yè)必須加強(qiáng)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累，提高研發(fā)能力，盡可能地申請(qǐng)專利，并建立自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫。很多情況下，專利雖然不一定為企業(yè)直接帶來收益，但卻可以作為對(duì)抗專利訴訟的重磅武器和進(jìn)行貿(mào)易談判的重要籌碼。同時(shí)，擁有一定數(shù)量的專利，特別是美國專利，對(duì)申訴人本身也是一種震懾，降低申訴人因我國企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺失而頻繁提起337調(diào)查的幾率。

（2）完善海外戰(zhàn)略布局

針對(duì)美國對(duì)我國企業(yè)的337調(diào)查，不僅要增強(qiáng)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平，更要有長遠(yuǎn)的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，使“走出去”的步伐更加穩(wěn)健。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律制度了解的追蹤研究工作，加強(qiáng)與國外企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面交流，更準(zhǔn)確地把握海外同行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展情況。同時(shí)，積極學(xué)習(xí)日韓等國企業(yè)在337調(diào)查方面取得的成功經(jīng)驗(yàn)，加大在美知識(shí)產(chǎn)權(quán)部署力度，努力消除美國企業(yè)對(duì)我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的偏見，并積極利用在美獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)反制337調(diào)查。此外，中國企業(yè)可以加強(qiáng)在歐洲、亞洲、中南美洲等其他國家地區(qū)的發(fā)展，避免太過受制于美國337調(diào)查造成的產(chǎn)業(yè)被動(dòng)。

（3）改變企業(yè)投資方式

中國企業(yè)要獲得在海外的發(fā)展，除了產(chǎn)品出口，在境外投資建廠也是值得推廣的模式，而在美國本土直接建廠，不屬于337調(diào)查的范圍，此舉也可以有效規(guī)避美國設(shè)置的貿(mào)易壁壘。

四、深入則專，主人不克——結(jié)語

“凡為客之道，深入擇專，淺則散”，進(jìn)軍他國，越深入敵境，越是眾志成城；越淺嘗輒止，越容易離散。古時(shí)軍隊(duì)如是，今日知識(shí)產(chǎn)權(quán)亦如是。在高新產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍海外的路上，隨著對(duì)海外情況了解的逐漸深入，對(duì)機(jī)會(huì)把握的日益準(zhǔn)確，對(duì)謀略運(yùn)用的日漸靈活，加之制度日進(jìn)、膽識(shí)日進(jìn)、實(shí)力日進(jìn)的努力，我國企業(yè)終將離“主人不克”的目標(biāo)越來越近。

來源：國知專利預(yù)警

作者：李玥國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心初審部

編輯：IPRdaily 彭瑩

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