中、外文歐盟商標近似性認定——為什么“雙喜”難阻“DOUBLE HAPPINESS”注冊為歐盟商標？

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作者：宋昕哲 法國知識產(chǎn)權(quán)法博士  IPSIDE研究員

供稿：法國IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

原標題：中、外文歐盟商標近似性認定——為什么“雙喜”難阻“DOUBLE HAPPINESS”注冊為歐盟商標？

導(dǎo)言

隨著中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)意識到將中國品牌打造成為歐洲市場認可的品牌的重要性，將其含中文文字的商標注冊為歐盟商標。歐盟商標注冊為權(quán)利人提供一種高效的機制，以確保其在歐盟境內(nèi)享有商標專用權(quán)，禁止他人在相同商品或服務(wù)上使用與其注冊商標相同的標志。權(quán)利人還有權(quán)禁止他人在同一種商品或服務(wù)上使用近似商標，或者在類似商品或服務(wù)上使用相同或近似商標，但條件是存在混淆的可能性（2017/1001條例第9條）。

商標近似性在歐盟商標侵權(quán)判斷中至關(guān)重要，為混淆可能性的前置條件。本文旨在討論包含同一中文文字或其中之一包含對應(yīng)外文翻譯的兩個歐盟商標的近似性認定。這一問題尤其對中國權(quán)利人有意義，因為它決定了中國商標注冊人在多大程度上可以禁止他人在同一種商品或者類似商品上使用包含同一中文文字或者對應(yīng)外文翻譯的商標。2017“雙喜”歐盟商標異議及上訴案件可讓我們對此問題有所了解。

案情簡介

“雙喜”商標為我國廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱 “廣東中煙”)所持有，在我國煙草行業(yè)內(nèi)享有較高知名度。為拓寬國際市場，廣東中煙出資成立中煙英美煙草國際有限公司（以下簡稱“CTBAT”），后者負責(zé)在中國以外市場管理“雙喜”品牌。在此背景下，CTBAT申請將三個含有中文文字“囍”的標志(如下)注冊為歐盟商標，于2015年獲準注冊。

同年，N.V. Sumatra Tobacco Trading Company在同類商品(煙草制品)上申請注冊另一歐盟商標，該商標包含英文文字“DOUBLE HAPPINESS”以及中文文字“囍”，如下所示:

“DOUBLE HAPPINESS”商標經(jīng)初步審定并公告后，CTBAT在法定期限內(nèi)提出異議申請。歐盟知識產(chǎn)權(quán)局異議部門裁定異議不成立。CTBAT提起上訴。

2017年10月17日，上訴委員會駁回上訴，認為爭議商標“DOUBLE HAPPINESS”與三個在先商標“雙喜”都不存在混淆可能性。2018年3月，被異議商標核準注冊。

下文逐一闡述：（一）異議所依據(jù)的法律；（二）異議及上訴的理由；（三）上訴委員會駁回上訴的理由。

一、法律框架

 歐盟商標條例(2017/1001條例)第8條1款b項規(guī)定，經(jīng)在先商標所有人異議，如果申請注冊的商標與在先商標相同或近似，并且商標指定的商品或服務(wù)相同或類似，從而可能會給在先商標保護地域的公眾造成混淆的，不予注冊。

實際上，如果商標和商品均相同，商標保護是絕對的，不需要混淆可能性(歐盟商標條例第8條1款a項)。而條例第8條1款b項適用于商標和商品僅相似，或者商標和商品其中之一相同的情形。在b項之下，在先商標成功反對在后歐盟商標注冊的前提是證明混淆的可能性。

歐盟法院在多個案件中指出，混淆的可能性以商標相同或近似，并且商標指定的商品或服務(wù)相同或類似為先決條件(歐盟法院2010年11月25日判決，案號C-216/10P)。這兩個先決條件是累積性的（Cumulative），這就意味著如果商標不相同也不近似，商標異議因此即不能成立，不管商品或服務(wù)類似程度、在先商標的知名度或者在先商標的顯著性(歐盟法院2011年3月24日判決，案號C-552/09P)。

根據(jù)歐盟一慣的司法實踐，為判斷商標近似性，將對商標在三個層面予以比較：視覺層面、讀音層面以及概念層面。商標視覺、讀音及概念近似性比較必須基于各商標產(chǎn)生的整體印象，要特別考慮到商標顯著及主要部分。商標近似性判斷并不等同于將組合商標中的一個組成部分與另一商標對比，相反，應(yīng)將各個商標作為整體予以對比(歐盟法院2005年10月6日判決，案號C-120/04)。

二、異議及上訴理由

異議人CTBAT認為爭議商標“DOUBLE HAPPINESS”根據(jù)歐盟商標條例第8條1款b項之規(guī)定，不能予以核準注冊。異議被裁定不成立后，CTBAT上訴稱，爭議商標與在先商標由于都含有中國文字“囍”而在視覺上及概念上高度近似。對于大部分歐盟相關(guān)公眾而言，這個“囍”字會被理解為同一個東方文字，即使他們并不懂得字意。而對于歐盟境內(nèi)能讀懂中文的相關(guān)公眾而言，中文字意會加強商標概念上的近似性，并且文字讀音相同。爭議商標就同一種商品申請注冊，容易導(dǎo)致混淆。

三、裁判理由

上訴委員會將爭議商標與三個在先商標一一對比，認為商標在形狀、結(jié)構(gòu)、視覺表現(xiàn)以及顏色組合上都不相同，產(chǎn)生完全不同的整體印象。爭議商標與在先商標唯一相似之處在于它們都含有一個裝飾性的線條圖形（“囍”）。經(jīng)仔細檢查，線條圖形在結(jié)構(gòu)上具有相似點，但僅此不能使商標成為近似。

概念上，爭議商標包含有意義的單詞“DOUBLE HAPPINESS”，而在先商標不表達任何含義，相關(guān)公眾會把線性圖形理解為沒有特定含義的裝飾元素。因此，商標從概念角度來看不近似。

讀音上，委員會將中文文字看做是線性圖形，而非可發(fā)音的文字，未作發(fā)音對比。

由于商標被判定為不相似，上訴委員會以異議不符合歐盟商標條例8(1)(b)為由駁回上訴。

結(jié)語

由于歐盟境內(nèi)相關(guān)公眾對于中文詞匯不具備足夠的認知能力，組合商標中的中文文字或?qū)⒈豢醋鍪蔷€性圖形，既不表達任何含義，又沒有讀音，主要起裝飾作用。

禁止他人使用同一中文文字或?qū)?yīng)外文翻譯作為另一商標組成部分存在難度。類似的問題存在于在我國注冊外文商標的情形，判斷外文商標與中文商標是否構(gòu)成近似時，要考慮中國相關(guān)公眾對外文詞匯的認知水平。當國外商標權(quán)人采取多種措施在中文語境下保護外文商標（例如在我國申請注冊外文的音譯、意譯）之時，我國商標權(quán)人不妨也可思考適合自己的商標海外保護策略。

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作者：宋昕哲 法國知識產(chǎn)權(quán)法博士  IPSIDE研究員

供稿： 法國IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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