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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:張巍巍
原標(biāo)題:論外觀設(shè)計專利無效中組合手法啟示
在外觀設(shè)計專利無效案件中,多數(shù)請求人會使用《專利法》第23條第2款作為無效理由。通常,他們會組合多個現(xiàn)有設(shè)計來試圖證明涉案專利不符合上述條款的規(guī)定。然而,多數(shù)證據(jù)組合并不會得到審查員的認(rèn)可。在筆者看來,不被審查員認(rèn)可的原因在于請求人僅僅是將現(xiàn)有設(shè)計的特征機(jī)械的組合在一起,并沒有考慮現(xiàn)有設(shè)計之間或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合手法是否具有啟示。
法條解讀
《專利法》第23條第2款規(guī)定了請求人可以將多個現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征進(jìn)行組合,但沒有規(guī)定組合手法的啟示:“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比,應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”。
現(xiàn)有設(shè)計特征的組合手法應(yīng)具有啟示則規(guī)定在《專利審查指南2010版》第四部分第五章第6條第三款:“涉案專利是由現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征組合得到的,所述現(xiàn)有設(shè)計與涉案專利的相應(yīng)設(shè)計部分相同或者僅有細(xì)微差別,且該具體的組合手法在相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計中存在啟示?!?/p>
關(guān)于組合的相關(guān)定義及明顯具有啟示的情形規(guī)定在《專利審查指南2010版》第四部分第五章第6.2.3條:“組合包括拼合和替換,是指將兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上設(shè)計或者設(shè)計特征拼合成一項(xiàng)外觀設(shè)計,或者將一項(xiàng)外觀設(shè)計中的設(shè)計特征用其他設(shè)計特征替換。以一項(xiàng)設(shè)計或者設(shè)計特征為單元重復(fù)排列而得到的外觀設(shè)計屬于組合設(shè)計。上述組合也包括采用自然物、自然景象以及無產(chǎn)品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合進(jìn)行的拼合和替換。以下幾種類型的組合屬于明顯存在組合手法的啟示的情形,由此得到的外觀設(shè)計屬于與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比沒有明顯區(qū)別的外觀設(shè)計:(1)將相同或者相近種類產(chǎn)品的多項(xiàng)現(xiàn)有設(shè)計原樣或者作細(xì)微變化后進(jìn)行直接拼合得到的外觀設(shè)計。例如,將多個零部件產(chǎn)品的設(shè)計直接拼合為一體形成的外觀設(shè)計。(2)將產(chǎn)品外觀設(shè)計的設(shè)計特征用另一項(xiàng)相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計特征原樣或者作細(xì)微變化后替換得到的外觀設(shè)計。(3)將產(chǎn)品現(xiàn)有的形狀設(shè)計與現(xiàn)有的圖案、色彩或者其結(jié)合通過直接拼合得到該產(chǎn)品的外觀設(shè)計;或者將現(xiàn)有設(shè)計中的圖案、色彩或者其結(jié)合替換成其他現(xiàn)有設(shè)計的圖案、色彩或者其結(jié)合得到的外觀設(shè)計?!?br/>
因此,在比對現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合與涉案專利是否具有明顯區(qū)別之前,應(yīng)先判斷多個現(xiàn)有設(shè)計或多個現(xiàn)有設(shè)計的特征是否具有組合手法的啟示。根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗(yàn),對于將多個現(xiàn)有設(shè)計直接進(jìn)行拼合的情形,通常不存在組合啟示的判斷難度;而判斷設(shè)計特征的組合手法是否具有啟示,則是外觀設(shè)計專利無效案件中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
案例解析
案例一 現(xiàn)有設(shè)計不具有組合性(無效決定號為:42068)
圖一
請求人主張對比設(shè)計1和對比設(shè)計2進(jìn)行拼合,它們二者分別對應(yīng)于涉案專利中的組件1和組件2(組件1為帶屏幕的機(jī)器,組件2為兩個圓柱形外接設(shè)備)。如圖一所示。
對比設(shè)計1與涉案專利屬于相近種類產(chǎn)品。但其并未顯示有外接部件,也沒有可分別連接兩根同類導(dǎo)線的接口。對比設(shè)計2是醫(yī)療設(shè)備的管口,其為空腔結(jié)構(gòu)的殼體,并非用于通過導(dǎo)線連接其他設(shè)備。因此,對比設(shè)計1和對比設(shè)計2都不具備可通過導(dǎo)線相互連接的組合啟示。
案例二 設(shè)計構(gòu)思不能作為設(shè)計特征進(jìn)行結(jié)合(決定號:36927)
圖二
請求人主張,對比設(shè)計1、4、5公開了涉案專利“側(cè)面看L形的長邊自上而下漸寬,短邊自左而右漸窄”的設(shè)計特征,如圖二所示。
外觀設(shè)計保護(hù)的是具體的產(chǎn)品而非抽象概括出來的設(shè)計構(gòu)思,外觀設(shè)計組合是對具體設(shè)計特征的拼合和替換,用于組合的現(xiàn)有設(shè)計特征應(yīng)當(dāng)是對比設(shè)計中所公開的物理上可分離的,或者具有相對獨(dú)立視覺效果的組成部分,是以“一般消費(fèi)者”眼光可直接從對比設(shè)計中自然區(qū)分出來的部分。請求人所述的現(xiàn)有設(shè)計特征僅是對若干產(chǎn)品中某一具有相似類型的現(xiàn)有設(shè)計進(jìn)行的抽象歸納,而非具體的可用于組合的現(xiàn)有設(shè)計特征,是用抽象的設(shè)計構(gòu)思取代具體的設(shè)計特征。因此,請求人的主張不能成立。
案例三 組合以后仍有較大區(qū)別的不具有結(jié)合啟示(決定號:43182)
圖三
請求人主張使用對比設(shè)計3的儀表盤上部的條形儀表替換對比設(shè)計2的上部,涉案專利與組合后的外觀設(shè)計不具有明顯區(qū)別。如圖三所示。
涉案專利與對比設(shè)計2的整體輪廓及各個部分的形狀結(jié)構(gòu)均不相同且區(qū)別不屬于細(xì)微差別,即使勉強(qiáng)將對比設(shè)計3上部的條形框與對比設(shè)計2進(jìn)行組合,對比設(shè)計2的儀表盤上部必須要進(jìn)行較大的變化才能將對比設(shè)計3的條形框進(jìn)行組合,且組合之后,上述的區(qū)別也同樣使涉案專利與對比設(shè)計2和對比設(shè)計3的組合后的外觀設(shè)計的整體視覺效果具有明顯區(qū)別。因此,涉案專利與對比設(shè)計2和3的組合相比,符合專利法第23條第2款的規(guī)定。
案例四 設(shè)計特征應(yīng)是物理上可分離的(決定號:42308)
圖四
請求人主張涉案專利與對比設(shè)計2和對比設(shè)計3的組合進(jìn)行比對。具體組合方式為將對比設(shè)計3的頂面裝飾環(huán)、插孔、底部通風(fēng)孔與對比設(shè)計2組合。如圖四所示。
對比設(shè)計2中間有錐形過渡段設(shè)計,對比設(shè)計3上殼體和下殼體間為直角臺階,二者整體結(jié)構(gòu)及通風(fēng)孔的設(shè)置明顯不相同,一般消費(fèi)者并不具備將兩不同結(jié)構(gòu)直接進(jìn)行組合的認(rèn)知和能力,因此,請求人主張的組合方式,屬于在獲知涉案專利的所示設(shè)計的基礎(chǔ)上,將現(xiàn)有設(shè)計中的相應(yīng)設(shè)計比照涉案專利作特意拆分、截取后再作組合,其不屬于可用于組合的獨(dú)立的設(shè)計特征,也不屬于專利審查指南中規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形,請求人也沒有提交證據(jù)證明二者存在上述組合的啟示,因而請求人主張的組合方式不能成立。即使如請求人的主張進(jìn)行組合,其在下殼體下部的通風(fēng)孔設(shè)計上也如前文所述與涉案專利存在明顯區(qū)別。
案例五 設(shè)計特征應(yīng)是視覺上可分離的
圖五
如圖五所示。涉案專利是一款石磚,石磚上具有左右對稱的圖案。一般情況,圖案與產(chǎn)品結(jié)合屬于相對容易想到的結(jié)合方式,無需提供組合手法的啟示。但是在本案中,將對比設(shè)計1的圖案與石磚結(jié)合,需要對比設(shè)計1的圖案在視覺上是獨(dú)立的。對比設(shè)計1中較大的方形圖案及其內(nèi)部較小的四個方形圖案,都屬于以判斷主體的眼光可直接從產(chǎn)品的外觀設(shè)計中自然區(qū)分出來的部分,但是線框所畫區(qū)域則屬于被截取的局部圖案。請求人欲使用該部分與常規(guī)形狀進(jìn)行組合的話,則不具有明顯組合手法的啟示。
總結(jié)
本文是對《專利法》第23條第2款在無效證據(jù)的組合手法啟示方面的初步總結(jié)。除了上述列舉的情形外,根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗(yàn),還存在其他的情形,如:1.設(shè)計元素不能組合;2.結(jié)構(gòu)、位置、排列、比例關(guān)系等不同的設(shè)計之間不能組合;3.去除某些設(shè)計特征的不能組合。因此,辦理無效案件時應(yīng)結(jié)合上述情形,從一般消費(fèi)者的角度綜合考慮是否能夠?qū)⒍鄠€設(shè)計特征進(jìn)行組合,并判斷組合后的外觀是否為一個有機(jī)整體。
參考文章:
1、樂知網(wǎng)孫敏,“一文看懂外觀設(shè)計專利宣告無效案中的‘組合啟示’”。來源:知乎網(wǎng),時間:2020年1月10日,卷號:無,頁碼:無。
2、袁婷“外觀設(shè)計專利確權(quán)判斷中關(guān)于組合手法的啟示的認(rèn)定” 來源:《裝飾》,時間:2016年3月、總第275期,卷號:無,頁碼:P70-71。
3、董曉娟“外觀設(shè)計專利權(quán)評價中關(guān)于組合手法的討論”來源:《專利代理》,時間:2019年2月,卷號:無,頁碼:P100-103。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:張巍巍
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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