美律所提出經(jīng)濟(jì)低迷期企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略建議

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 原標(biāo)題：Tips for Maximizingand Unlocking Additional Revenue Streams During an Economic Downturn

2020年8月21日，美國Polsinelli律師事務(wù)所知識(shí)產(chǎn)權(quán)部部長Patrick C. Woolley及律所股東Corey M. Casey針對經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，企業(yè)在面臨收入和資源減少時(shí)如何評估和最大化利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)方面提出三條建議。文章指出，在經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定時(shí)期，知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）是一種非常具有吸引力的投資工具。當(dāng)把知識(shí)產(chǎn)權(quán)視為一種真正的資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)面臨的問題是如何評估和最大化這些優(yōu)勢，特別是在具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟(jì)時(shí)期。

1、提高專利訴訟和戰(zhàn)略制定的效率

企業(yè)內(nèi)部法律顧問可以通過與外部法律顧問合作，簡化企業(yè)專利組合和戰(zhàn)略的開發(fā)和維護(hù)，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值和收益的最大化。外部法律顧問除了在起草、開發(fā)和維護(hù)專利組合方面的傳統(tǒng)角色外，還可以就申請策略提供有價(jià)值的戰(zhàn)略建議，包括確定最重要的發(fā)明，并建議企業(yè)應(yīng)在哪些國家和司法管轄區(qū)申請專利。對個(gè)體企業(yè)需求和目標(biāo)的客觀評估有助于制定戰(zhàn)略，確定最具影響力的市場，從而簡化全球范圍內(nèi)的申請，以節(jié)省成本。另一種選擇可能是與某一特定管轄區(qū)內(nèi)的公司進(jìn)行合作，從而分散成本并為個(gè)體企業(yè)節(jié)約資金。這種類型的協(xié)議可能包括外國合伙人支付特定司法管轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)維持費(fèi)用。

在財(cái)務(wù)困難時(shí)期，內(nèi)部法律顧問可以在以下特定領(lǐng)域?qū)で鬂撛诘墓?jié)約成本和提高生產(chǎn)力的方法：

（1）在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩時(shí)期，內(nèi)部法律顧問可以向外部律師尋求幫助，以確定可以在可控價(jià)格下完成的工作領(lǐng)域（例如通過替代費(fèi)用安排、費(fèi)用上限等）；

（2）在不需要大量內(nèi)部資源的情況下，內(nèi)部法律顧問可以依靠外部法律顧問繼續(xù)開發(fā)大型專利組合；

（3）外部法律顧問可能會(huì)通過處理一些通常由內(nèi)部法律顧問完成的日常工作來介入他們的工作，尤其是考慮到招聘凍結(jié)和競爭內(nèi)部客戶需求；

（4）外部律師及其相關(guān)資源可以以較低的成本更有效地執(zhí)行現(xiàn)有技術(shù)以及可實(shí)施性檢索和審查；

（5）這些合作領(lǐng)域促進(jìn)了項(xiàng)目的交流和實(shí)時(shí)跟蹤。因此，這種關(guān)系使企業(yè)能夠控制內(nèi)部法律顧問的人員和成本，同時(shí)仍能產(chǎn)生大量滿足質(zhì)量要求的申請。

2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合審查和審計(jì)

內(nèi)部法律顧問對現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合進(jìn)行客觀評估，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)挖掘和知識(shí)產(chǎn)權(quán)審計(jì)。這是另外一種可以使價(jià)值最大化和增加額外收入的方法。知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者應(yīng)關(guān)注當(dāng)前的專利和商標(biāo)組合，以評估潛在的優(yōu)勢和劣勢。例如，持續(xù)維護(hù)國內(nèi)外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的成本很高。外部法律顧問可以進(jìn)行挖掘工作，以確定哪些專利和商標(biāo)應(yīng)該保留，哪些應(yīng)該放棄。這種內(nèi)部估價(jià)和評估過程可能會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)：

（1）不再使用的資產(chǎn)可以進(jìn)行捆綁并有償許可給第三方；（2）在某些情況下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以作為貸款的抵押品；（3）另一個(gè)選擇可能是將知識(shí)產(chǎn)權(quán)出售給投資者，通過協(xié)商獲得繼續(xù)使用該技術(shù)的許可；

（4）對于被認(rèn)定為沒有足夠價(jià)值的資產(chǎn)，可以予以放棄，為企業(yè)節(jié)約不必要的、無效的成本。

3、制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟及相關(guān)程序的戰(zhàn)略

內(nèi)部法律顧問可以提高效率的另一個(gè)領(lǐng)域是知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟和相關(guān)程序。經(jīng)濟(jì)衰退往往會(huì)促使人們更積極地主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)。有人可能認(rèn)為，現(xiàn)在是保護(hù)創(chuàng)新投資的最重要時(shí)期之一，無論是通過實(shí)施企業(yè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，還是通過挑戰(zhàn)競爭對手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。從經(jīng)濟(jì)衰退中崛起的公司，如擁有更強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)地位和組合，將有可能獲得更大的市場份額。實(shí)現(xiàn)收入最大化的一個(gè)策略，特別是在有訴訟資金的情況下，可能是與外部法律顧問進(jìn)行合作，發(fā)起一個(gè)申請強(qiáng)制執(zhí)行判決的訴訟。如果被告對他們的辯護(hù)不樂觀，可能會(huì)和解，而不是打官司，而且可能會(huì)以更有利的條款來達(dá)成和解。此外，執(zhí)法還可以用來增加許可收入。

除了傳統(tǒng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟外，內(nèi)部法律顧問還應(yīng)通過其他的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛解決途徑，包括國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）程序和專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）的多方審查（IPR）程序。這些途徑允許向競爭對手的專利發(fā)起挑戰(zhàn)，這可能會(huì)干擾企業(yè)的戰(zhàn)略，從而潛在地提供新的機(jī)會(huì)和收入來源。通過挑戰(zhàn)競爭對手的專利，企業(yè)可以消除其產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)一步開發(fā)和商業(yè)化的潛在障礙。ITC程序通常比訴訟程序執(zhí)行進(jìn)度更快，是應(yīng)對國外競爭的一種有效策略。同樣，IPR程序也為解決美國的專利糾紛提供了一種更為便利和更具成本效益的策略。一個(gè)深思熟慮的、具戰(zhàn)略性的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合實(shí)施方法，無論是通過訴訟還是其他途徑，都可以提高效率、進(jìn)一步釋放企業(yè)價(jià)值。

來源：中科院知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息

作者：中科院IP信息

編譯：安曉慧 檢索/校譯：朱月仙

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美律所提出經(jīng)濟(jì)低迷期企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略建議（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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