無效程序中材料領域創(chuàng)造性典型案例詮釋之五：技術啟示的判斷是本領域技術人員知識和能力運用的關鍵環(huán)節(jié)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：溫麗萍 國家知識產(chǎn)權局專利復審和無效審理部

原標題：無效程序中材料領域創(chuàng)造性典型案例詮釋之五：技術啟示的判斷是本領域技術人員知識和能力運用的關鍵環(huán)節(jié)

創(chuàng)造性判斷三步法的第三步為“判斷要求保護的發(fā)明創(chuàng)造對本技術領域的技術人員來說是否顯而易見”，在該步驟中，要從最接近現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷現(xiàn)有技術整體上是否給出將第二步中確定的區(qū)別技術特征應用到最接近現(xiàn)有技術中以解決其存在的技術問題的技術啟示。判斷現(xiàn)有技術中是否存在解決技術問題的技術啟示，應站位本領域技術人員，圍繞發(fā)明實際解決的技術問題，理性分析現(xiàn)有技術公開的內(nèi)容，從而盡量客觀地得出是否顯而易見的結論。

本文摘要

1、在判斷現(xiàn)有技術是否給出技術啟示的過程中，應當圍繞發(fā)明實際解決的技術問題到現(xiàn)有技術中去尋找相關的技術手段。

2、技術問題的準確確定是技術啟示的判斷結論正確的前提和基礎。應當站位本領域技術人員，理性分析現(xiàn)有技術公開的信息，從而準確確定該技術手段在該現(xiàn)有技術中所客觀起到的作用。

3、在確定現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示時，對不同現(xiàn)有技術結合動機的考量至關重要。

關鍵詞：技術啟示 技術問題 技術手段 結合動機

創(chuàng)造性判斷三步法的第三步為“判斷要求保護的發(fā)明創(chuàng)造對所屬技術領域的技術人員來說是否顯而易見”，在該步驟中，要從最接近現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷現(xiàn)有技術整體上是否給出將第二步中確定的區(qū)別技術特征應用到最接近現(xiàn)有技術中以解決其存在的技術問題的技術啟示。實踐中，技術啟示的判斷是出現(xiàn)創(chuàng)造性判斷結論不同的常見環(huán)節(jié)，筆者欲通過三個具體案例分別從不同角度闡述技術啟示判斷環(huán)節(jié)對創(chuàng)造性判斷結論的影響。

在一種鋼木復合龍骨結構無效案件中，涉案專利涉及一種建筑工程領域使用的鋼木復合龍骨結構。無效請求人主張附件1和2結合評述權利要求1的創(chuàng)造性。本案審理過程中，對于權利要求1與最接近現(xiàn)有技術附件1的區(qū)別技術特征以及區(qū)別技術特征實際解決的技術問題的認定是一致的，但審理結果出現(xiàn)了分歧，分歧產(chǎn)生的根本原因在于，關于附件2是否公開了區(qū)別技術特征（1）“外龍骨相對應兩面分別設有多個開口”的認定上。

觀點1認為，附件2公開了設置在龍骨對應兩面上的龍骨通孔，其可以安裝螺栓，給出了在龍骨上設置貫通孔進行安裝的技術啟示。觀點2則認為，從結構上看，權利要求1中由于外龍骨中有內(nèi)龍骨，且內(nèi)龍骨與外龍骨內(nèi)部中空的形狀一致，故其開口只是外龍骨兩面對應的開口，對于鋼木復合龍骨整體而言并非通孔，從作用上看，權利要求1在外龍骨上設置相對應兩面的開口，其實現(xiàn)的技術效果是避免在鐵皮表面鉆槽或孔造成龍骨變形，以及同時滿足墻板模板和頂板模板背楞的需要，這些都是通過將模板固定在開口中露出的內(nèi)龍骨上實現(xiàn)的，與附件2通過通孔實現(xiàn)主龍骨與面板隔空連接的作用和實現(xiàn)方式并不相同。

筆者認為，在判斷附件2是否給出上述技術啟示的過程中，首先應當圍繞涉案專利實際解決的技術問題到附件2中去尋找相關的技術手段。如前所述，雖然附件2公開的上述技術手段看上去與區(qū)別技術特征（1）類似，但由于該手段并非用來解決涉案專利實際解決的技術問題的，因此，附件2并沒有給出上述區(qū)別技術特征的技術啟示。在是否具有結合技術啟示的判斷過程中，如果不考慮發(fā)明實際解決的技術問題，僅從現(xiàn)有技術中尋找看上去與區(qū)別技術特征類似的技術手段即得出具有技術啟示的結論的話，將導致截然相反的結論。

在一種新型溶鹽桶無效案件中，涉案專利涉及一種新型溶鹽桶，能夠有效解決溶鹽桶不能套裝、蓋子笨重不便加鹽以及有效容積小的缺陷。關于附件1與附件2結合是否影響權利要求1創(chuàng)造性的判斷出現(xiàn)了兩種截然不同的觀點。觀點1認為，權利要求1與附件1的區(qū)別在于“大蓋子上還開設有一個鹽井插入口”，其所解決的技術問題是，鹽水提取具有間歇性，將鹽井插入口設置在大蓋子上相比附件1設置在側壁上能夠提升有效容積。附件2雖然公開了將中心管的一端設置在鹽筒蓋10內(nèi)，但其用于構成軟化水處理器的流路系統(tǒng)，溶鹽桶在使用過程中形成密封水路，不存在所謂“有效容積”的問題。因此，上述區(qū)別特征雖然被附件2公開，但兩者實際所起作用并不相同。

與之相反，觀點2則認為，雖然通讀附件2并無提高溶鹽桶容積的記載，但是，技術問題是發(fā)明或實用新型實際能夠解決的技術問題，而不是專利申請文件或專利文件中聲稱想要解決的技術問題。專利說明書中記載的技術問題可能并不是發(fā)明或實用新型實際要解決的技術問題。附件2在通常工作供水流程中，清水直接流過鹽桶，鹽桶在密封狀態(tài)下相當于水管，此時該中心管僅用于構成軟化水處理器的流路系統(tǒng)，故附件2在水凈化過程中確無提高有效容積的需求。但是，在反沖洗再生樹脂工藝流程中需要制備鹽水，即需要打開加鹽口投入鹽粒，此時必須關閉水源，保證無水壓，防止水將從加鹽口溢出。顯然，加鹽口開在鹽桶蓋上所得到的有效容積將大于加鹽口開在側壁上。即在有開口的情況下，開口設置在容器頂蓋所形成的有效容積將大于設置在側壁時的有效容積?；谙嗤脑砗蛦⑹荆绢I域技術人員在閱讀附件2的權利要求書和說明書之后，能夠毫無疑義地確定在鹽桶蓋上設置加鹽孔、進出水口及鹽桶蓋內(nèi)中央連接處設有中心管的技術特征客觀上能夠在鹽水制備過程中有效增加鹽桶的容積。

本案存在兩種截然不同的觀點，根源在于在技術啟示的判斷中對現(xiàn)有技術中技術手段所解決的技術問題或者所起到的作用的認定不同所致。很多情形下，現(xiàn)有技術雖然公開了與區(qū)別技術特征相同的技術手段，但是并未記載該技術手段在該現(xiàn)有技術中所起的作用，或者所記載的作用與區(qū)別技術特征在發(fā)明中所起的作用并不相同，此時應當站位本領域技術人員，理性分析現(xiàn)有技術公開的信息，從而準確確定該技術手段在該現(xiàn)有技術中所客觀起到的作用。本案中，附件2公開了與區(qū)別技術特征相對應的技術手段，然而，附件2中記載的該技術手段聲稱所解決的技術問題與該區(qū)別技術特征所解決的技術問題并不相同，在此情形下，是否必然得出不具有結合的技術啟示的結論呢？顯然，在創(chuàng)造性技術啟示的判斷中，應當站位本領域技術人員的角度，整體或者客觀分析現(xiàn)有技術公開的信息，從而準確確定某一技術手段在該現(xiàn)有技術中客觀所能起到的作用。附件2雖然并未記載提高有效容積的技術問題，但是，當我們站位本領域技術人員，準確理解附件2的工作原理之后，我們發(fā)現(xiàn)，在反沖洗再生樹脂工藝流程中需要制備鹽水，需要打開加鹽口投入鹽粒，此時必須關閉水源，保證無水壓，防止水從加鹽口溢出。很顯然，加鹽口開在鹽桶蓋上所得到的有效容積將大于加鹽口開在側壁上?；谙嗤脑砗蛦⑹荆绢I域技術人員在閱讀附件2權利要求書和說明書之后，能夠毫無疑義地確定在鹽桶蓋上設置加鹽孔、進出水口及鹽桶蓋內(nèi)中央連接處設有中心管的技術特征客觀上能夠在鹽水制備過程中有效增加鹽桶的容積，從而能夠將這一技術啟示與附件1相結合得出權利要求1的技術方案。

觀點1只注意到了附件2中記載的整個發(fā)明要解決的技術問題，忽略了溶鹽桶在通常工作供水流程中與在反沖洗再生樹脂工藝流程中不同的工作機理和所起到的作用，也即忽略了具體技術手段的技術效果，因此，認為附件2并不存在提高有效容積的技術問題。因此，筆者強調(diào)，對現(xiàn)有技術公開的技術手段的作用應當準確認定，否則將對現(xiàn)有技術是否給出該技術手段應用于該最接近現(xiàn)有技術的技術啟示的判斷造成影響。即使現(xiàn)有技術公開的技術手段與發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征相同或者相近似，也不應將區(qū)別技術特征在發(fā)明中所起的作用機械地套用到現(xiàn)有技術中的技術手段上。

在一種土工格室無效案件中，涉案專利涉及一種土工格室，其背景技術中提到現(xiàn)有的土工格室（最接近現(xiàn)有技術附件1），其存在的缺陷是插件其中一頭沒有固定裝置，在運輸和使用過程中容易與筋帶分離，而且插件的強度相對不高。對此涉案專利的主要改進在于，U型雙頭插件的兩頭處套接有固定片，U型雙頭插件的中間位置上套接有固定片，其實際所解決的技術問題是，增加U型雙頭插件的強度并且防止U型雙頭插件從筋帶上脫落。關于權利要求1相對于附件1和2的結合是否具備創(chuàng)造性的討論中出現(xiàn)了觀點1和2兩種截然不同的觀點。

概括來講，觀點1和觀點2的分歧在于現(xiàn)有技術是否給出了結合的技術啟示，致使本領域技術人員在面對對附件1解決的技術問題時，會容易想到在附件2中尋找結合的動機，從而得出要求保護的技術方案。審查指南規(guī)定，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題(即發(fā)明實際解決的技術問題) 的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。故本案中，在確定現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示時，應當重點關注以下兩個方面內(nèi)容。一是對現(xiàn)有技術中技術手段及其作用的認定是判斷的基礎。對于現(xiàn)有技術中技術手段及其所起到的作用，應當基于本領域技術人員的知識和能力客觀地予以確定。在客觀地判定該技術手段在附件2中所起的作用之后，需要進一步判斷其是否與區(qū)別特征的作用相同或者類似。如果是，則通常認為附件2中給出了解決發(fā)明實際解決的技術問題的技術啟示，會促使本領域技術人員借助該技術啟示對最接近的現(xiàn)有技術進行改進從而獲得要求保護的發(fā)明，反之則應得出相反結論。客觀上看，附件2中的上述接合環(huán)30a/b/c可以起到接合、加固的作用，并且，對于附件2中公開的上述技術手段的認定及其作用，觀點1和觀點2并無分歧。然而，是否就可以認定附件2給出了將其用于附件1的技術啟示呢？此時還需要考量不同現(xiàn)有技術是否存在結合動機，這一點應當成為決定本案結論性觀點的重要判斷依據(jù)。

因此，二是要對不同現(xiàn)有技術結合動機進行考量至關重要。按照審查指南的上述規(guī)定，在運用三步法中的第三步進行技術啟示判斷時，首先，應當基于本領域技術人員的知識和能力，將現(xiàn)有技術的技術方案作為一個整體，而不能脫離該技術方案對其中某一技術特征或技術手段進行單獨考量，尤其是要把握發(fā)明的整體構思以及技術特征在整體方案中所起的作用及其工作原理。其次，不能當然地得出相同的技術手段必然能起到相同作用的結論。本案中，觀點1僅注意到了附件2與本專利區(qū)別特征兩者的技術手段相接近，并沒有考量整體技術方案的作用原理，這是創(chuàng)造性判斷中考量現(xiàn)有技術是否具有結合動機的一個重要方面。我們來看附件2的整體技術構思，其作用原理是，節(jié)點處雙頭插件的兩條腿在使用中由于受到格室筋帶向外的張力容易向外分開，從而導致雙頭插件無法固定住兩條筋帶而脫落，因此，附件2中的接合環(huán)對雙頭插件兩條腿起到的是向內(nèi)箍的作用來加強其強度并防止其脫落。而反觀附件1，由于筋帶與雙頭插件采用了“交錯編織”的方式結合，在使用過程中，當兩條筋帶向外拉伸時，雙頭插件的兩條腿不但不會向外分開，反而會向內(nèi)聚攏。因此，整體考量附件2，其工作原理以及其設置的接合環(huán)30a/b/c的作用均與上述區(qū)別技術特征所解決的技術問題并不相同，甚至可以說是截然相反的工作機理，按照附件2給出的教導所設置的固定結構在使用過程中并不會阻止插件兩條腿的相對活動，因而對于在使用過程中防止附件1的雙頭插件脫落或增強其強度并無任何幫助。雖然從文件描述或者附圖所示的形狀上看，本專利所述固定片與附件2的固定結構類似，但是，附件1與2由于工作原理截然相反導致存在結合的技術障礙，本領域技術人員沒有動機將其結合在一起。如果不考慮附件2的發(fā)明構思及其工作機理，而僅僅根據(jù)附件2中接合環(huán)的設置位置及結構與本專利的固定片相同就當然認為其必然能夠起到與本專利相同的作用，則必然會得出相反的結論。

綜上，筆者認為，判斷本領域技術人員是否有動機將兩篇或者多篇現(xiàn)有技術結合從而得到要求保護的發(fā)明創(chuàng)造的技術方案，應當充分考量現(xiàn)有技術的整體構思及其工作原理，包括但并不限于最接近現(xiàn)有技術。對于現(xiàn)有技術的理解，應當基于其整體發(fā)明構思或者工作原理進行理解，不能脫離發(fā)明構思對其中某一技術手段或者技術特征單獨進行考量，特別是應當重點考量該技術手段或者技術特征在整體技術方案中所起的作用及其工作原理。如果現(xiàn)有技術的發(fā)明構思或者工作原理與發(fā)明創(chuàng)造不同或者截然相反，則即使現(xiàn)有技術中披露了發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征，本領域技術人員通常也可能難以產(chǎn)生將兩者結合的動機，進而不能容易地得出要求保護的發(fā)明創(chuàng)造。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：溫麗萍 國家知識產(chǎn)權局專利復審和無效審理部

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：無效程序中材料領域創(chuàng)造性典型案例詮釋之五：技術啟示的判斷是本領域技術人員知識和能力運用的關鍵環(huán)節(jié)（點擊標題查看原文）

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