10年間23件專利未能完成代理，是誰之過？| 附判決書

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原標題：10年間23件專利未能完成代理，是誰之過？|附判決書

一般來說，一件專利較長的申請周期為2-3年，是什么原因使23件專利申請在10年間陸續(xù)被視為撤回，從而導致專利申請進程一直停滯不前？在一起專利代理合同糾紛的案件中，專利權(quán)利人與專利代理公司雙方都把這23件專利未能申請成功的原因歸咎于對方，孰是孰非，我們一起來看案件經(jīng)過和法院判決。

2021年年末，中國裁判文書網(wǎng)公布了關(guān)于王某某、上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（以下簡稱精晟公司）專利代理合同糾紛民事二審民事判決書，最高人民法院駁回了王某某與精晟公司的上訴，維持原判判決，精晟公司于判決生效之日起十日內(nèi)返還王某某專利代理費人民幣69000元。

合同糾紛的起源

這起專利代理合同糾紛起源于2013年，王某某陸續(xù)委托精晟公司為其30件涉案專利進行申請專利代理，其中25項為國內(nèi)專利申請，5項為國際專利申請。雙方于2014年10月29日簽訂《專利代理及保密協(xié)議》，合同約定乙方接受甲方委托為甲方代理專利申請工作，被告向原告支付相關(guān)專利的代理費，并委托原告代為繳納專利申請的官方費用。其中對合同中約定摘要如下：

第四條，在任何一件專利完成撰寫后，乙方將銷毀相應(yīng)的技術(shù)資料或通過與甲方溝通，以最佳方式將相應(yīng)技術(shù)資料送與甲方。

第六條，乙方在為甲方進行專利代理期間，為了縮短申請周期，雙方如以電話、電子郵件或傳真，以及任何電子形式溝通時，都難以體現(xiàn)技術(shù)方案的本質(zhì)時，乙方指定代理人應(yīng)及時到甲方駐地與甲方技術(shù)人員進行當面的溝通，以達到最快理解技術(shù)方案本質(zhì)的目的。

第八條，甲方委托乙方申請的任何一件專利，無論成功與否，乙方有義務(wù)及時通知甲方相關(guān)專利的申請進度，并及時以書面形式傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)審查意見，如因乙方的原因沒有及時傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局文件給甲方，造成甲方專利權(quán)的損失，由乙方按照國家法律法規(guī)恢復乙方權(quán)利，產(chǎn)生的費用由乙方承擔，如果造成甲方無法挽回的損失，則由乙方負責賠償。

第九條，甲方委托乙方申請的任何一件專利若得到授權(quán)，在乙方收到國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)文件和證書時，應(yīng)第一時間聯(lián)系甲方，確保相關(guān)文件及時送達甲方駐地。

第十條，甲方委托原告申請的任何一件專利，在甲方收到國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的“專利受理通知書”后一周內(nèi)，應(yīng)及時向乙方支付相關(guān)專利的代理費，其中發(fā)明創(chuàng)造專利代理費為6,000元/件，實用新型專利代理費為2,500元/件，外觀設(shè)計專利代理費為1,000元/件，付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。本條所述的代理費，均為從專利申請到授權(quán)或者駁回(視為撤回)為止，乙方不再收取任何其他代理費用。

第十一條，如甲方委托乙方代理的發(fā)明專利獲得授權(quán)，甲方再行支付給乙方1,000元/件。

第十二條，甲方為個人申請，發(fā)明專利申請費185元，實審費375元，授權(quán)費按專利局規(guī)定繳納。

第十五條，本合同自雙方簽訂之日生效，2016年12月31日為一期，期滿雙方滿意，此條約可以延續(xù)。未約定PCT申請的代理費金額（口頭約定為5000元/件）。

在精晟公司2015年7月13日開具的兩張發(fā)票及相應(yīng)專利的授權(quán)公布文件上顯示，精晟公司已完成的專利代理工作的兩個專利的專利號分別為：201410658XXXX、201510024XXXX，然而余下的23項專利代理工作的進展并不順利。

根據(jù)雙方簽訂的合同第十條規(guī)定，甲方在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的“專利受理通知書”后一周內(nèi)，應(yīng)及時向乙方支付相關(guān)專利的代理費，所述代理費為從專利申請到授權(quán)或者駁回（視為撤回）為止。2017年12月29日，精晟公司以王某某未支付拖欠的專利代理費為由將其起訴到上海知識產(chǎn)權(quán)法院，要求王某某支付各項費用合計人民幣172,518.40元。

基于雙方提供的證據(jù)和事實，2018年11月30日上海知識產(chǎn)權(quán)法院對此案作出一審判決：一、被告王某某于本判決生效之日起三十日內(nèi)支付原告上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理費及專利申請費用合計人民幣147,018.4元；二、駁回原告上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司其余訴訟請求。被告王某某如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審受理費人民幣3,604元，由原告上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司負擔441元，由被告王某某負擔人民幣3,163元。

然而，這起糾紛并未在上海知識產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決后落下帷幕，由于雙方并未解除合同，王某某認為精晟公司沒有盡到委托合同中規(guī)定的代理義務(wù)，并向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，上海知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年4月29日受理了王某某的訴訟并作出如下判決：一、解除王某某與精晟公司簽訂的《專利代理及保密協(xié)議》；二、精晟公司于判決生效之日起十日內(nèi)返還王某某專利代理費人民幣69000元；三、駁回王某某的其余訴訟請求。精晟公司如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。本案案件受理費人民幣7748元，由王某某負擔人民幣3252元，由精晟公司負擔人民幣4496元。

專利被視為撤回，誰應(yīng)負起責任？

雙方因不服原審法院做出的判決，于2021年向最高院提起上訴，王某某請求：精晟公司全額返還代理費用，承擔另行申請可能發(fā)生的費用暫計138000元，并賠償王某某的預期利益損失暫計100000元。理由是精晟公司怠于履行義務(wù)，導致涉案23項專利的申請至今被擱置。精晟公司在上訴中請求：撤銷原審判決，發(fā)回重審或者查清事實后改判駁回王志訓原審全部訴訟請求。

在最高院審理中，王某某和精晟公司認定了本案爭議僅涉及雙方于2020年11月25日確認的《系爭國內(nèi)專利申請狀態(tài)統(tǒng)計表》中記載的23件專利申請，其中第1-4項專利申請，王某某支付過實質(zhì)審查費，但在收到國家知識產(chǎn)權(quán)第一次審查意見通知書后逾期不答復，該4項專利申請視為撤回。第5-10項專利申請，曾經(jīng)因逾期繳納實質(zhì)審查費而視為撤回申請，王某某自行繳納恢復費之后，專利申請程序恢復，精晟公司收到國家知識產(chǎn)權(quán)局第一次審查意見通知書，逾期不答復，該6項專利申請視為撤回。第11-23項專利申請，逾期未繳納實質(zhì)審查費而視為撤回申請。最高院根據(jù)雙方當事人的訴辯主張認為，二審階段的爭議焦點為：精晟公司是否存在違約行為，以及應(yīng)否承擔相應(yīng)的違約責任。

最高院的判決書中顯示，精晟公司在2015年成功完成了兩件專利的代理后，其余23件因為逾期繳納實質(zhì)審查費及逾期不答復國知局第一次審查意見通知書陸續(xù)被視為撤回。對此，精晟公司認為王某某不予支付專利代理費、專利申請費以及拒不配合精晟公司準備實審資料，是引起王某某專利申請失效的直接原因；王某某認為因精晟公司未盡合同約定的責任，未及時有效轉(zhuǎn)達國家知識產(chǎn)權(quán)局的意見以及對方未繳納專利申請官費，才導致專利申請程序停滯。

那么，在此案中，精晟公司是否違約，23件專利被視為撤回的責任又在誰？根據(jù)合同約定，王某某在收到“專利受理通知書”后一周內(nèi)，應(yīng)就涉案23件專利及時向精晟公司支付專利代理費6000元/件，并自行承擔專利申請的官方費用。判決書顯示，涉案的23件專利申請于2014年12月至2016年11月間陸續(xù)取得專利申請受理通知書后，王某某未依約支付專利代理費。同時，最高院認為，精晟公司在雙方發(fā)生訴訟糾紛后，履約不當行為特別是設(shè)置履約障礙行為直接影響了王某某對涉案1-10項專利的順利申請，且使王某某對其產(chǎn)生了不信任感，對合同履行產(chǎn)生消極情緒，精晟公司對其過錯應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

最終，最高人民法院經(jīng)審理查明后，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項之規(guī)定做出判決，駁回上訴，維持原判。 

附：判決書

王某某、上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理合同糾紛民事二審民事判決書

中華人民共和國最高人民法院

民事判決書

（2021）最高法知民終965號

上訴人（原審原告）：王某某，男，漢族。

委托訴訟代理人：趙天吉，上海市滬西律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：楊英濤，上海市滬西律師事務(wù)所律師。

上訴人（原審被告）：上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。

法定代表人：馮*玲，執(zhí)行董事。

委托訴訟代理人：王本橋，北京市中倫文德律師事務(wù)所上海分所律師。

委托訴訟代理人：馬旭龍，北京市中倫文德律師事務(wù)所上海分所律師。

上訴人王某某與上訴人上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（以下簡稱精晟公司）專利代理合同糾紛一案，因王某某、精晟公司不服上海知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月31日作出的（2019）滬73知民初333號民事判決，向本院提起上訴。本院于2021年5月10日立案后，依法組成合議庭進行了審理，并于2021年7月13日詢問當事人，上訴人王某某及其委托訴訟代理人趙天吉、楊英濤，上訴人精晟公司的委托訴訟代理人馬旭龍到庭參加詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

王某某上訴請求：撤銷原審判決中第二項、第三項，改判全部支持王某某原審第二項、第三項、第四項訴訟請求。事實和理由：（一）關(guān)于專利申請官費等非委托費用應(yīng)當由精晟公司承擔。1.原審法院完全依據(jù)《專利代理及保密協(xié)議》認定雙方的權(quán)利與義務(wù)不妥。王某某已經(jīng)無法找到雙方簽訂的書面合同，只能以精晟公司在（2017）滬73民初761號案件中提供的書面合同作為參考；而該書面合同騎縫章無法對應(yīng)上，且前兩頁存有多處修改痕跡；法院應(yīng)當充分考慮雙方當事人存在閉口價的交易習慣，不應(yīng)完全依據(jù)書面合同認定事實。2.原審法院未查明事實。王某某原審提交的第四組證據(jù)，目的在于證明本案雙方閉口價交易習慣，其中包括精晟公司在2015年7月13日開具的兩張發(fā)票及相應(yīng)專利的授權(quán)公布文件，精晟公司在發(fā)票上分別備注了完成專利代理工作的兩個專利的專利號：201410658XXXX、201510024XXXX。在這兩個專利申請的前后，王某某并未向精晟公司支付官費等非代理費用，精晟公司亦未向王某某索要官費等非代理費用，所發(fā)生的相應(yīng)的官費等非代理費用均為精晟公司自行承擔。精晟公司在委托費用之外收取的27878.4元，構(gòu)成不當?shù)美?，?yīng)當予以全額返還。（二）精晟公司怠于履行義務(wù)，導致涉案23項專利的申請至今被擱置，應(yīng)當全額返還代理費用，而非返還50%。2013年起，王某某陸續(xù)委托了精晟公司對王某某的30件涉案專利進行申請專利代理，其中25項為國內(nèi)專利申請，5項是國際專利申請。截至今日，精晟公司對于國內(nèi)專利申請僅僅完成2件。在（2017）滬73民初761號案件判決之前，精晟公司未及時將國家知識產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)文件轉(zhuǎn)發(fā)給王某某。在（2017）滬73民初761號案件判決后，精晟公司依舊未實際履行通知義務(wù)。雖然精晟公司將國家知識產(chǎn)權(quán)局的部分通知轉(zhuǎn)發(fā)到王某某的郵箱，但是精晟公司應(yīng)當知道王某某郵箱無法正常使用、王某某一直未及時查看未回郵，精晟公司應(yīng)當知曉王某某的電話號碼和微信等聯(lián)系方式而不及時采取郵件以外的聯(lián)系方式聯(lián)系王某某，怠于履行合約義務(wù)。關(guān)于審查意見的答復，不能完全依賴發(fā)明人的協(xié)助。在發(fā)明人不能協(xié)助的前提下，代理人完全有能力根據(jù)專利申請文件來完成審查意見的答復，而不是對審查意見轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)明人后就置之不理，從而導致專利被視為撤回。因此對于專利被視為撤回的所造成的損失應(yīng)當由精晟公司承擔。精晟公司應(yīng)當全額返還至今未完成代理工作的23項專利的代理費用共計138000元。（三）精晟公司具有完全民事行為能力，應(yīng)當對自己侵權(quán)行為承擔侵權(quán)責任。精晟公司作為專業(yè)的代理機構(gòu)，在專利代理業(yè)務(wù)中是優(yōu)勢方，應(yīng)當規(guī)范自身職業(yè)道德。在將近十年的時間里，精晟公司未能正常完成王某某的專利代理工作。尤其是在（2017）滬73民初761號案件判決前后，王某某已經(jīng)將所有代理費用付清，精晟公司依舊不推進相關(guān)代理工作，嚴重侵犯了王某某的合法權(quán)益。精晟公司應(yīng)當承擔王某某另行申請可能發(fā)生的費用暫計138000元。同時，如果王某某的專利得到及時的申請，能夠帶來很大的經(jīng)濟效益和社會效益。法院應(yīng)當批準王某某提交的司法鑒定申請。精晟公司應(yīng)當賠償王某某的預期利益損失暫計100000元。

精晟公司辯稱：精晟公司已經(jīng)履行了合同義務(wù)，請求駁回王某某的上訴請求。關(guān)于王某某涉案專利申請，王某某未及時向精晟公司支付專利代理費是導致專利申請未能完成的重要原因。精晟公司完成合同義務(wù)，王某某的訴訟請求不應(yīng)該獲得支持。王某某提出的返還官費相關(guān)訴訟請求構(gòu)成重復起訴，該爭議在（2017）滬73民初761號案件中已經(jīng)予以處理。

精晟公司上訴請求：撤銷原審判決，發(fā)回重審或者查清事實后改判駁回王某某原審全部訴訟請求；本案訴訟費用由王某某承擔。事實和理由：（一）原審判決關(guān)于“精晟公司未向王某某進行足夠提醒”的事實認定不清。精晟公司已經(jīng)通過郵件、短信、電話等各種形式聯(lián)系過王某某，要求其就本案系爭專利申請是否提出實審請求、如何進行實審答辯，以及在繳納期限前按時繳納實審費等進行提醒，實施了足夠的提醒。（二）原審判決關(guān)于精晟公司需返還代理費的系爭專利范圍事實認定有誤。精晟公司已完成專利代理工作。本案系爭的23件專利申請中，有11件專利在（2017）滬73民初761號判決作出之前的狀態(tài)已經(jīng)處于“實審請求視撤失效”的狀態(tài)。根據(jù)《專利代理及保密協(xié)議》第十條的約定，該11件專利申請雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系已終止。即使精晟公司應(yīng)承擔代理義務(wù)以及應(yīng)進行足夠的提醒，也不應(yīng)涉及該11件專利。（三）原審判決適用法律錯誤。王某某未及時履行合同付款義務(wù)，精晟公司依法享有履行抗辯權(quán)。精晟公司已完成專利代理工作，未就實審開展的相關(guān)工作與之沒有關(guān)系，不應(yīng)返還已收取服務(wù)費的50%。即使精晟公司存在一定過錯，應(yīng)當就實審視為撤回部分承擔50%責任，也應(yīng)當是返還25%服務(wù)費。（四）原審判決對案件受理費的分配有誤。二審中，精晟公司放棄上述理由（三）中的抗辯權(quán)主張和理由（四）。

王某某辯稱：不同意精晟公司的上訴請求，堅持王某某的上訴請求。本案雙方雖簽訂了書面協(xié)議，但在雙方履行過程中，以6000元作為閉口價，王某某實際支付了6000元代理費；精晟公司在后續(xù)委托代理的過程中，要求增加3000元的代理費用以及官費，雙方?jīng)]有達成一致。精晟公司沒有履行自己的合同義務(wù)，導致王某某大量的專利申請因逾期視為撤回。精晟公司在代理過程中不誠信，沒有盡到委托合同中受托人勤勉盡職的義務(wù)，也沒有與王某某在合同訂立以及后續(xù)履行過程中交代清楚權(quán)利義務(wù)，導致專利大量失效。

王某某向原審法院提起訴訟，原審法院于2019年4月29日立案受理，王某某請求判令：1.解除雙方簽訂的《專利代理及保密協(xié)議》；2.判令精晟公司退還專利代理服務(wù)費及多收取的專利申請的官方費用165878.4元（其中代理費為涉案專利申請23件，每件6000元，合計138000元），精晟公司補償王某某恢復專利費用損失164000元，兩項共合計人民幣329878.4元；3.判令精晟公司賠償王某某因?qū)＠暾埵《o王某某造成的預期利益損失100000元，具體金額以評估為準；4.本案的訴訟費用由精晟公司承擔。二審中，王某某變更上述第二項補償費用金額為138000元。精晟公司辯稱：1.《專利代理及保密協(xié)議》已終止；2.涉及專利代理費及專利申請費的訴訟請求構(gòu)成重復起訴；3.王某某不予支付專利代理費、專利申請費以及拒不配合精晟公司準備實審資料，系引起王某某專利申請失效的直接原因，其后果應(yīng)當由王某某自行承擔；4.王某某要求精晟公司予以賠償?shù)脑V訟請求均無事實、法律、合同依據(jù)。

原審法院認定事實：王某某（甲方）與精晟公司（乙方）于2014年10月29日簽訂《專利代理及保密協(xié)議》，合同約定乙方接受甲方委托為甲方代理專利申請工作。第六條，乙方在為甲方進行專利代理期間，為了縮短申請周期，雙方如以電話、電子郵件或傳真，以及任何電子形式溝通時，都難以體現(xiàn)技術(shù)方案的本質(zhì)時，乙方指定代理人應(yīng)及時到甲方駐地與甲方技術(shù)人員進行當面的溝通，以達到最快理解技術(shù)方案本質(zhì)的目的。第八條，甲方委托乙方申請的任何一件專利，無論成功與否，乙方有義務(wù)及時通知甲方相關(guān)專利的申請進度，并及時以書面形式傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)審查意見，如因乙方的原因沒有及時傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局文件給甲方，造成甲方專利權(quán)的損失，由乙方按照國家法律法規(guī)恢復乙方權(quán)利，產(chǎn)生的費用由乙方承擔，如果造成甲方無法挽回的損失，則由乙方負責賠償。第九條，甲方委托乙方申請的任何一件專利若得到授權(quán)，在乙方收到國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)文件和證書時，應(yīng)第一時間聯(lián)系甲方，確保相關(guān)文件及時送達甲方駐地。第十條，甲方委托王某某申請的任何一件專利，在甲方收到國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的“專利受理通知書”后一周內(nèi)，應(yīng)及時向乙方支付相關(guān)專利的代理費，其中發(fā)明創(chuàng)造專利代理費為6000元/件，實用新型專利代理費為2500元/件，外觀設(shè)計專利代理費為1000元/件，付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。本條所述的代理費，均為從專利申請到授權(quán)或者駁回（視為撤回）為止，乙方不再收取任何其他代理費用。第十一條，如甲方委托乙方代理的發(fā)明專利獲得授權(quán)，甲方再行支付給乙方1000元/件。第十二條，甲方如需委托乙方代為繳納專利申請的官方費用，應(yīng)及時將款項匯入乙方賬號。甲方為個人申請，發(fā)明專利申請費185元，實審費375元，授權(quán)費按專利局規(guī)定繳納。第十五條，本合同自雙方簽訂之日生效，2016年12月31日為一期，期滿雙方滿意，此條約可以延續(xù)。

2017年12月29日，原審法院受理精晟公司起訴王某某專利代理合同糾紛，案號為（2017）滬73民初761號，精晟公司請求原審法院判令王某某支付拖欠的專利代理費。2018年11月30日，原審法院對該案作出一審判決，判令：王某某于判決生效之日起三十日內(nèi)支付精晟公司專利代理費及專利申請費用合計人民幣147018.4元。該判決中記載“在涉案協(xié)議繼續(xù)履行的情況下，雙方仍然存在基于協(xié)議約定的權(quán)利和義務(wù)。涉案協(xié)議第十條約定所述的代理費，均為從專利申請到授權(quán)或者駁回（視為撤回）為止，精晟公司不再收取任何其他代理費用，故精晟公司在涉案合同項下還存在向精晟公司提供專利代理服務(wù)的義務(wù)，王某某有權(quán)利要求精晟公司去完成委托專利的代理工作。若精晟公司違反雙方約定，王某某可另行主張權(quán)利”。該判決一審生效，且全部執(zhí)行完畢，包括10000元由法院下發(fā)給精晟公司，35000元由王某某主動履行，2019年4月17日，精晟公司與王某某達成執(zhí)行和解，精晟公司撤回執(zhí)行申請，后王某某未履行和解協(xié)議，故精晟公司申請恢復執(zhí)行，最后由法院劃扣111980.5元，其中含未清償?shù)谋窘?02018.4元以及遲延履行利息（2019年1月11日至2020年7月23日），2020年8月31日法院出具結(jié)案通知書。

2018年11月1日，（2017）滬73民初761號案件庭審中，精晟公司表示，在專利駁回之前程序中答復國家知識產(chǎn)權(quán)局審查意見的專利代理服務(wù)包括在6000元代理費內(nèi)，無須另外收費。

本案審理中，雙方確認：本案爭議僅涉及雙方于2020年11月25日確認的《系爭國內(nèi)專利申請狀態(tài)統(tǒng)計表》中記載的23件專利申請（詳見附件）。其中第1-4項專利申請，王某某支付過實質(zhì)審查費，但在收到國家知識產(chǎn)權(quán)第一次審查意見通知書后逾期不答復，該4項專利申請視為撤回。第5-10項專利申請，曾經(jīng)因逾期繳納實質(zhì)審查費而視為撤回申請，王某某自行繳納恢復費之后，專利申請程序恢復，精晟公司收到國家知識產(chǎn)權(quán)局第一次審查意見通知書，逾期不答復，該6項專利申請視為撤回。第11-23項專利申請，逾期未繳納實質(zhì)審查費而視為撤回申請。

2016年8月8日至2019年2月26日期間，精晟公司謝某向王某某電子郵箱×××＠ｉｃｌｏｕｄ.ｃｏｍ發(fā)送多封電子郵件，轉(zhuǎn)交專利申請過程文件，還通過短信通知王某某提醒查收郵件。其中，2017年7月26日，謝某就申請?zhí)枮?01410658XXXX的專利申請（注：非涉案23件專利）向王某某發(fā)送電子郵件告知，“截止2017年9月24日，應(yīng)繳納恢復費1000元、年費135元、滯納金225元，我司代為辦理恢復手續(xù)400元／件，方可恢復專利權(quán)，否則專利完全失效，無法恢復”；王某某回復“同意公司盡快幫我墊資恢復專利權(quán)”；謝某再回復“很抱歉我司無法為您墊付費用”。

國家知識產(chǎn)權(quán)局分別于2018年12月28日、2019年2月1日作出關(guān)于第18項、第19項專利申請的實質(zhì)審查請求期限屆滿前通知書，分別于2019年2月22日、2019年2月25日作出關(guān)于第9項、第10項專利申請的第一次審查意見通知書。2019年2月28日，王某某發(fā)短信給謝某“你發(fā)我×××＠126.ｃｏｍ這個郵箱吧！蘋果郵箱早就不好用了。方便的話順便也在短信簡短告知我信息”。當日，謝某向該郵箱轉(zhuǎn)發(fā)上述通知書。此后，謝某就向王某某的×××＠126.ｃｏｍ郵箱發(fā)送電子郵件。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年2月28日作出關(guān)于第8項專利申請的第一次審查意見通知書。2019年3月5日，謝某向王某某的郵箱轉(zhuǎn)發(fā)上述通知書。

國家知識產(chǎn)權(quán)局分別于2019年3月21日、2019年4月2日作出關(guān)于第6項、第7項專利申請的第一次審查意見通知書，分別于2019年3月29日、2019年4月12日作出關(guān)于第16項、第17項專利申請的視為撤回通知書。2019年4月16日，謝某向王某某的郵箱轉(zhuǎn)發(fā)上述通知書，并告知“附件是近期的文件，請查收！請仔細閱讀通知書的所有內(nèi)容，避免因為逾期而造成不可挽回的損失。有疑問請聯(lián)系我，謝謝！視為撤回期限，通知書日期+2個月；第一次審查意見期限，通知書日期+4個月”。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年4月17日作出關(guān)于第1項、第3項專利申請的第一次審查意見通知書，于2019年4月29日作出關(guān)于第5項專利申請的第一次審查意見通知書，于2019年4月30日作出關(guān)于第4項專利申請的第一次審查意見通知書。2019年5月6日，謝某向王某某的郵箱轉(zhuǎn)發(fā)上述通知書，并告知“附件是您的專利第一次審查意見，請仔細閱讀通知書的內(nèi)容，注意答復期限。若委托我司進行答復，收費為3000元/件，同時需要給我司預留至少1個月答復時間，請知悉”。

2019年7月30日，精晟公司戴某向王某某發(fā)送電子郵件，告知“附加1為3件發(fā)明專利申請實質(zhì)審查請求期限屆滿前通知書，這3個專利現(xiàn)在需要繳納實質(zhì)審查費和提實質(zhì)審查，請確認是否繳費，在郵件回復我，詳細請下載附件查看；附件2-3為（王某某和上海某有限公司）專利申請狀態(tài)統(tǒng)計和專利繳費統(tǒng)計，請審閱，詳細請下載附件查看；請確認貴司專利權(quán)利恢復和專利繳費，確認后請郵件回復，我好安排業(yè)務(wù)處理；注：貴司收到郵件后，請在3個工作日內(nèi)回復我郵件，超過3個工作日我沒有收到回復郵件，我司自動默認貴司已經(jīng)收到郵件提醒，后續(xù)出現(xiàn)其他任何問題，我司不承擔相應(yīng)責任”。

2019年8月13日，精晟公司戴某向王某某發(fā)送關(guān)于第23項專利申請的發(fā)明專利申請實質(zhì)審查請求期限屆滿前通知書，并告知“請貴司確認這件專利是否繳實質(zhì)審查審查費，確認好后請郵件回復，我好安排業(yè)務(wù)處理?！蓖瑫r附有上述“注”的內(nèi)容。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年11月14日作出關(guān)于第2項專利申請的第一次審查意見通知書。2019年11月14日，精晟公司戴某向王某某發(fā)送關(guān)于第2項專利申請的第一次審查意見通知書，并告知“審查意見答復截止日期：2020年3月13日。如需我司答復，請郵件回復我?！?。同時附有上述“注”的內(nèi)容。

2019年7月30日至2019年12月27日，精晟公司都有向王某某發(fā)送短信通知反饋專利申請的相關(guān)情況并提醒其查收郵件。

審理中，精晟公司抗辯不答復知識產(chǎn)權(quán)局專利審查意見通知書的原因是，王某某未向精晟公司反饋其意見，精晟公司作為專利代理人不知道如何回復國家知識產(chǎn)權(quán)局。王某某指控，精晟公司在雙方合作之初采取發(fā)短信、打電話通知王某某，在雙方發(fā)生矛盾之后，精晟公司采取向王某某發(fā)送電子郵件的方式轉(zhuǎn)遞信息，王某某不經(jīng)常查收電子郵件，不使用精晟公司發(fā)送的電子郵箱，實際不知道審查意見通知書。此外，精晟公司在向王某某發(fā)出審查意見通知書時已逾期。王某某還指控，精晟公司在沒有征求王某某意見的情況下也可以自行答復審查意見，使得專利程序延續(xù)。正是由于精晟公司不答復審查意見，導致專利申請被撤回。王某某還認為，專利代理費中包括專利申請的官方費用。針對王某某訴訟請求第一項，雙方明確，爭議的代理費為23件，每件6000元，合計138000元，其余部分（165878.40元-138000元）為專利申請的官方費用。精晟公司認為，專利申請的官方費用中還包括PCT項目的申請費。

原審法院認為，本案系專利代理合同糾紛，屬委托合同。委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務(wù)的合同。依法簽訂的合同具有法律約束力，雙方當事人均應(yīng)遵照履行。專利代理的性質(zhì)是專業(yè)服務(wù)機構(gòu)為委托人提供專業(yè)服務(wù)的民事法律行為，代理人應(yīng)以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為委托人提供服務(wù)，維護客戶的合法權(quán)益?，F(xiàn)就王某某提出的訴訟請求，逐一進行評析。

關(guān)于王某某提出的第一項訴訟請求。精晟公司表示《專利代理及保密協(xié)議》的權(quán)利義務(wù)關(guān)系已終止。鑒于該協(xié)議期限已屆滿，且無繼續(xù)履行之事項，但協(xié)議項下涉案23件專利申請未實現(xiàn)王某某合同目的，雙方之間仍存在爭議，原審法院確認解除系爭《專利代理及保密協(xié)議》，雙方之間基于該協(xié)議形成的專利代理合同關(guān)系終止，雙方進入合同清算程序，故對王某某的第一項訴訟請求予以支持。

關(guān)于王某某的第二項、第三項訴訟請求，包括返還服務(wù)費以及損害賠償兩個部分。涉案協(xié)議第十二條明確約定專利申請的官方費用由申請人承擔，王某某主張專利代理費用中包括專利申請的官方費用，原審法院難以采納。協(xié)議第十條約定，專利代理費用包括從專利申請到專利授權(quán)或者駁回（視為撤回）為止，精晟公司不再收取任何其他代理費用。精晟公司在電子郵件中提出，為王某某提供第一次答復審查意見回復需額外收取3000元代理費，超出了雙方事先在協(xié)議中的約定。協(xié)議第六條約定，精晟公司在提供專利代理服務(wù)過程中，會主動聯(lián)系王某某以達到最快理解技術(shù)方案本質(zhì)的目的。然而雙方發(fā)生糾紛之后，精晟公司向王某某發(fā)送電子郵件稱，“超過3個工作日我沒有收到回復郵件，我司自動默認貴司已經(jīng)收到郵件提醒”，且未采取電話、上門服務(wù)等約定的方式聯(lián)系王某某以獲取王某某對專利申請的明確態(tài)度，未向王某某進行足夠的提醒。原審法院認為，精晟公司向王某某要求額外收取第一次答復審查意見的服務(wù)費、未給王某某足夠的提醒，違反了雙方協(xié)議約定，未能全面履行勤勉、盡責之專業(yè)服務(wù)義務(wù)，在提供服務(wù)過程中有一定的瑕疵。自己責任是民事活動的首要歸責原則。王某某向精晟公司提供了有效電子郵件地址，精晟公司按照王某某提供的電子郵件地址向王某某轉(zhuǎn)遞專利申請文件以及信息，王某某作為具有完全行為能力的當事人，應(yīng)及時查收電子郵件、及時反饋技術(shù)意見、及時自己繳納或者委托繳納專利申請的相關(guān)官方費用，不應(yīng)當完全寄托和依賴于精晟公司的反復提醒。但是，王某某怠于履行自身義務(wù)，未能及時回復精晟公司，導致精晟公司無法及時答復審查意見，應(yīng)由王某某對不答復審查意見視為撤回的不利后果承擔法律責任，王某某無權(quán)向精晟公司主張賠償，且恢復專利申請程序的費用應(yīng)由王某某自行承擔。王某某申請對涉案23件未授權(quán)的專利進行損失評估的司法鑒定，原審法院予以駁回。王某某主張，精晟公司可以不征求王某某意見的情況下隨意答復審查意見，原審法院不予采納。綜合精晟公司提供服務(wù)的完成情況、提供服務(wù)的瑕疵程度以及王某某自身的過錯程度，判令精晟公司返還已收取的服務(wù)費的50%，對王某某的其他索賠請求不予支持。

精晟公司認為王某某在本案中提出的關(guān)于專利代理費以及專利申請費的訴訟請求，已經(jīng)由原審法院于（2017）滬73民初761號案件中審理并在該案中予以處分，王某某構(gòu)成重復起訴。原審法院在前案判決中明確，精晟公司在涉案合同項下還存在向王某某提供專利代理服務(wù)的義務(wù)，現(xiàn)王某某就精晟公司的代理服務(wù)違反約定提起訴訟，與前案并不構(gòu)成重復起訴，故精晟公司的上述意見與事實不符，原審法院不予采納。

綜上，原審法院依照《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用

本院二審期間，王某某為證明其主張，向本院提交了如下證據(jù)：關(guān)于宜昌某有限責任公司欲以2500萬元購買王某某某項專利的證據(jù)梳理（短信記錄、往來郵件、草擬合同等）。證明因精晟公司拖延,導致王某某至少23件專利在長達近十年的時間無法申請成功，半公開的專利信息讓王某某產(chǎn)生了無法估量的預期利益的損失。經(jīng)質(zhì)證，精晟公司認為上述證據(jù)形成時間為2015年，并非二審新證據(jù)，不應(yīng)被采納；相關(guān)事實發(fā)生在王某某與案外人之間，其真實性無法確認；相關(guān)專利不在本案訴爭的23件專利內(nèi)，與本案無關(guān)，無法證明涉案專利價值。本院認為，王某某上述證據(jù)并非二審新證據(jù)，且與本案爭議事實缺乏直接關(guān)聯(lián)關(guān)系，不能用以證明王某某的主張，本院不予采信。

二審中，王某某提交了司法鑒定申請書，請求對涉案23件未成功完成授權(quán)的專利進行損失評估。

原審法院查明的事實屬實，本院予以確認。

本院認為，根據(jù)雙方當事人的訴辯主張，本案二審階段的爭議焦點為：精晟公司是否存在違約行為，以及應(yīng)否承擔相應(yīng)的違約責任。

（一）本案應(yīng)否依照《專利代理及保密協(xié)議》確定雙方當事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。本案中，根據(jù)已查明的事實，雙方當事人于2014年10月29日簽訂有《專利代理及保密協(xié)議》，在合同履行過程中，精晟公司因王某某欠付專利代理費，曾將其訴至原審法院，原審法院于2018年11月30日作出（2017）滬73民初761號民事判決，支持了精晟公司的訴訟請求。在該案訴訟過程中，王某某對精晟公司提交的《專利代理及保密協(xié)議》沒有提出過異議，并依據(jù)該《專利代理及保密協(xié)議》提起本案訴訟。王某某在本案二審中關(guān)于其本案提交的《專利代理及保密協(xié)議》因來源于精晟公司前案證據(jù)而存在部分內(nèi)容不真實的主張，系對其已確認的事實予以反悔，因其理由并不充分，亦無充足反證，本院不予支持。經(jīng)審查，《專利代理及保密協(xié)議》已經(jīng)原審法院生效判決確認，系雙方當事人之間的真實意思表示，亦不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)認定為合法有效。原審法院依照《專利代理及保密協(xié)議》確定雙方當事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，合法適當，本院予以確認。

（二）精晟公司是否存在違約行為。經(jīng)審查，王某某（甲方）與精晟公司（乙方）雙方合同約定：第八條，甲方委托乙方申請的任何一件專利，無論成功與否，乙方有義務(wù)及時通知甲方相關(guān)專利的申請進度，并及時以書面形式傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)審查意見，如因乙方的原因沒有及時傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局文件給甲方，造成甲方專利權(quán)的損失，由乙方按照國家法律法規(guī)恢復乙方權(quán)利，產(chǎn)生的費用由乙方承擔，如果造成甲方無法挽回的損失，則由乙方負責賠償。第十條，甲方委托王某某申請的任何一件專利，在甲方收到國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的“專利受理通知書”后一周內(nèi)，應(yīng)及時向乙方支付相關(guān)專利的代理費，其中發(fā)明創(chuàng)造專利代理費為6000元/件，實用新型專利代理費為2500元/件，外觀設(shè)計專利代理費為1000元/件，付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。本條所述的代理費，均為從專利申請到授權(quán)或者駁回（視為撤回）為止，乙方不再收取任何其他代理費用。第十二條，甲方如需委托乙方代為繳納專利申請的官方費用，應(yīng)及時將款項匯入乙方賬號。據(jù)此，王某某在收到“專利受理通知書”后一周內(nèi)，就涉案23件專利應(yīng)及時向精晟公司支付專利代理費6000元/件；王某某應(yīng)自行承擔專利申請的官方費用。精晟公司對王某某負有及時通知義務(wù)，并應(yīng)及時向王某某傳送國家知識產(chǎn)權(quán)局文件。

合同實際履行過程中，涉案23件專利申請于2014年12月至2016年11月之間陸續(xù)取得專利申請受理通知書，王某某未依約支付專利代理費，精晟公司雖將王某某訴至法院追要專利代理費和代王某某墊付的專利申請費用，但并未停止履行合同，仍通過郵件+短信方式向王某某轉(zhuǎn)發(fā)涉案23件專利申請的國家知識產(chǎn)權(quán)局文件通知并提示其繳費。王某某確認其接收到過精晟公司上述郵件和短信通知，但是認為精晟公司履約行為不適當，主要理由為：1.精晟公司在雙方涉訴后改變了原先的電話通知履行方式；2.精晟公司未告知王某某專利申請視為撤回的后果；3.精晟公司應(yīng)當代王某某向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交第一次答復審查意見，其未提交并通知王某某需額外收取3000元構(gòu)成違約。本院認為，關(guān)于涉案23件專利繳費通知，精晟公司采取的郵件+短信通知方式，雖有別于雙方涉訴前的通知方式，但已達到有效通知王某某的法律效果，精晟公司履約行為并無不當。王某某作為完全民事行為能力人，應(yīng)知曉其行為后果，其漠視自己的權(quán)利，怠于繳費并因此導致相關(guān)專利申請視為撤回，其應(yīng)自行承擔相應(yīng)的責任。關(guān)于涉案1-10項專利第一次審查意見通知，精晟公司雖已通知到王某某，但在王某某未予回復的情形下仍應(yīng)盡到專利代理機構(gòu)勤勉盡責的代理責任，及時主動與王某某進行有效溝通，向其提出答復審查意見并及時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交答復審查意見。對此，精晟公司不僅未勤勉盡責履約，相反向王某某提出額外收取3000元代理費并采取默示確認通知模式，與其在雙方涉訴之前代理王某某取得兩個發(fā)明專利授權(quán)的履約行為形成鮮明對照，故難以認定其履約行為適當。同時，王某某在精晟公司明確表示需額外收費的情形下，仍可以自行向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交答復審查意見（事后可追究精晟公司的違約責任），但其并未提交，而是放任權(quán)利喪失，故其對相關(guān)專利申請視為撤回這一擴大損失結(jié)果的發(fā)生負有責任。

（三）精晟公司應(yīng)承擔的違約責任。如前文所述，精晟公司因王某某欠付專利代理費而將其訴至法院后，履約行為發(fā)生變化，僅在最低限度范圍內(nèi)完成繳費通知義務(wù)，對于專利申請中的及時溝通、提出答復審查意見等代理工作則怠于履行并設(shè)置履約障礙。基于此，原審法院認定精晟公司未能盡到履行勤勉、盡責的專業(yè)服務(wù)義務(wù)，并綜合全案精晟公司提供服務(wù)的完成情況、提供服務(wù)的瑕疵程度以及王某某自身過錯，判令精晟公司返還已收取服務(wù)費的50%，基本適當，本院予以確認。精晟公司違約行為并不必然導致涉案合同目的無法實現(xiàn)，王某某對涉案23件專利申請視為撤回結(jié)果的發(fā)生負有過錯，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，其上訴主張精晟公司返還全部服務(wù)費和專利申請官方費用，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。精晟公司上訴主張其在專利申請實質(zhì)審查過程中即使有一定過錯，也僅應(yīng)返還25%服務(wù)費。對此，本院認為，精晟公司上述履約不當行為特別是設(shè)置履約障礙行為不僅直接影響王某某對涉案1-10項專利的順利申請，而且使王某某對其產(chǎn)生不信任，對合同履行產(chǎn)生消極情緒，精晟公司對其過錯應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，其關(guān)于專利申請代理工作可以量化，其對已完成工作部分不應(yīng)返還代理費的主張，本院不予支持。王某某還上訴主張精晟公司補償其恢復專利費用并賠償其預期利益損失。對此，本院認為，王某某主張的上述費用并未實際發(fā)生，且即使發(fā)生也屬于王某某因放任權(quán)利行使而產(chǎn)生的擴大損失，并非基于精晟公司違約行為所產(chǎn)生的實際損失，故本院不予支持。相應(yīng)的，本院對王某某提出的司法鑒定申請亦不予支持。關(guān)于合同解除問題。精晟公司雖請求撤銷原審法院關(guān)于解除合同的判項，但對雙方合同解除事實并無異議，故本院對原審法院確認合同解除事實予以確認。

此外，關(guān)于王某某是否存在重復訴訟的問題。本院認為，王某某本案主張精晟公司返還專利申請官方費用的依據(jù)是精晟公司存在違約行為，故其與（2017）滬73民初761號案件不構(gòu)成重復訴訟。

綜上所述，王某某、精晟公司的上訴請求均不能成立，應(yīng)予駁回；原審判決認定事實清楚，適用法律正確，予以維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費7358元，由王某某負擔5833元，上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司負擔1525元。

本判決為終審判決。

審 判 長　徐燕如

審 判 員　劉曉梅

審 判 員　龐　敏

二〇二一年八月九日

法官助理　韋夢旸

書 記 員　翟雨晶

附件：

系爭國內(nèi)專利申請狀態(tài)統(tǒng)計表

裁判要點

案號

（2021）最高法知民終965號

案由

專利代理合同糾紛

合議庭

審判長：徐燕如

審判員：劉曉梅、龐敏

法官助理：韋夢旸

書記員：翟雨晶

裁判日期

2021年8月9日

關(guān)鍵詞

專利代理合同；合同履行；違約責任

涉案合同

《專利代理及保密協(xié)議》

當事人

上訴人（原審原告）：王某某；

上訴人（原審被告）：上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。

裁判結(jié)果

駁回上訴，維持原判。

原判主文：一、解除王某某與上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司簽訂的《專利代理及保密協(xié)議》；二、上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司于判決生效之日起十日內(nèi)返還王某某專利代理費人民幣69000元；三、駁回王某某的其余訴訟請求。

相關(guān)法條

《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用#中華人民共和國民事訴訟法#的解釋》第九十條。

裁判觀點

依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應(yīng)當按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護。當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。當事人一方違約后，對方應(yīng)當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

注：本摘要并非判決書之組成部分，不具有法律效力。

來源：IPRdaily綜合中國裁判文書網(wǎng)

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：10年間23件專利未能完成代理，是誰之過？| 附判決書（點擊標題查看原文）

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