阿里巴巴上市在即，回望在臺(tái)專利布局

【小D導(dǎo)讀】

專利1，看起來這專利很恐怖，但應(yīng)該就能找到一大堆前案，在訴訟上打掉這項(xiàng)專利主張、廠商只要少做或換用其中一個(gè)特定步驟，就能輕易回避這個(gè)請(qǐng)求項(xiàng)；專利2，專利的前案應(yīng)該不少，讀者并不必太擔(dān)心這專利。

阿里巴巴布局電子商務(wù)專利相當(dāng)積極，2007年開始申請(qǐng)了248項(xiàng)專利號(hào)，今(2014年)開始進(jìn)入密集核準(zhǔn)期，面對(duì)阿里巴巴綿密的專利攻勢(shì)，臺(tái)灣電子商務(wù)相關(guān)廠商究竟要如何因應(yīng)？

中國大陸商阿里巴巴相當(dāng)重視電子商務(wù)專利，除了今年已通過的專利證號(hào)「I431978」與「I432970」兩項(xiàng)專利外，中華民國專利公報(bào)在6月1日又公告一項(xiàng)阿里巴巴專利通過，專利號(hào)I439940「一種分布式任務(wù)系統(tǒng)和分布式任務(wù)管理方法」。

面對(duì)阿里巴巴顯然是「來真的」之電子商務(wù)專利攻勢(shì)，臺(tái)灣電子商務(wù)相關(guān)廠商該如何回避，或怎么好好準(zhǔn)備可能要面臨的專利訴訟？

臺(tái)灣律師陳宜誠針對(duì)其中的「I431978」與「I432970」兩項(xiàng)專利進(jìn)行分析，提供國內(nèi)業(yè)者因應(yīng)參考。

專利號(hào)I431978「獲取資源的方法、裝置及系統(tǒng)」分析陳宜誠律師首先分析臺(tái)灣獲證專利號(hào)I431978，說明它的母案（主張優(yōu)先權(quán)）是大陸獲證專利200710105896，揭露計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶端通過本地統(tǒng)一資源描述文件定義的資源列表，獲得本用戶端可能使用資源的資源標(biāo)識(shí)和相應(yīng)的路徑信息，這樣，所述用戶端便可以在最短時(shí)間準(zhǔn)確獲得所需資源，從而在很大程度上提高了用戶端獲取資源的成功率與工作效率。講穿了，就是描述Cookie的使用與功效。

看起來這專利很恐怖，很基本，是關(guān)于Cookie或Cache的使用，所以大家都逃不掉。但陳宜誠律師認(rèn)為，能儲(chǔ)存URL的Cookie或Cache的使用，早在網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)興起時(shí)，就已經(jīng)在用了，隨便找，應(yīng)該就能找到一大堆前案，在訴訟上打掉這項(xiàng)專利主張。

另外，他的獨(dú)立方法請(qǐng)求項(xiàng)1，超過一頁，包含眾多技術(shù)特征：

陳宜誠表示，單看這一點(diǎn)，告訴廠商只要少做或換用其中一個(gè)特定步驟，就能輕易回避這個(gè)請(qǐng)求項(xiàng)。

果不其然，該請(qǐng)求項(xiàng)1花了相當(dāng)大的篇幅來描述所謂第二資源描述文件（后備資源的列表，另一Cookie）的運(yùn)用，已經(jīng)大幅限制了該專利的請(qǐng)求范圍。

所以，陳宜誠表示，只要不使用這種第二資源描述文件（第二層Cookie），就不會(huì)有侵害這個(gè)專利的可能。

至于其獨(dú)立請(qǐng)求項(xiàng)12與14，陳宜誠表示，它們是這方法（軟件）運(yùn)行的儲(chǔ)存媒體與系統(tǒng)的描述，為通用媒體裝置與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的描述，如果附身于上之方法請(qǐng)求項(xiàng)被回避了，這種通用的媒體與系統(tǒng)請(qǐng)求項(xiàng)，就會(huì)如同無牙老虎般，并不足為患。

專利號(hào)I432970「發(fā)布網(wǎng)站信息的方法、裝置及系統(tǒng)」分析陳宜誠評(píng)析，臺(tái)灣獲證專利號(hào)I432970，是描述一個(gè)使用一個(gè)預(yù)設(shè)配置檔，讓第一網(wǎng)站服務(wù)器發(fā)布本地信息時(shí)，還自動(dòng)透過查詢?cè)撆渲脵n，向至少一個(gè)第二網(wǎng)站服務(wù)器發(fā)布同樣信息，以此類推，達(dá)到一次本地發(fā)布，就能在至少兩個(gè)配置好的網(wǎng)站服務(wù)器上同步發(fā)布的功能。這個(gè)專利申請(qǐng)書的獨(dú)立請(qǐng)求項(xiàng)1：阿里巴巴上市在即，回望在臺(tái)專利布局

寫得很簡(jiǎn)短，只包含上述方法與該配置檔要件，相當(dāng)基本，專利范圍也很大。

曾經(jīng)是技術(shù)主管的陳宜誠律師認(rèn)為，該種透過查詢網(wǎng)絡(luò)配置檔(Configuration)，取得串接的其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(Computer or Server)網(wǎng)址，以自動(dòng)傳遞發(fā)布信息的方法，屬于習(xí)于該項(xiàng)技藝者之慣行。例如陳宜誠律師在二十余年前，在幫IBM開發(fā)網(wǎng)絡(luò)加解密機(jī)（Network Security Facility）時(shí)，就有將串接于區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的數(shù)個(gè)加解密器之「金鑰目錄」（Key Directory）自動(dòng)同步的需求，他就是透過一個(gè)含有第一個(gè)加解密器與第二個(gè)加解密器的網(wǎng)絡(luò)映射關(guān)系之配置檔，來找到下一個(gè)需要同步的加解密器，然后將需要更新的金鑰傳過去。

他表示，這個(gè)專利的前案應(yīng)該不少，讀者并不必太擔(dān)心這專利。而其獨(dú)立請(qǐng)求項(xiàng)6與9，也是該專利的通用媒體裝置與通信系統(tǒng)請(qǐng)求項(xiàng)，也會(huì)因?yàn)榕c前一專利同一原因，而被輕易打掉。

國外相似專利前案「one click」分析上期報(bào)導(dǎo)刊出后，有些讀者認(rèn)為，這么基本的cookie技術(shù)，也能被賦予專利，是否合理，有讀者則舉出國外案例，說明國外也有這樣的狀況：「過去Amazon有一個(gè)很受爭(zhēng)議的專利「One Click」，他其實(shí)也是建立在 cookie 的基礎(chǔ)上去記錄使用者行為，而專利認(rèn)同及保護(hù)的是One Click這套方法，而不是One Click 使用的 cookie 技術(shù)。」

對(duì)于這項(xiàng)爭(zhēng)議，陳宜誠律師認(rèn)為，＂One Click＂專利，一鍵購買，本質(zhì)是一種商業(yè)交易方法，但需使用后臺(tái)的用戶數(shù)據(jù)庫，取得其過去在該網(wǎng)站購物時(shí)填單的內(nèi)容，且與硬件裝置結(jié)合，才不會(huì)被專利局以純屬抽象概念而核駁。因此，該商業(yè)方法專利，有描述軟件技術(shù)與使用之軟硬件平臺(tái)，除方法（程序）請(qǐng)求項(xiàng)外，還有寫上儲(chǔ)存該等程序／方法的媒體請(qǐng)求項(xiàng)，以及運(yùn)行該等程序／方法的系統(tǒng)請(qǐng)求項(xiàng)，使其為一軟硬件結(jié)合的技術(shù)方案而獲證。

當(dāng)然，專利獲證，其實(shí)不算什么，要能提告他人產(chǎn)品侵權(quán)，且獲得勝訴判決，這個(gè)專利才有威力。不然，專利若以獲證為目的，從來不拿來告人，那它只是張很貴的獎(jiǎng)狀而已。

拿專利去告他人的產(chǎn)品侵權(quán)，才能真正驗(yàn)證專利的威力與質(zhì)量，才能知道付出的申請(qǐng)與維持費(fèi)用，有沒有白花。這是因?yàn)橹挥斜桓嬷?，才?huì)花上大量時(shí)間與金錢，去聘請(qǐng)業(yè)界頂尖專家，在全世界盡全力搜索前案，以求把該專利無效掉或取得先前技術(shù)的保護(hù)，或者強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品并未落入專利范圍內(nèi)。以審查較為嚴(yán)格的歐美來說，其專利于訴訟中被無效掉的比率，也接近五成。而以審查質(zhì)量持續(xù)進(jìn)步中的我國來說，獲證專利后來被法院無效掉的比率則高達(dá)66.95%（而在智財(cái)局舉發(fā)成立撤銷專利的比率，也有45%）。

以Amazon的One-Click專利來說，它在獲得美國專利后，就開始提告他人侵權(quán)，但遭到被告與公益人士的極力抵抗與到處舉發(fā)。因此，歐洲專利局訴愿委員會(huì)（EPO Appeal Board），就于2011年已經(jīng)認(rèn)定Amazon的＂One Click＂專利缺乏技術(shù)進(jìn)步性（lack inventive step）而無效。而美國專利商標(biāo)局（USPTO）亦于2010年經(jīng)過Peter Calveley先生的舉發(fā)，而使其26個(gè)請(qǐng)求項(xiàng)中的21個(gè)請(qǐng)求項(xiàng)都無效掉，其剩余的部分專利范圍，就非常的狹小，而近乎無牙的老虎，再也不足為患。

另外，值得讀者特別注意的是，從EPO訴愿委員會(huì)的決定，我們也可以看到，Amazon「使用Cookie來查閱使用者信息」，這個(gè)技術(shù)手段，被判定是顯而易見，而無進(jìn)步性（use of cookie to look up customer data (obvious from D1 and D3)）?！?

同樣的，阿里巴巴「使用一個(gè)預(yù)設(shè)配置檔，讓第一網(wǎng)站服務(wù)器發(fā)布本地信息時(shí)，還自動(dòng)透過查詢?cè)撆渲脵n，向至少一個(gè)第二網(wǎng)站服務(wù)器發(fā)布同樣信息」的技術(shù)手段，如前所述，為熟習(xí)該項(xiàng)技藝者之慣行，應(yīng)該也會(huì)被判定為顯而易見，而無進(jìn)步性才是。陳宜誠律師說，等阿里巴巴真的拿這個(gè)專利來告人時(shí)，經(jīng)過訴訟的檢驗(yàn)，就能100％驗(yàn)證前述分析是否正確。

分析阿里巴巴在臺(tái)申請(qǐng)電子商務(wù)專利的戰(zhàn)略考量陳宜誠律師并對(duì)阿里巴巴申請(qǐng)這兩項(xiàng)專利背后的專利戰(zhàn)略考量，進(jìn)行了深入的分析：「廠商會(huì)付費(fèi)將所提專利，要求專利局提前排入實(shí)質(zhì)審查，當(dāng)然是因?yàn)檫@個(gè)專利比較重要，屬于比較基礎(chǔ)的技術(shù)，廠商希望能夠最優(yōu)先得到專利，好來提告他人侵權(quán)，排除對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。

但是，例如I432970號(hào)專利所述的自動(dòng)更新功能，讀者一定會(huì)問，為什么這么基本的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容更新技術(shù)手段，應(yīng)該專利局可以輕易檢索到許多前案來核駁的，怎么竟然會(huì)讓它順利審查通過并授予專利呢？」

陳宜誠律師認(rèn)為這就是各國在進(jìn)行軟件專利審查時(shí)，所碰到的審查質(zhì)量問題的體現(xiàn)。首先，專利局在進(jìn)行專利審查時(shí)，通常只會(huì)對(duì)自己國家的專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行前案檢索，不及于未申請(qǐng)專利的科技文獻(xiàn)或產(chǎn)品型錄等，而很少會(huì)觸及外國的專利數(shù)據(jù)庫，更不會(huì)觸及未電子化與不易檢索的外國科技期刊或論文數(shù)據(jù)庫。各位讀者要知道，早期各國專利局，都是不核發(fā)軟件技術(shù)專利權(quán)的，大家都認(rèn)為軟件只能擁有著作權(quán)的保護(hù)。

陳宜誠律師表示，再加上數(shù)學(xué)算法則（Algorithm）與商業(yè)交易方法（Business Method），一直都被專利局認(rèn)為屬于抽象概念，并非具體技術(shù)解決方案，所以即使后來專利局開放那些能夠解決具體技術(shù)問題而產(chǎn)生技術(shù)改進(jìn)效果的軟件與商業(yè)方法可以申請(qǐng)專利的保護(hù)，其若未與硬件裝置結(jié)合，仍然會(huì)有被以純屬抽象概念核駁的可能。因此，軟件技術(shù)或商業(yè)方法專利，除方法（程序）請(qǐng)求項(xiàng)外，都還會(huì)寫上儲(chǔ)存該等程序／方法的媒體請(qǐng)求項(xiàng)，以及運(yùn)行該等程序／方法的系統(tǒng)請(qǐng)求項(xiàng)，以使其為一具體可行的軟硬件結(jié)合技術(shù)方案，而增加獲證的機(jī)率。

這些都會(huì)提高申請(qǐng)成本（需要專利代理人的加倍的努力與擁有軟件專長(zhǎng)的配合），而且會(huì)來臺(tái)灣申請(qǐng)軟件專利的人，其實(shí)一直屬于少數(shù)，晚近才有增多之勢(shì)?？傊?，專利局審查軟件技術(shù)專利申請(qǐng)案時(shí)，現(xiàn)在會(huì)找到的前案，本來就很有限，所以被核駁的機(jī)率本來就不高。但隨著時(shí)間過去，陳宜誠律師認(rèn)為這種「垃圾級(jí)」軟件專利的出現(xiàn)頻率，就會(huì)下降，而與其他類別的專利趨近一致。

另外，陳宜誠律師表示，專利局的審查員，平均在一件案子上，不會(huì)花上太久的審查與檢索前案的時(shí)間，除非審查員剛好是該發(fā)明的特定技術(shù)類別的專家，或者曾經(jīng)審查過同類發(fā)明多次，不然，審查員只是「盡職」的花費(fèi)固定時(shí)間去「盡力」檢索前案而已。陳宜誠律師身為美國專利局審查員的朋友告訴他說，據(jù)它們的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料（不知道有沒有對(duì)外公布），平均一個(gè)案子，美國審查員只花費(fèi)不到兩周的審查時(shí)間就會(huì)通過或最終核駁了。而國內(nèi)智慧局的數(shù)據(jù)，因?yàn)橛心甓葘彶榘讣?shù)的要求，以清往年積案，則可能會(huì)更短。

所以，要確認(rèn)專利的威力或效力，沒有別的方法，就是提訟來讓法院來進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)。

來源：北美智權(quán)報(bào) ?作者：唐鴻整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com

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