蘭博基尼“斗牛圖形”被注冊告訴了我們什么？

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來源：IPRdaily

作者：袁博   上海市第二中級人民法院

原標(biāo)題：蘭博基尼“斗牛圖形”被注冊告訴了我們什么？

蘭博基尼是世界頂級豪車之一，被認(rèn)為是富人的象征，其“斗?！鄙虡?biāo)更是聞名中外。然而，前不久，蘭博基尼公司卻在一起和“斗?！鄙虡?biāo)有關(guān)的行政訴訟中遭遇挫折。

原來，瑞安市某公司于2009年4月24日向國家商標(biāo)局申請注冊了一個商標(biāo)，指定使用于保險、銀行、金融服務(wù)、藝術(shù)品估價、不動產(chǎn)代理、經(jīng)紀(jì)、擔(dān)保、募集慈善基金、信托、典當(dāng)?shù)确?wù)。

蘭博基尼公司對此提出異議，但工商局和商評委均不予支持，于是蘭博基尼訴至法院，但在一審和二審中同樣未獲支持。

北京高院在二審中指出，被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)類別與蘭博基尼公司的引證商標(biāo)在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對象、服務(wù)方式、商品功能用途及消費對象等方面差異明顯，不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，未構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)。并且蘭博基尼公司也無法證明其對相關(guān)標(biāo)識享有在先著作權(quán)。

那么，這件行政訴訟，帶給了人們什么樣的啟發(fā)呢？

首先，不可否認(rèn)，被異議車標(biāo)與蘭博基尼在本案中所印證的商標(biāo)在圖形構(gòu)成上具有很大的相似性。

然而，眾所周知，對于普通的商標(biāo)侵權(quán)比對，除了要證明商標(biāo)近似，還必須證明商標(biāo)所使用的商品和服務(wù)類別相同或者相近，從而導(dǎo)致相關(guān)消費者混淆。

而在本案中，被異議商標(biāo)指定使用的保險、銀行、金融服務(wù)、藝術(shù)品估價、不動產(chǎn)代理等服務(wù)與蘭博基尼公司在訴訟中所明確主張引證的商標(biāo)（包括機動車輛等）在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對象、服務(wù)方式、商品功能用途及消費對象等方面差異明顯，不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，未構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)。

其次，如果蘭博基尼公司主張已注冊的異議商標(biāo)為馳名商標(biāo)，是否可以達(dá)到訴訟目的呢？

筆者認(rèn)為，答案仍然很不樂觀。對于非馳名的普通商標(biāo)而言，商品類別的相同或近似是判定商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的前提和基礎(chǔ)。商品類別要件要求必須在商標(biāo)注冊使用的商品類別范圍內(nèi)進(jìn)行比對，原因在于普通商標(biāo)所承載的商譽因為消費者群體的封閉性或者經(jīng)營領(lǐng)域的有限性而不會擴展到注冊類別范圍之外形成“品牌擴張”的商譽，而商標(biāo)法對于普通注冊商標(biāo)也僅限于在其核定使用商品類別范圍內(nèi)加以保護(hù)。

如果一個普通商標(biāo)通過使用而在其注冊使用的商品類別外也產(chǎn)生了足夠的商譽，就可能構(gòu)成馳名商標(biāo)。只有在這時，對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)才不需要考慮商品類別。因此，注冊馳名商標(biāo)的一個重要特征就是“跨類保護(hù)”，即對馳名商標(biāo)的保護(hù)不再受相同或類似商品的種類限制。

“跨類保護(hù)”有效擴展了馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，因此常常被用來阻止他人相同或者近似商標(biāo)的注冊和使用。但是，馳名商標(biāo)的“跨類保護(hù)”不是無限制的。企業(yè)在運用馳名商標(biāo)戰(zhàn)略時常見的誤區(qū)就是將“跨類保護(hù)”等同于“全類保護(hù)”，認(rèn)為只要商標(biāo)馳名這一事實得到法院認(rèn)可，接下來就可以無差別地在任何類別上受到保護(hù)，從而放棄了對于商品類別、消費者群體和消費渠道等商品相關(guān)度的證明，往往會最后得到二者商品類別相差太遠(yuǎn)無法延伸保護(hù)的裁判結(jié)論，從而“大意失荊州”。

事實上，“跨類保護(hù)”僅僅是指突破了普通商標(biāo)保護(hù)上商品種類“相同或者相近”的限制，但并沒有達(dá)到全類保護(hù)的程度。例如，對于襯衫商品類別而言，風(fēng)衣可以視為近似商品，皮鞋在特定條件下也可以視為近似商品（消費者重合，消費渠道相同，銷售場所相同），這是普通商標(biāo)在種類上可以受到保護(hù)的一般范圍。對于馳名商標(biāo)而言，這一范圍可以適當(dāng)擴展到錢包、手表等類別。但是，一般情況下不能認(rèn)為其范圍還可以擴展到計算機通訊、汽車制造、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。

因此，所謂的“在使用商品類別上不相同或者不相近似”，就是說可以“跨越”商品類別，但這種“跨類”必須是不能超越合理范圍。

從本案來看，即使主張馳名商標(biāo)。筆者個人認(rèn)為，也很難跨類到被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)類別之上。

對于這種情況，知名企業(yè)可以考慮使用全類注冊的方法使得自己的品牌的到保護(hù)。例如，實踐中，許多知名高等院校的教育、科研能力往往膾炙人口，為了防止不法企業(yè)搶注其校名從而蒙蔽消費者，這些高校將與校名有關(guān)的標(biāo)識、字段在所有商品類別上注冊為商標(biāo)。例如，浙江大學(xué)將其?；铡⑿Ｃ冗M(jìn)行了45個類別的全面注冊，就獲得了一個完整、系統(tǒng)的品牌保護(hù)。

最后，關(guān)于“商標(biāo)版權(quán)化保護(hù)”。

近年來，利用在先著作權(quán)阻止他人商標(biāo)注冊的商標(biāo)異議不斷增加。具體而言，就是在援引商標(biāo)法第三十一條關(guān)于“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定時主張他人申請注冊的商標(biāo)侵犯自己的在先完成的作品所享有著作權(quán)。

時至今日，對于商標(biāo)異議中在先作品獨創(chuàng)性的認(rèn)定，大量的案例實踐已經(jīng)形成了較為成熟的規(guī)則。因此，蘭博基尼在本案中主張“斗?！眻D形的在先著作權(quán)，從思路上來說是恰當(dāng)?shù)?，但是，必須注意證據(jù)準(zhǔn)備。知名品牌公司應(yīng)當(dāng)保留品牌圖文設(shè)計的初始證據(jù)（如各個設(shè)計階段的草圖、電子文件等等），并及時進(jìn)行著作權(quán)登記或者時間戳認(rèn)證。只有準(zhǔn)備充分，才能在未來的商標(biāo)訴訟中搶占先機。

來源：IPRdaily

作者：袁博   上海市第二中級人民法院

編輯：IPRdaily趙珍    校對：IPRdaily縱橫君

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