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在企業(yè)名稱與商標權(quán)權(quán)利沖突不正當競爭糾紛中，如果被告從事的商品或服務(wù)與原告注冊商標核定的商品或服務(wù)構(gòu)成相同或類似，可以直接考慮商標的知名度等因素，判斷被告的行為是否構(gòu)成不正當競爭，沒有必要認定馳名商標。在確定賠償數(shù)額時，在無法適用懲罰性賠償時，應(yīng)當充分考慮被告的主觀惡意，適度增加法定賠償數(shù)額。
原告康成投資（中國）有限公司是知名連鎖超市“大潤發(fā)”（商標注冊號5091186號）的商標權(quán)人。自1998年在上海開設(shè)第一家大型超市以來，已在我國大陸地區(qū)成功開設(shè)318家綜合性大型超市，“大潤發(fā)”商標已成為原告享有的馳名商標。被告大潤發(fā)投資有限公司擅自將自己命名為“大潤發(fā)投資有限公司”，并在經(jīng)營中使用上述名稱，構(gòu)成在企業(yè)名稱中使用原告馳名商標的不正當競爭行為；此外，被告在其網(wǎng)站以及實際經(jīng)營宣傳中突出使用原告“大潤發(fā)”商標以及將“大潤發(fā)”和“DRF”組合使用，意圖混淆消費者，亦侵害原告的商標權(quán)。故康成公司提起訴訟，請求法院判決大潤發(fā)公司停止侵權(quán)、消除影響并賠償經(jīng)濟損失500萬元。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，被告明知原告已經(jīng)注冊使用涉案商標的情況下，仍然在企業(yè)名稱中使用與涉案商標相同的字號，即使規(guī)范使用，仍足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生使用“大潤發(fā)”字號的企業(yè)與原告之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆和誤認，故被告將“大潤發(fā)”作為字號使用的行為構(gòu)成對原告的不正當競爭。故判決被告停止在企業(yè)名稱中使用“大潤發(fā)”字樣，并為原告消除影響、賠償經(jīng)濟損失300萬元。
一審判決后，被告不服，提起上訴。上海市高級人民法院經(jīng)審理后判決駁回上訴，維持原判。
本案系典型的企業(yè)名稱侵害商標權(quán)的案件，其中對于企業(yè)名稱侵害商標權(quán)不正當競爭糾紛中是否有必要認定馳名商標以及侵權(quán)民事責(zé)任的分析和判斷，對于今后類似案件的審理具有一定的借鑒意義。
1.馳名商標認定的必要性考量
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第（二）項的規(guī)定，對于以企業(yè)名稱與其馳名商標相同或者近似為由，提起的侵犯商標權(quán)或者不正當競爭訴訟，當事人以商標馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。本案中，原告便依據(jù)上述規(guī)定主張被告擅自將原告馳名商標“大潤發(fā)”登記為企業(yè)名稱，構(gòu)成不正當競爭，請求法院認定其商標為馳名商標。
根據(jù)上述規(guī)定，并不是所有涉及企業(yè)名稱權(quán)與商標權(quán)權(quán)利沖突的案件，都需要以認定所涉商標為馳名商標為前提，只有確有必要的，才需要認定所涉商標為馳名商標?！按_有必要”的情形，應(yīng)指被控侵權(quán)企業(yè)所從事的行業(yè)與所涉商標核定的商品范圍不相同或不類似時。本案中，原告“大潤發(fā)”商標核定使用的范圍包括大潤發(fā)公司所從事的超市業(yè)務(wù)，被告從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與“大潤發(fā)”商標屬于相同服務(wù)范圍內(nèi)，故本案并無必要認定“大潤發(fā)”商標為馳名商標。
2.停止侵權(quán)民事責(zé)任的適用
本案中，法院綜合考慮“大潤發(fā)”商標的使用時間、原告的經(jīng)營規(guī)模、銷售額、市場排名等因素，認定“大潤發(fā)”商標在被告注冊成立時已經(jīng)成為相關(guān)行業(yè)內(nèi)具有較高知名度的商標。作為經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的競爭者，被告在明知原告已經(jīng)注冊使用“大潤發(fā)”商標的情況下，仍然在企業(yè)名稱中使用與“大潤發(fā)”商標相同的字號，主觀上攀附“大潤發(fā)”商標知名度的不正當競爭意圖十分明顯。而基于“大潤發(fā)”商標的高知名度，被控企業(yè)名稱即使規(guī)范使用，仍足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生使用“大潤發(fā)”字號的企業(yè)與原告之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆和誤認，故被告將“大潤發(fā)”作為字號使用的行為構(gòu)成對原告的不正當競爭。
在構(gòu)成不正當競爭的情況下，被告應(yīng)當承擔停止侵權(quán)的民事責(zé)任。但就企業(yè)名稱中擅自使用他人商標而言，如何承擔停止侵權(quán)的民事責(zé)任，實踐中并不統(tǒng)一。我們認為從更有利于執(zhí)行的角度，判決停止將原告商標作為字號使用更有利于后續(xù)的執(zhí)行。因為變更企業(yè)名稱的前提是被告必須提供用以替代的名稱，如果被告拒不提供，原告申請強制執(zhí)行時，便會遇到困境。而且停止使用包含原告商標的企業(yè)名稱，并不一定要變更，被告也可能直接注銷相關(guān)的企業(yè)。因此，本案判決停止侵權(quán)的方式是立即停止使用包含“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱，而非要求被告變更企業(yè)名稱中的字號。
3.法定賠償對懲罰性賠償?shù)难a充適用
根據(jù)商標法第六十三條第一款的規(guī)定，大潤發(fā)公司實施的行為滿足“惡意侵犯商標權(quán)，情節(jié)嚴重”的要求，但由于懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)是原告的損失、被告的獲利或者涉案商標的許可使用費，但本案中上述方法均無法適用，故計算懲罰性賠償數(shù)額基礎(chǔ)的“上述方法確定數(shù)額”并不存在，進而懲罰性賠償數(shù)額亦無法確定。但既然商標法已經(jīng)規(guī)定懲罰性賠償，說明商標損害賠償制度應(yīng)當遵循填補損失和懲罰侵權(quán)的雙重目標，作為計算損害賠償兜底方式的法定賠償制度，同樣應(yīng)兼具補償和懲罰的雙重功能。在確定法定賠償數(shù)額時，可以將被告的主觀惡意作為考量因素之一。因此，法院在確定法定賠償時將對被告的侵權(quán)惡意予以考慮，結(jié)合原告商標的知名度等因素，法院判令被告承擔300萬元的賠償。
本案案號：（2015）滬知民初字第731號，（2016）滬民終409號
案例編寫人：上海知識產(chǎn)權(quán)法院 凌宗亮
來源：人民法院報
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
本文來自人民法院報并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”
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