【實(shí)務(wù)】注冊(cè)商標(biāo)的三種風(fēng)險(xiǎn)及防范

作者：張季湖南思博達(dá)律師事務(wù)所

來源：IPRdaily

原標(biāo)題：【實(shí)務(wù)】注冊(cè)商標(biāo)的三種風(fēng)險(xiǎn)及防范

談到商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，最典型的情形就是“品牌做出來了，商標(biāo)卻不是自己的”，其實(shí)這講的是未注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)商標(biāo)在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)程序中已經(jīng)經(jīng)歷了絕對(duì)事由審查（是否違反商標(biāo)法禁止性規(guī)定）、相對(duì)事由審查（是否與在先商標(biāo)沖突）以及初審公告甚至是異議程序（是否侵犯他人在先權(quán)利）的檢驗(yàn)，稱得上過五關(guān)斬六將，是安全可靠，受國(guó)家法律認(rèn)可和保護(hù)的商標(biāo)。然而，實(shí)務(wù)中注冊(cè)商標(biāo)的使用和管理仍可能面臨三種風(fēng)險(xiǎn)。

一、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

商標(biāo)的基本功能在于在商品和消費(fèi)者之間建立識(shí)別通道：企業(yè)通過商標(biāo)宣示身份和宣傳商品，消費(fèi)者通過商標(biāo)選擇和評(píng)價(jià)商品。注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過國(guó)家商標(biāo)局的審查，被確認(rèn)具有顯著性和識(shí)別作用，無(wú)疑是充當(dāng)建立起識(shí)別通道的最佳選擇。但是，在下述情況下，注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力可能會(huì)受到損害，影響企業(yè)通過商標(biāo)與消費(fèi)者的交流。

1、他人行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力受損

（1）授權(quán)經(jīng)銷商將注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)

授權(quán)經(jīng)銷商將授權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)命名企業(yè)名稱并進(jìn)行工商注冊(cè)的行為，看似是基于授權(quán)關(guān)系使用注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一種延伸，形式上有一定的合理性。但對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人而言，其行為隱藏著注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力受損的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在于一旦授權(quán)關(guān)系解除，原授權(quán)經(jīng)銷商繼續(xù)使用企業(yè)名稱的行為將不可控，注冊(cè)商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)人的對(duì)應(yīng)關(guān)系有可能遭到破壞，進(jìn)而造成當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的混淆，甚至影響在當(dāng)?shù)刂匦陆⑹跈?quán)經(jīng)銷渠道。

（2）非授權(quán)經(jīng)銷商將注冊(cè)商標(biāo)作為門頭招牌

包括平行進(jìn)口商在內(nèi)的非授權(quán)經(jīng)銷商從其它合法途徑購(gòu)進(jìn)商標(biāo)注冊(cè)人的正品進(jìn)行銷售的行為一般被認(rèn)為是合法的。在此過程中，非授權(quán)經(jīng)銷商在店面門頭等經(jīng)銷場(chǎng)所使用銷售貨物注冊(cè)商標(biāo)的行為一般也視為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的合理使用。但對(duì)此行為如不加限制，如對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用超出正常指示商品來源的范圍和必要，以至于讓消費(fèi)者誤以為該非授權(quán)經(jīng)銷商系合法授權(quán)經(jīng)銷商，將會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的評(píng)價(jià)，偏離商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)所表達(dá)信息的控制，損害注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。

（3）注冊(cè)商標(biāo)被許可使用人同時(shí)使用其它商標(biāo)

在商標(biāo)許可使用關(guān)系中，被使用許可人使用注冊(cè)商標(biāo)行為所形成的商標(biāo)識(shí)別力與商標(biāo)注冊(cè)人自己使用該商標(biāo)形成的識(shí)別力應(yīng)是同一的，即不同生產(chǎn)者使用同一商標(biāo)建立的識(shí)別通道是一致的，這也是商標(biāo)使用許可制度存在的意義。從這一角度出發(fā)，雖然法律沒有明確禁止被許可使用人可以同時(shí)使用其它商標(biāo)，但一旦在使用被許可商標(biāo)的同時(shí)使用其它主體的商標(biāo)，將使得消費(fèi)者對(duì)多個(gè)商標(biāo)所指示的商品來源產(chǎn)生混淆，進(jìn)而破壞原注冊(cè)商標(biāo)建立的識(shí)別通道，損害原注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。

（4）注冊(cè)商標(biāo)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在對(duì)比廣告中引用

與貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比廣告不同，在注冊(cè)商標(biāo)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手引用的對(duì)比廣告中，廣告主往往借助注冊(cè)商標(biāo)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳，在主觀上不是否定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是予以肯定。如廣告詞"寧城老窖，塞外茅臺(tái)”就是利用高知名度的“茅臺(tái)”品牌對(duì)比宣傳“寧城”牌老窖酒。這也成為廣告主認(rèn)為自己的行為不會(huì)給注冊(cè)商標(biāo)造成損害的理由。實(shí)際上，類似的對(duì)比廣告，盡管可能出于善意，但多數(shù)都是單方面的強(qiáng)加的對(duì)比，沒有考慮注冊(cè)商標(biāo)人的意愿，在客觀上有可能引起消費(fèi)者對(duì)注冊(cè)商標(biāo)與對(duì)比商標(biāo)的混淆或聯(lián)想，損害注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力，而且一旦被濫用，甚至還會(huì)給注冊(cè)商標(biāo)所承載的品牌形象和市場(chǎng)定位造成負(fù)面影響。

2、商標(biāo)權(quán)利人自我行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力受損

（1）不突出使用注冊(cè)商標(biāo)

將注冊(cè)商標(biāo)在商品包裝上、廣告宣傳中突出、醒目的使用有利于消費(fèi)者快速捕捉、識(shí)別和記憶商品來源信息，增強(qiáng)注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。但現(xiàn)實(shí)中仍有一些企業(yè)有意無(wú)意的沒有在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中突出使用注冊(cè)商標(biāo)。具體表現(xiàn)為，在商品包裝上僅突出產(chǎn)品名稱，在平面廣告上僅突出廣告創(chuàng)意，在電視廣告上僅突出商品賣點(diǎn)，在明星代言上僅突出明星形象，在展會(huì)上僅突出產(chǎn)品技術(shù)。企業(yè)花了大量廣告費(fèi)卻不能讓消費(fèi)者有效的記住品牌（注冊(cè)商標(biāo)），導(dǎo)致商標(biāo)識(shí)別力大打折扣。

（2）將注冊(cè)商標(biāo)不作為商標(biāo)使用

將注冊(cè)商標(biāo)不作為商標(biāo)使用的情況多發(fā)生在企業(yè)對(duì)副商標(biāo)的使用上。以某大型制造企業(yè)為例，其產(chǎn)品主商標(biāo)數(shù)量只占企業(yè)商標(biāo)總量的很小比例，多數(shù)商標(biāo)都是副商標(biāo)，如產(chǎn)品系列商標(biāo)、型號(hào)商標(biāo)、技術(shù)商標(biāo)等等。由于副商標(biāo)所承擔(dān)的功能和作用不是主要指示商品來源，在實(shí)際使用時(shí)，企業(yè)往往忽視其商標(biāo)屬性，即使被注冊(cè)成商標(biāo)，仍然作為產(chǎn)品名稱、型號(hào)名稱、技術(shù)名稱使用，在形式上不會(huì)標(biāo)注注冊(cè)符號(hào)，甚至淪為通用名稱使用，大大降低了該類注冊(cè)商標(biāo)作為商標(biāo)應(yīng)有的識(shí)別力。

（3）任意改變注冊(cè)商標(biāo)的式樣

根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的式樣應(yīng)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)式樣一致。然而，現(xiàn)實(shí)中一些企業(yè)出于多種原因的考慮，或者缺乏統(tǒng)一的商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用規(guī)范，實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)式樣五花八門。也有的企業(yè)隨意將注冊(cè)商標(biāo)與行業(yè)名稱、企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱搭配使用；還有的企業(yè)對(duì)于多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)如何組合使用沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以上行為導(dǎo)致的后果就是企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)沒有統(tǒng)一的使用規(guī)范（包括美術(shù)意義上的注冊(cè)商標(biāo)的式樣標(biāo)準(zhǔn)，如何使用注冊(cè)符號(hào)，如何使用商標(biāo)顏色，如何搭配使用等），更沒有統(tǒng)一的對(duì)外形象，難以讓消費(fèi)者對(duì)企業(yè)商標(biāo)在視覺上建立統(tǒng)一的商標(biāo)印象，無(wú)形中削弱了商標(biāo)識(shí)別力。

（4）將注冊(cè)商標(biāo)不當(dāng)冠名

將企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)名稱作為城市道路、橋梁、建筑等公共資源的名稱進(jìn)行冠名是現(xiàn)代企業(yè)提升知名度的一種常見做法。然而，若冠名不當(dāng)或缺乏商標(biāo)自我保護(hù)考慮的冠名，可能導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力的受損。注冊(cè)商標(biāo)在權(quán)利屬性上是私有的財(cái)產(chǎn)，一旦冠名成為公共場(chǎng)所的名稱即轉(zhuǎn)變?yōu)楣操Y源，他人可在合理的范圍內(nèi)使用。如在以“迪斯尼”冠名的道路上的商家可以將店名命名為某某商家“迪士尼”店，以指示地理位置。對(duì)于一些顯著性較弱的注冊(cè)商標(biāo)，一旦冠名為公共資源，更容易讓傍名牌者以合理使用之名掩蓋其惡意使用之實(shí)，進(jìn)而損害注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。

二、失效風(fēng)險(xiǎn)

注冊(cè)商標(biāo)失效是指商標(biāo)喪失法律效力，不再享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。商標(biāo)失效分為被撤銷和被宣告無(wú)效兩種情形。商標(biāo)失效是商標(biāo)注冊(cè)人面臨的最致命的風(fēng)險(xiǎn)。注冊(cè)商標(biāo)一旦失效意味著商標(biāo)注冊(cè)證變成了廢紙一張。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)如果缺乏商標(biāo)失效的防范意識(shí)和商標(biāo)失效的應(yīng)對(duì)預(yù)案，很有可能遭遇商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，陷入被動(dòng)。

1、他人行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)失效

（1）在先權(quán)利人以侵犯在先權(quán)為由提出商標(biāo)無(wú)效宣告

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。該法條規(guī)定的在先權(quán)利一般為姓名權(quán)、字號(hào)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)等民事權(quán)利。商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)程序中雖然設(shè)置了初審公告程序可以讓在先權(quán)利人及時(shí)發(fā)現(xiàn)他人申請(qǐng)的商標(biāo)是否侵犯了自己的權(quán)利并主張權(quán)利，但并無(wú)意味著在先權(quán)利人此時(shí)不主張權(quán)利就視為默許商標(biāo)注冊(cè)行為。在制度設(shè)計(jì)上，法律仍然給予在先權(quán)利人在一定期限內(nèi)的救濟(jì)權(quán)，即宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的權(quán)利。因此，如果注冊(cè)商標(biāo)的文字命名、圖案設(shè)計(jì)存在先天性的法律瑕疵（如使用的商標(biāo)文字是他人在先使用的企業(yè)字號(hào)，申請(qǐng)的商標(biāo)圖形是他人在先設(shè)計(jì)好的美術(shù)作品等），就算幸免通過審查核準(zhǔn)注冊(cè)，仍然在一定時(shí)間內(nèi)（5年）是不安全的，隨時(shí)面臨被宣告無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)。特別是在企業(yè)準(zhǔn)備上市融資做大做強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)刻，在先權(quán)利人很可能不請(qǐng)自來。

（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以近似商標(biāo)為由提出商標(biāo)無(wú)效宣告

根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，與相同或類似商品上已經(jīng)申請(qǐng)或注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成近似的商標(biāo)禁止注冊(cè)。實(shí)際審查中，顯然近似的商標(biāo)容易被篩查排除，不會(huì)通過審查被核準(zhǔn)注冊(cè)。但有的商標(biāo)是否與某件在先商標(biāo)構(gòu)成近似，如果脫離了市場(chǎng)環(huán)境、商業(yè)習(xí)慣以及申請(qǐng)人的主觀意圖和身份背景，僅就商標(biāo)本身物理上的對(duì)比是很難判斷該商標(biāo)的實(shí)際使用是否會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆，進(jìn)而構(gòu)成近似。因此，在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中，由于審查員所掌握的市場(chǎng)信息和申請(qǐng)人背景資料有限，加之在先商標(biāo)注冊(cè)人如不及時(shí)提出異議，則難以做出客觀的判斷，導(dǎo)致在市場(chǎng)上確有有近似嫌疑的商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)。在這種情況下，在先注冊(cè)人一旦感受到來自在后注冊(cè)人來帶的市場(chǎng)威脅時(shí)，往往會(huì)基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，對(duì)在后注冊(cè)的近似商標(biāo)提出無(wú)效宣告。

（3）在后商標(biāo)申請(qǐng)人以連續(xù)三年不使用為由提出撤銷

為了鼓勵(lì)使用商標(biāo)，防止商標(biāo)資源閑置浪費(fèi)，《商標(biāo)法》設(shè)計(jì)了注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷的制度。對(duì)于企業(yè)，這一制度引發(fā)的注冊(cè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是當(dāng)企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)成為了他人申請(qǐng)注冊(cè)或使用另一件商標(biāo)的障礙時(shí)（如某一企業(yè)的商標(biāo)申請(qǐng)被商標(biāo)局駁回了，引證的商標(biāo)恰好是你企業(yè)的注冊(cè)商標(biāo)），將會(huì)面臨被他人提出撤銷風(fēng)險(xiǎn)；二是注冊(cè)商標(biāo)雖然實(shí)際使用了，卻沒有保留使用證據(jù)，面臨舉證不能而導(dǎo)致商標(biāo)失效風(fēng)險(xiǎn)；三是商標(biāo)使用了，使用證據(jù)也有，但由于企業(yè)地址變更未及時(shí)辦理商標(biāo)變更手續(xù)或者其它原因不知道被他人提出撤銷申請(qǐng)，無(wú)法向商標(biāo)局說明商標(biāo)實(shí)際使用情況，失去提供使用證明的機(jī)會(huì)，面臨商標(biāo)失效的風(fēng)險(xiǎn)。

2、商標(biāo)權(quán)利人的自我行為導(dǎo)致商標(biāo)失效

（1）商標(biāo)成為通用名稱被撤銷

《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。注冊(cè)商標(biāo)的這一失效風(fēng)險(xiǎn)是由上面提到的商標(biāo)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)演變而來。破壞商標(biāo)識(shí)別力的行為程度積累到完全摧毀商標(biāo)基本功能發(fā)揮之時(shí)，注冊(cè)商標(biāo)即淪為了通用名稱，失去了法律效力。如大眾熟知的“優(yōu)盤”商標(biāo)就是典型的商標(biāo)成為通用名稱而失效的例子。注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人三個(gè)方面的行為是導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)成為通用名稱的主要原因：一是在主觀意識(shí)上沒有將注冊(cè)商標(biāo)作為商標(biāo)對(duì)待；二是在客觀上沒有將注冊(cè)商標(biāo)作為商標(biāo)使用、宣傳和標(biāo)注；三是對(duì)他人破壞注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力的行為缺乏敏感度，不聞不問，聽之任之。

（2）商標(biāo)沒有使用或沒有使用證據(jù)被撤銷

企業(yè)商標(biāo)體系中有很大一部分是防御性的注冊(cè)商標(biāo)，沒有實(shí)際使用也沒有使用計(jì)劃，僅作為戰(zhàn)略性壟斷注冊(cè)。這部分商標(biāo)成為撤三制度中風(fēng)險(xiǎn)最大的企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)。此外，企業(yè)還有些商標(biāo)雖然作為商標(biāo)注冊(cè)，但是實(shí)際上并不是作為商標(biāo)使用，如卡通形象、營(yíng)銷用語(yǔ)、內(nèi)部組織名稱等，這些商標(biāo)一旦被他人提出撤三申請(qǐng)，將會(huì)面臨無(wú)法提供符合要求的商標(biāo)使用證據(jù)而被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。另外還有一些服務(wù)商標(biāo)，由于服務(wù)方式的原因，難以提供合適有效的證明體現(xiàn)商標(biāo)的使用情況，也成為可能被撤銷的高風(fēng)險(xiǎn)商標(biāo)。

（3）改變使用注冊(cè)商標(biāo)被撤銷

《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。該法條提示的企業(yè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)有二，一是企業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)不能隨意改動(dòng)，如果改動(dòng)必須重新注冊(cè)；二是企業(yè)名稱、地址等經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生了改變時(shí)注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)人信息也應(yīng)一并申請(qǐng)變更，千萬(wàn)不可圖省事而把企業(yè)商標(biāo)置于風(fēng)險(xiǎn)之境。

三、侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

使用注冊(cè)商標(biāo)也會(huì)有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，這絕非空穴來風(fēng)。下面以三個(gè)真實(shí)案例予以說明。

（1）侵犯他人著作權(quán)

汕頭市宏?；瘖y品有限公司（簡(jiǎn)稱宏裕公司）于2004年11月向國(guó)家商標(biāo)局在第3類“花露水”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“葫蘆兄弟及圖”商標(biāo)，2008年3月該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。同年6月，上海美術(shù)電影制片廠（簡(jiǎn)稱美影廠）以宏裕公司使用的“葫蘆兄弟及圖”注冊(cè)商標(biāo)侵犯其“葫蘆兄弟”美術(shù)作品的著作權(quán)為由將宏裕公司起訴至法院，要求停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)過審理認(rèn)為，宏裕公司雖依法享有涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但該權(quán)利不能侵犯他人合法在先權(quán)利。在案證據(jù)顯示，宏裕公司抄襲了美影廠的葫蘆兄弟形象。因此，宏裕公司使用涉案商標(biāo)的行為，侵犯了美影廠對(duì)葫蘆兄弟形象依法所享有的著作權(quán)。據(jù)此，判決宏裕公司立即停止使用“葫蘆兄弟及圖”注冊(cè)商標(biāo)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。該案二審維持原判。

《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第一款規(guī)定，原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該司法解釋是企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的法律依據(jù)，企業(yè)應(yīng)對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有清晰認(rèn)識(shí)，切不可認(rèn)為商標(biāo)只要注冊(cè)成功就成了免死（責(zé)）金牌。

（2）侵害他人馳名商標(biāo)

石桂花于2010年3月向國(guó)家商標(biāo)局在第30類“非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)液”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“景田百歲山”商標(biāo)，并于2011年3月14日獲得注冊(cè)。后石桂花將該商標(biāo)許可給他人使用，并委托加工生產(chǎn)了“景田百歲山”維生素營(yíng)養(yǎng)飲品。深圳市景田食品飲料有限公司（簡(jiǎn)稱景田公司）據(jù)此認(rèn)為石桂花侵犯其商標(biāo)權(quán)，訴至法院。法院經(jīng)審理后，認(rèn)定景田公司的“景田百歲山”商標(biāo)經(jīng)過長(zhǎng)期大量使用和宣傳，已經(jīng)具有極高的知名度，屬于馳名商標(biāo)。石桂花即使在第30類注冊(cè)了“景田百歲山”商標(biāo)，但由于其注冊(cè)該商標(biāo)損害了景田公司的利益，違反了我國(guó)《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定，其行為構(gòu)成對(duì)景田公司商標(biāo)權(quán)的侵犯，故判令石桂花停止侵權(quán)并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元。

《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定，被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請(qǐng)求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)。該司法解釋也是企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的法律依據(jù)，企業(yè)應(yīng)對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有正確認(rèn)識(shí)，在商標(biāo)命名設(shè)計(jì)時(shí)避免模仿他人馳名商標(biāo)，切不可心存僥幸。

（3）侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)權(quán)

杭州奧普衛(wèi)廚科技有限公司（簡(jiǎn)稱奧普公司）在第11類“取暖器”等商品上享有“奧普”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。奧普公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中將該注冊(cè)商標(biāo)使用在與其產(chǎn)品配套使用的金屬吊頂扣板上。浙江現(xiàn)代新能源有限公司（簡(jiǎn)稱新能源公司）據(jù)此認(rèn)為奧普公司的行為已經(jīng)侵犯其注冊(cè)在第6類“金屬建筑材料”商品上的“奧普”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，訴至法院。法院審理認(rèn)為，奧普公司將其注冊(cè)商標(biāo)使用在金屬吊頂扣板上已經(jīng)超出了該注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品范圍，侵犯了新能源公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，判決奧普公司停止侵權(quán)，賠償經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元。

《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定，原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該司法解釋亦是企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的法律依據(jù)，企業(yè)對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有足夠認(rèn)識(shí)，在實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)切不可隨心所欲，超出核定商品使用或者拆分使用的行為都可能引發(fā)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

四、注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)防范

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可從以下幾方面開展注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)防范工作：

（1）進(jìn)行商標(biāo)稽核

商標(biāo)稽核是指對(duì)企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)的狀況進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括注冊(cè)信息和使用情況，注冊(cè)信息主要有：商標(biāo)文字的含義及來源，商標(biāo)字體來源，商標(biāo)圖案含義及來源，商標(biāo)顏色含義及來源，核定使用的商品及類別的選擇依據(jù)，商標(biāo)權(quán)利取得的渠道等；使用情況主要考察商標(biāo)的實(shí)際使用是否規(guī)范，如是否與注冊(cè)信息一致，是否規(guī)范的使用注冊(cè)符號(hào)，是否有損害商標(biāo)識(shí)別力的行為等。商標(biāo)稽可以讓企業(yè)清楚的了解每件注冊(cè)商標(biāo)的“身世”，發(fā)現(xiàn)注冊(cè)商標(biāo)可能存在的先天不足，識(shí)別出可能導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)失效的風(fēng)險(xiǎn)隱患；同時(shí)通過對(duì)注冊(cè)商標(biāo)使用情況的核查，還可以發(fā)現(xiàn)影響注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力的風(fēng)險(xiǎn)所在。

（2）規(guī)劃商標(biāo)體系

企業(yè)注冊(cè)的每件商標(biāo)都應(yīng)有其獨(dú)有的作用和價(jià)值，并與其它商標(biāo)相互配合，形成一個(gè)具有內(nèi)在結(jié)構(gòu)和層次的商標(biāo)整體，這就是商標(biāo)體系。通過規(guī)劃商標(biāo)體系，企業(yè)可以準(zhǔn)確的掌握任一一件注冊(cè)商標(biāo)的用途、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、在品牌架構(gòu)中的位置、可以實(shí)現(xiàn)的作用和所發(fā)揮的市場(chǎng)功能等，進(jìn)而對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行有目的分層管理，實(shí)現(xiàn)注冊(cè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的控制。

（3）制定商標(biāo)使用規(guī)則

制定商標(biāo)使用規(guī)則，能夠有效的規(guī)范企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)的使用，對(duì)于保持和增強(qiáng)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和防范注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力風(fēng)險(xiǎn)具有積極意義。使用規(guī)則可包括以下幾方面的內(nèi)容：第一、明確企業(yè)實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)；第二、明確商標(biāo)內(nèi)容和形式的含義、寓意及來源；第三、商標(biāo)標(biāo)志的標(biāo)準(zhǔn)字樣、字體、圖樣、色彩、分辨率及格式；第四、商標(biāo)使用的方式和形式；第五、商標(biāo)的授權(quán)（許可使用）使用。

（4）實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)測(cè)

實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)測(cè)可以有效的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)存在和潛在的能夠引發(fā)注冊(cè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)主體，防范于未然，如可能會(huì)對(duì)企業(yè)商標(biāo)提出撤三的主體，可能會(huì)對(duì)企業(yè)商標(biāo)提出無(wú)效宣告的主體，可能會(huì)對(duì)企業(yè)侵權(quán)行為提出權(quán)利主張的主體等等。通過市場(chǎng)監(jiān)測(cè)一旦發(fā)現(xiàn)可疑對(duì)手，企業(yè)應(yīng)就可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估，對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的情況予以區(qū)別對(duì)待并做好應(yīng)對(duì)預(yù)案。

來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：張季湖南思博達(dá)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

【實(shí)務(wù)】注冊(cè)商標(biāo)的三種風(fēng)險(xiǎn)及防范

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