「商業(yè)標(biāo)識(shí)權(quán)益保護(hù)」地域性考量的3個(gè)維度！

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作者：白偉  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：商業(yè)標(biāo)識(shí)權(quán)益保護(hù)地域性考量的三個(gè)維度 ——對OEM侵權(quán)認(rèn)定紛爭的思考

OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，一直以來眾說紛紜，主要包括標(biāo)識(shí)相同不侵權(quán)、近似侵權(quán)說，合理審查義務(wù)說，出口市場說等。但任何觀點(diǎn)都必須建立在地域性保護(hù)原則的前提下，地域性保護(hù)原則是知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的基石，體現(xiàn)了司法主權(quán)獨(dú)立原則，其考量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從地域性與商業(yè)標(biāo)識(shí)“使用”行為的邊界，地域性與商業(yè)標(biāo)識(shí)混淆可能性以及地域性與一國投資、貿(mào)易保護(hù)制度之間的關(guān)系三個(gè)維度進(jìn)行綜合判斷。

OEM亦稱為定牌加工，俗稱代工，通常分為產(chǎn)品銷售地有合法品牌和無合法品牌兩種模式。由于涉及國內(nèi)代工商和商標(biāo)持有人相分離，長期以來，關(guān)于OEM是否構(gòu)成侵權(quán)的爭論一直不曾停止。

從2000年前后大多數(shù)案件認(rèn)定侵權(quán)，到2008年后大多數(shù)案件以不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用、不存在混淆可能性為由認(rèn)定不侵權(quán)，再到2014年后以未盡到合理審查義務(wù)、違背誠實(shí)信用原則時(shí)構(gòu)成侵權(quán)，期間各種觀點(diǎn)眾說紛紜，主要包括標(biāo)識(shí)相同不侵權(quán)、近似侵權(quán)說，合理審查義務(wù)說，出口市場說等。

商業(yè)標(biāo)識(shí)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)主要由《商標(biāo)法》第五十七條及《反不正當(dāng)競爭法》第五條規(guī)制。在標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品（或服務(wù)）完全相同時(shí)，直接推定混淆可能性；在標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品（或服務(wù)）非完全相同時(shí)，根據(jù)標(biāo)識(shí)的知名度、顯著性、使用者主觀惡意、使用歷史因素、市場客觀格局等條件綜合判斷。不論基于前述何種判斷依據(jù)，商業(yè)標(biāo)識(shí)侵權(quán)判定的核心標(biāo)準(zhǔn)須同時(shí)具備“商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上的使用”以及“混淆可能性”。

不論是“商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上的使用”的認(rèn)定，還是“混淆可能性”的判斷，歸根結(jié)底在于對地域性的正確認(rèn)知，OEM模式也不例外。

所謂地域性是指作為無形資產(chǎn)的商業(yè)標(biāo)識(shí)，其獲得只能依據(jù)一國法律，其保護(hù)在空間上的效力受到特定地域的限制，其效力只限于本國境內(nèi)。就中國境內(nèi)的商業(yè)標(biāo)識(shí)而言，其排斥力僅限于中國大陸地區(qū)。是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭，必須以被控侵權(quán)人在中國大陸地區(qū)的行為是否符合相關(guān)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

可以說，地域性是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要特征，是知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的基石，除了體現(xiàn)司法主權(quán)獨(dú)立原則以外，從商業(yè)標(biāo)識(shí)的競爭法角度，還應(yīng)從（1）地域性與商業(yè)標(biāo)識(shí)“使用”行為的邊界；（2）地域性與商業(yè)標(biāo)識(shí)混淆可能性；（3）地域性與一國投資、貿(mào)易保護(hù)制度之間的關(guān)系三個(gè)維度進(jìn)行考量。

地域性構(gòu)成商業(yè)標(biāo)識(shí)“使用”的邊界

按照《反不正當(dāng)競爭法》第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定：經(jīng)營者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市場交易，損害競爭對手：……（三）擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品。

《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：在中國境內(nèi)進(jìn)行商業(yè)使用，包括將知名商品特有的名稱、包裝、裝潢或者企業(yè)名稱、姓名用于商品、商品包裝以及商品交易文書上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為反不正當(dāng)競爭法第五條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定的“使用”。

因此，基于商業(yè)標(biāo)識(shí)性知識(shí)產(chǎn)權(quán)的屬地主義和獨(dú)立原則，不論《商標(biāo)法》亦或《反不正當(dāng)競爭法》意義上的使用，其前提是在中國大陸境內(nèi)進(jìn)行商業(yè)性使用。

相類似，商業(yè)標(biāo)識(shí)在國外的使用情況和知名度，對國內(nèi)商業(yè)標(biāo)識(shí)的授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)等判斷，亦不具備直接效力。除非相關(guān)主體能夠證明在系爭標(biāo)識(shí)注冊前，其在先標(biāo)識(shí)已經(jīng)實(shí)質(zhì)性進(jìn)入中國市場，在此情況下，才能有條件地考慮外國的使用情況及知名度。如“無印良品”案中，無印良品為日本乃至全世界知名的日用品零售品牌，在全球具有較高知名度。國內(nèi)某企業(yè)于2000年4月在第24類毛巾等紡織產(chǎn)品上申請了“無印良品”商標(biāo)，由于在國內(nèi)企業(yè)申請日前，日本無印良品并未進(jìn)入中國市場，盡管其在日本乃至全球其他國家和地區(qū)具有較高知名度，但該知名度對于中國市場并不具有保護(hù)力。

在OEM侵權(quán)認(rèn)定中，在產(chǎn)品銷售地是否有合法權(quán)益，對于在中國境內(nèi)是否侵權(quán)的認(rèn)定，不具有參考價(jià)值。在境外是否有合法權(quán)益，僅僅是判斷國內(nèi)代工商主觀意圖的輔助手段，根據(jù)主客觀相一致的原則，考慮主觀意圖必須以滿足我國國內(nèi)法全部客觀侵權(quán)構(gòu)成要件為前提。

地域性構(gòu)成商業(yè)標(biāo)識(shí)混淆可能性核心標(biāo)準(zhǔn)

商業(yè)標(biāo)識(shí)的核心作用是發(fā)揮來源識(shí)別功能，避免相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，減少搜尋成本。《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》規(guī)定，在商業(yè)活動(dòng)中，使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)明商品的來源，使相關(guān)公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場主體的方式，均為商標(biāo)的使用方式。《商標(biāo)法》第四十八條：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。

商標(biāo)使用如果無法體現(xiàn)標(biāo)示來源作用，將使消費(fèi)者不能對商品與服務(wù)產(chǎn)生區(qū)分，就喪失了商標(biāo)法保護(hù)消費(fèi)者的制度目的。正如美國著名的商標(biāo)法教授Gilson所言，“使用”必須引起公眾對該商標(biāo)的關(guān)注，內(nèi)部發(fā)貨將很難構(gòu)成“商業(yè)中使用”。在General Healthcare, Ltd. V Qashat一案中，General Healthcare作為一家外國公司，認(rèn)為被告作為美國公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭及虛假宣傳。而被告則請求將原告商標(biāo)予以撤銷。法院認(rèn)為原告將商品從美國生產(chǎn)廠運(yùn)輸?shù)接N售部門，這種方式不會(huì)引起美國公眾對商標(biāo)的關(guān)注，不構(gòu)成商標(biāo)“使用”。

在The Sunrider Corporation v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)一案中，歐盟法院也認(rèn)為，商標(biāo)真正使用的成立，需發(fā)揮商標(biāo)的本質(zhì)功能，即確保標(biāo)示注冊商標(biāo)和服務(wù)的來源，從而為這些商品服務(wù)創(chuàng)造和保留一種銷售渠道。

相關(guān)公眾是否構(gòu)成混淆誤認(rèn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，是基于商業(yè)標(biāo)識(shí)權(quán)益的地域范圍內(nèi)相關(guān)公眾的主觀判斷。如果商業(yè)標(biāo)識(shí)未在該特定地域范圍內(nèi)使用，則相關(guān)公眾難以接觸到被控侵權(quán)商品或服務(wù)，混淆判斷就無從談起，也難以在該地域范圍內(nèi)構(gòu)成侵權(quán)。

最高院在一系列重要的判決中，一再支持商業(yè)標(biāo)識(shí)保護(hù)地域性的觀點(diǎn)。如在“PRETUL”商標(biāo)案【2015年最高法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例（2014）民提字第38號(hào)】中，最高法院認(rèn)為：儲(chǔ)伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人。亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。

在上柴“東風(fēng)”案中，二審法院以作為被告的國內(nèi)代工商未盡到合理注意義務(wù)為由，認(rèn)定其構(gòu)成侵權(quán)。這種認(rèn)定方式，割裂了商業(yè)標(biāo)識(shí)侵權(quán)判定中的混淆可能性判斷的地域性標(biāo)準(zhǔn)，其結(jié)論無疑值得商榷。目前該案已經(jīng)被最高法院提審，其判決結(jié)果值得關(guān)注。

在OEM侵權(quán)認(rèn)定的相關(guān)爭論中，出口市場說值得討論。所謂出口市場說，即指國內(nèi)代工商的代工行為，并非一對一關(guān)系，而是一對多，或者一對不特定第三國市場主體，再此情況下，出口市場說認(rèn)為國內(nèi)代工商的行為可能侵害其他出口商的合法權(quán)益。然而出口市場說同樣犯了越俎代庖的錯(cuò)誤，認(rèn)定國內(nèi)商業(yè)標(biāo)識(shí)侵權(quán)的基礎(chǔ)客觀要件為“中國境內(nèi)商業(yè)性使用”+“混淆可能性（關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定可能性）”，不管國內(nèi)代工是一對一、一對多或一對不特定，只要產(chǎn)品不會(huì)進(jìn)入中國大陸市場，對中國相關(guān)公眾就不具有來源識(shí)別性，也不會(huì)導(dǎo)致混淆。即便導(dǎo)致混淆，也是境外的問題，不可能構(gòu)成中國商業(yè)標(biāo)識(shí)法框架下的侵權(quán)。

地域性體現(xiàn)了一國對投資和貿(mào)易的制度保護(hù)

盡管商業(yè)標(biāo)識(shí)性權(quán)益保護(hù)制度的核心目標(biāo)是防止消費(fèi)者混淆，降低搜尋成本，促進(jìn)社會(huì)福利；但是商業(yè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度產(chǎn)生和發(fā)展的直接原因和最大動(dòng)力，確是國家通過授予廠商一定時(shí)間和范圍的壟斷權(quán)利，以維護(hù)其預(yù)期投資收益，最終達(dá)到吸引對本國的直接或間接投資。商標(biāo)的臨時(shí)保護(hù)、優(yōu)先權(quán)等各項(xiàng)制度的產(chǎn)生和發(fā)展，都是基于吸引投資等競爭法動(dòng)因。

公認(rèn)的現(xiàn)代知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度起源于英國。如版權(quán)制度，為了壟斷市場，刺激對本國市場的投資，英國取消了圖書的進(jìn)口自由，從此英國版權(quán)也逐漸走向繁榮。又如，英國于1618年開始通過判例保護(hù)商品提供者的專用標(biāo)志，前后歐洲各國逐漸建議商標(biāo)保護(hù)制度?，F(xiàn)代知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度產(chǎn)生之初，作為其發(fā)源地的英國是一個(gè)貧窮落后的國家。加強(qiáng)貿(mào)易、吸引投資成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的核心舉措。然而，當(dāng)時(shí)的英國政府不是通過減稅達(dá)到吸引投資目的，而是構(gòu)建了以《壟斷法案》為核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度。作為一種產(chǎn)權(quán)制度安排，知識(shí)產(chǎn)權(quán)不僅具有產(chǎn)權(quán)保護(hù)的作用，利于穩(wěn)定投資預(yù)期，還通過賦予法定壟斷權(quán)利，讓投資者建立競爭優(yōu)勢。

可以說，知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度從起源之初，就與投資和貿(mào)易密切相聯(lián)系。試想一下，英國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度不以地域性為基礎(chǔ)，對于歐洲大陸其他的國家技術(shù)和品牌都一視同仁，如何能夠做到吸引投資、繁榮貿(mào)易？進(jìn)一步講，由新技術(shù)投資催生的工業(yè)革命如何才能出現(xiàn)？

時(shí)至今日，我們正面臨一個(gè)全球貿(mào)易一體化的時(shí)代，然而，地域性不僅沒有減弱，反而不斷加強(qiáng)。任何國家都不可能以“全球化”為理由，放棄地域性，因?yàn)檫@將導(dǎo)致本國失去吸引投資貿(mào)易的制度保障。就商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法等商業(yè)標(biāo)識(shí)性知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域而言，商業(yè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度從來就是投資和貿(mào)易競爭的產(chǎn)物，如果跨越地域性原則，如何吸引國外企業(yè)投資中國市場。

就OEM模式而言，當(dāng)外國品牌未在國內(nèi)申請注冊商標(biāo)，且產(chǎn)品未實(shí)質(zhì)性進(jìn)入中國大陸地區(qū)時(shí)，國內(nèi)大量代工出口型企業(yè)的經(jīng)營行為將直接變成非法行為，遭受滅頂之災(zāi)，從而失去大量對出口型企業(yè)的外商投資。

綜上，不論基于司法獨(dú)立原則，混淆判斷標(biāo)準(zhǔn)亦或出于對國家投資和貿(mào)易的制度保護(hù)考慮，商業(yè)標(biāo)識(shí)的侵權(quán)判斷，都必須以地域性為基本原則，只有準(zhǔn)確把握地域性標(biāo)準(zhǔn)，才能統(tǒng)一司法尺度，穩(wěn)定投資預(yù)期。國家關(guān)于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的司法政策，只有輔以正確的裁判標(biāo)準(zhǔn)，才能發(fā)揮最大功效，我們期待地域性標(biāo)準(zhǔn)，也能夠越來越明晰。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：白偉  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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