「美國專利制度與技法」解析

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原標(biāo)題：【原創(chuàng)】技術(shù)走進(jìn)美國——美國專利制度與技法解析

美國的專利申請受理單位是美國專利商標(biāo)局（USPTO）。與中國、日本及歐盟的專利制度不同，美國的專利體系與其他主流專利體系相去甚遠(yuǎn)。

「美國專利制度與技法」解析

一、專利類型

「美國專利制度與技法」解析

二、美國專利的特點

1、先發(fā)明原則

所謂先發(fā)明原則是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)授予最先作出發(fā)明的人。它與先申請原則截然不同，后者規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)授予最先提出申請的人（自然人或法人）。當(dāng)今世界上只有美國和菲律賓采用先發(fā)明原則，而其他專利局均采用先申請原則。

2、專利類型

中國專利的類型包括發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種，而美國專利的類型包括實用專利（Utility Patent）、植物專利（Patent for Plant）和外觀設(shè)計（Patent for Design）。

1）Utility Patent又稱實用專利，但Utility Patent并不是中國的實用新型，在美國法典中是這樣定義的:any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof(35 U.S.C. §101)，即類似于中國的發(fā)明專利。

3、可獲得專利保護的主題類型的范圍

美國專利法第101條規(guī)定：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的方法、機器、產(chǎn)品、物質(zhì)組合物或其任何新穎而適用的改進(jìn)者，可以按照本編規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。

其中，

所謂“方法”是指方法、技藝或制法,也包括對已知的方法、機器、制造品、物質(zhì)組合物或材料的新的利用；

所謂“機器”是指零件或成分構(gòu)成的工具,并可以產(chǎn)生一定的效果；

所謂“產(chǎn)品”是指一切人工或機器加工材料而形成的物品；

所謂“物質(zhì)組合物”是指兩種或更多種物品采用化學(xué)方法或機械方法合成的物品,如氣體、液體、粉末、固體等。

從以上定義可見，Utility Patent更類似于中國的發(fā)明專利，而中國的實用新型專利在美國也可以申請Utility Patent,但是如果創(chuàng)新性非常低的話，則很難被授權(quán)。

2）植物專利：1952年頒布的35U,S,C,161規(guī)定了植物專利(PlantPatent)，又稱植物發(fā)明專利。

Patent for Plant的判斷標(biāo)準(zhǔn)：任何人發(fā)明或發(fā)現(xiàn)和利用無性繁殖培植出任何獨特而新穎的植物品種，包括培植出的變形芽、變體、雜交以及新發(fā)現(xiàn)的種子苗(但不包括由塊莖繁殖的植物,或在非栽培狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)的植物)，可以按照本編所規(guī)定的條件和要求取得對該植物的專利權(quán)。1952年專利法不僅規(guī)定了植物新品種的新穎性、顯著的特征、非顯而易見和無性繁殖等特點,也不排除對種子、植物、植物組織培養(yǎng)物等主題給予專利保護。

3）外觀設(shè)計專利：35U,S,C,171定義了外觀設(shè)計專利標(biāo)準(zhǔn)：任何人發(fā)明制造品的新穎、獨創(chuàng)和裝飾性的外觀設(shè)計,均可按照本編規(guī)定的條件和要求取得對于該項外觀設(shè)計的專利權(quán)。

可見，美國外觀設(shè)計專利強調(diào)制造品外觀的裝飾性(美感)、新穎性(原創(chuàng)性)和非顯而易見性，但沒有規(guī)定實用性。

4）此外，包括中國專利局在內(nèi)的絕大多數(shù)專利局都不保護軟件、商業(yè)方法、互聯(lián)網(wǎng)方法和疾病的診斷和治療方法，唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。

4、實質(zhì)審查

與中國不同，美國的正式專利申請，無論是Utility專利、植物專利、還是外觀設(shè)計都要受到實質(zhì)審查，即美國實行全部審查制。其中Utility專利的審查時間一般為2～3年，外觀設(shè)計的審查時間一般為一年半左右。

5、臨時申請

USPTO于上世紀(jì)末推出臨時申請（Provisional Application），對這種臨時申請不進(jìn)行審查，但在一年內(nèi)必須轉(zhuǎn)成正式申請，或者以此臨時申請為優(yōu)先權(quán)提出新的正式申請。由于不對臨時申請進(jìn)行審查，所以臨時申請的要求比較低，發(fā)明人可以在發(fā)明沒有完善的情況下提出臨時申請，在一年內(nèi)完成了發(fā)明后再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年后沒有再提出正式申請，則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。

6、關(guān)于國內(nèi)專利申請時間超12個月進(jìn)美國的情況

一般情況下如果沒有超過14個月，還可以通過petition恢復(fù)請求進(jìn)入美國，如果2個月Petition期限也過了，那么看下優(yōu)先權(quán)的最早公開日期，如果公開日還在12個月內(nèi)，還可以提交進(jìn)入美國階段申請，但是將喪失優(yōu)先權(quán)，萬幸的是優(yōu)先權(quán)不會被當(dāng)作前案（Prior Art）。

7、保護期限

美國Utility專利的保護期限是自申請日起20年，美國外觀設(shè)計專利的保護期限是自核準(zhǔn)日起14年。

8、申請人

美國的專利制度規(guī)定專利申請人必須為發(fā)明人，因此，如果是公司申請專利，在申請的同時就必須辦理轉(zhuǎn)讓，即簽署轉(zhuǎn)讓合同。

三、申請文件撰寫的不同

1、關(guān)于技術(shù)部分

不論美國專利還是中國專利的說明書，都是以所屬技術(shù)領(lǐng)域作為開頭的。撰寫美國專利時，技術(shù)領(lǐng)域部分切忌描述發(fā)明內(nèi)容本身，只要提到發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域范圍即可。這一點實際上與中國專利的要求是一致的。

2、關(guān)于背景技術(shù)部分

撰寫美國專利時，背景技術(shù)的內(nèi)容越簡潔越好，提到一些基本概念即可，不必進(jìn)行詳細(xì)說明。這一點與中國業(yè)界的習(xí)慣不同，審查員一般傾向于要求背景技術(shù)有詳細(xì)說明。

3、關(guān)于發(fā)明內(nèi)容部分

美國專利要求簡明地直接敘述發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容，勿須按照發(fā)明目的、技術(shù)方案、積極效果這樣的模式進(jìn)行敘述。而中國專利則要求按照要解決的技術(shù)問題、解決技術(shù)問題的方案、技術(shù)方案的積極效果這樣的順序進(jìn)行說明。

4、關(guān)于具體實施例部分

撰寫美國專利時，要盡可能提供多個實施例，并且，在撰寫實施例時勿須引用發(fā)明主題。另外，在這部分內(nèi)容的描述中，為了避免對專利的保護范圍造成限制，不要使用“本發(fā)明（the invention）”這樣的文字，最好是使用“本實施例（the embodiment）”來替代之。

5、關(guān)于權(quán)利要求書的撰寫

權(quán)利要求書是專利性文件的重要部分之一，撰寫美國專利的權(quán)利要求書時，應(yīng)該注意以下幾點：

1）權(quán)利要求書中不要使用部件在圖中標(biāo)號，因為這樣可能會導(dǎo)致權(quán)利要求范圍的縮小，還會增加審查員的麻煩，因為審查員審查帶標(biāo)號的權(quán)利要求書時，必須與說明書和附圖對照。

2）權(quán)利要求中不要使用其特征在于（characterized in）”這樣的文字，因為這樣會使人認(rèn)為前序部分內(nèi)容屬于現(xiàn)有技術(shù)，對申請人是不利的。

3）權(quán)利要求書應(yīng)按不同層次撰寫，獨立權(quán)利要求（即獨立權(quán)項）可以要求較寬的范圍，從屬權(quán)利要求（即從屬權(quán)項）現(xiàn)逐漸細(xì)化到具體方案；美國專利的權(quán)利要求可以盡量上位概括，而中國專利中，所有的權(quán)利要求應(yīng)得到說明書的支持，不能使用過于上位的權(quán)利要求。

4）一項專利申請可以要求多項獨立權(quán)利要求，可以有產(chǎn)品權(quán)利要求、方法權(quán)利要求、方法權(quán)利要求、系統(tǒng)權(quán)利要求等；發(fā)明名稱勿須與權(quán)利要求的類型嚴(yán)格對應(yīng)，例如，當(dāng)發(fā)明名稱為產(chǎn)品時，權(quán)利要求也可以包含方法。

5）權(quán)利要求的數(shù)量與費用關(guān)系較大，獨立權(quán)利要求不超過3項，權(quán)利要求總數(shù)不超過20項時為基本費用，若獨立權(quán)利要求超過3項，或者權(quán)利要求總數(shù)超過20項，則會產(chǎn)生附加費用。

6）要慎用多項從屬權(quán)利要求，因為多項從屬權(quán)利要求會使屬權(quán)利要求總數(shù)的數(shù)量迅速上升。如果權(quán)利要求1－9項都不是多項引用，而權(quán)利要求10引用的是權(quán)利要求1－9中的任一項，則此時的權(quán)利要求項數(shù)將是9＋9=18項；如果權(quán)利要求11引用的是權(quán)利要求10，則進(jìn)一步增加為9＋9＋9=27項，所以其增長速度是非?？斓?。（建議方式，是在收到審查意見之后再考慮是否采用這種多項引用，因為那時可能會刪除某些權(quán)利要求，可以減少總費用的增加。）

7）權(quán)利要求中引出技術(shù)特征時，使用“comprising”是最好的選擇，要盡可能避免使用“consisting of”。

8）美國對于-多少的范圍控制比較松一點，有些大約5%，這種比較模糊的這種表述其實是可以被支持的。

四、專利申請程序（以PCT或巴黎公約途徑進(jìn)入美國的發(fā)明專利為例）

1、申請階段

需要準(zhǔn)備的文件

（1）中譯英翻譯文本，如在PCT國際階段對申請文件有修改需要一并提出修改文本，并說明進(jìn)美國的審查基礎(chǔ)；

（2）代理委托書：申請人本人或申請人代表簽字（申請人為公司的情況）；

（3）轉(zhuǎn)讓合同（申請人為公司的情況）：發(fā)明人將該專利的所有權(quán)利轉(zhuǎn)給申請人，并需要所有發(fā)明人簽字；

（4）原始發(fā)明人聲明：說明發(fā)明人本人確實為該專利技術(shù)的原始發(fā)明人，并需要所有發(fā)明人簽字。

（5）小實體聲明（申請人為公司的情況）：美國專利局會給予小規(guī)模實體（Small Entity）（包括：獨立發(fā)明人、非營利團體、以及少于500人的小型企業(yè)）專利費用減半的優(yōu)惠，因此需要在申請之初由申請人代表根據(jù)企業(yè)自身情況簽署該聲明。

申請階段流程

提交美國專利申請后，即日即可獲得電子申請回執(zhí)，該回執(zhí)即有專利申請日及專利申請?zhí)枴?/span>

2、審查階段

審查階段流程

在取得申請日后的一年半左右將會有審查結(jié)果，該審查結(jié)果包括：準(zhǔn)予專利（Allowance）與駁回專利（Rejection）。

申請人對于美國專利局發(fā)出的核駁通知書，通常會有兩次答辯的機會，例外的可能會有三到四次。第一次核駁通知書叫 “First OA”，最后一次為 “Final OA”。

審查階段救濟程序

申請人需要在3個月內(nèi)對Final OA做出答復(fù)，該答復(fù)做出后1個月內(nèi)，審查員會下發(fā)“Advisory Action”（AA）該通知書一般會表明該審查員對本案的一個傾向性意見，申請人可以根據(jù)AA的內(nèi)容決定應(yīng)對該AA的方式，具體如下：

（1）RCE（Request for Continued Examination，繼續(xù)審查請求），最晚在Final OA發(fā)文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，提出RCE的同時可以針對審查員之前發(fā)出的Advisory Action修改權(quán)利要求，提交RCE后，還是由原來的審查員對本案進(jìn)行繼續(xù)審查；

（2）Appeal，相當(dāng)于中國專利的復(fù)審請求，最晚在Final OA發(fā)文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）向美國商標(biāo)專利局下述的專利復(fù)審委員會提交，提出該請求的同時不能對申請文件作出修改，提出該請求后會換一個審查員進(jìn)行審查，之前審查員對本案中的偏見可能會得到糾正；

（3）CA(Continuation application，延續(xù)申請)，相當(dāng)于中國的分案申請，最晚在Final OA發(fā)文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，只能對母案的權(quán)利要求書作出不超范圍的修改，說明書不能進(jìn)行修改；

（4）CIP(Continuation-in-part，部分延續(xù)申請), 最晚在Final OA發(fā)文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，類似于中國要求優(yōu)先權(quán)的后續(xù)申請，可以對權(quán)利要求書和說明書進(jìn)行修改。

3、授權(quán)階段

申請人在成功答復(fù)審查意見后會收到美國商標(biāo)專利局下發(fā)“NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE”，該通知書表明，該專利已核準(zhǔn)授權(quán)，并會附上核準(zhǔn)授權(quán)文本，在取得證書之前申請人仍可對授權(quán)文本中的明顯性錯誤進(jìn)行修改。申請人應(yīng)該自本通知書下發(fā)日起3個月內(nèi)繳納辦登費用，一般在繳費后的3~4個月會下發(fā)專利證書。

五、專利維持階段及授權(quán)后可能遇到的挑戰(zhàn)

專利維持階段，美國專利與中國專利的不同之處在于：

（1）授權(quán)后遇到挑戰(zhàn)的應(yīng)對途徑不同，不論是專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)自己專利存在缺陷，還是他人因該專利阻礙其技術(shù)市場化而發(fā)起對專利權(quán)的挑戰(zhàn)，在中國可以請求無效程序。而在美國主要有三種程序可以選擇：a.專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)專利申請過程中因疏忽導(dǎo)致授權(quán)專利難以執(zhí)行，此時可啟動再頒程序(re-issue)；b.挑戰(zhàn)方欲以匿名方式提出專利無效，此時可啟動單方再審程序；c.類似于中國無效程序，由挑戰(zhàn)方和專利權(quán)人共同參與的雙方再審程序；d具有利害關(guān)系的第三方可以自專利授權(quán)之日起9個月內(nèi)提出重審申請。

（2）專利的保護期限不完全相同。中國發(fā)明專利的法定保護期是固定的，即申請日起20年。而美國的專利期限是自申請日起20年，而且申請人認(rèn)為專利局在審查過程中出現(xiàn)了延誤的而導(dǎo)致保護期限縮短，經(jīng)認(rèn)定后可以調(diào)整專利保護期。

（3）繳納年費期限不同，美國專利的年費繳納與中國專利的年費繳納有很大區(qū)別，美國發(fā)明專利的年費只須繳納三次，須分別于授權(quán)公告日起第三年半、第七年半及第十一年半繳納，美國外觀設(shè)計是不需要繳納年費的；而中國的三種專利都需要繳納年費，并且每年都要繳納。

注：本文部分內(nèi)容參考依據(jù)美國專利商標(biāo)局官方網(wǎng)站 http://www.uspto.gov

來源：企興知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺

作者：孫曉鳳企興涉外專利解決方案事業(yè)部負(fù)責(zé)人技術(shù)首席代理人

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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