商標(biāo)法上的「通用名稱」如何判斷？

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博同濟(jì)大學(xué)

原標(biāo)題：商標(biāo)法上的“通用名稱”如何判斷？——以商評(píng)字[2017]第0000029122號(hào)商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)為例

在商標(biāo)申請(qǐng)中，商標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)常被以構(gòu)成“通用名稱”為由而被審查部門(mén)予以駁回。那么，什么是“通用名稱”呢？筆者現(xiàn)以日前看到的一份商標(biāo)審查部門(mén)的決定書(shū)為例予以說(shuō)明，以下附上該份商評(píng)委決定書(shū)主要內(nèi)容。

關(guān)于第17921252號(hào)迷你柑普商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)

商評(píng)字(2017)第0000029122號(hào)

申請(qǐng)人：江門(mén)市新會(huì)區(qū)迷你柑普茶有限公司

委托代理人：北京一諾順捷國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

申請(qǐng)人因不服商標(biāo)局對(duì)第17921252號(hào)迷你柑普商標(biāo)(以下稱申請(qǐng)商標(biāo))的駁回決定，向我委申請(qǐng)復(fù)審。

申請(qǐng)人復(fù)審的主要理由是：申請(qǐng)商標(biāo)系申請(qǐng)人原創(chuàng)，與商標(biāo)局駁回引證的第970114號(hào)迷你及圖商標(biāo)(以下稱引證商標(biāo))在整體外觀、呼叫、含義等方面存在明顯差異，不構(gòu)成近似商標(biāo)。申請(qǐng)商標(biāo)用在所申請(qǐng)注冊(cè)的商品上具有自身的顯著性，未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定之情形。申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)申請(qǐng)人長(zhǎng)期使用和宣傳，已取得相關(guān)公眾的認(rèn)可，如若不予注冊(cè)將給申請(qǐng)人帶來(lái)巨大損失。綜上，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)符合相關(guān)法律的規(guī)定，請(qǐng)求核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)。

我委認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫等方面相近，已構(gòu)成近似商標(biāo)。申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的“茶；用作茶葉代用品的花或葉”商品與引證商標(biāo)核定使用的商品屬于同一種或者類似商品，二者若在上述商品上共存，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，構(gòu)成使用在同一種或者類似商品上的近似商標(biāo)。

申請(qǐng)商標(biāo)由純文字迷你柑普構(gòu)成，其中迷你是英文mini的音譯，含義為“小的”，柑普是一種橘紅普洱，迷你柑普使用在指定商品上，直接表示了商品的品種名稱，不易起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定不得作為商標(biāo)注冊(cè)之情形。

依照《商標(biāo)法》第十一條第一款第(一)項(xiàng)、第三十條和第三十四條的規(guī)定，我委決定如下：

申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

申請(qǐng)人對(duì)本決定不服，可以自收到本決定書(shū)之日起三十日內(nèi)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向人民法院遞交起訴狀的同時(shí)或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書(shū)面告知我委。

合議組成員：張玲　孫侃華翟晶晶

2017年03月24日

申請(qǐng)商標(biāo)

引證商標(biāo)

解讀

商標(biāo)法理分析

本決定書(shū)所涉的申請(qǐng)商標(biāo)，正如決定書(shū)所言，存在不宜注冊(cè)的兩個(gè)問(wèn)題：第一，構(gòu)成通用名稱；第二，與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)。

構(gòu)成通用名稱

《商標(biāo)法》第九條規(guī)定，“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)具有顯著特征，便于識(shí)別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”。其中，“具有顯著特征，便于識(shí)別”指的是商標(biāo)的顯著性，是指該標(biāo)志用在具體的商品或服務(wù)上時(shí)，能夠讓消費(fèi)者建立起該標(biāo)志與商品或服務(wù)來(lái)源的聯(lián)系。商標(biāo)顯著性是商標(biāo)注冊(cè)的重要條件，正因如此，《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的?！?br/>

而本決定書(shū)所涉商標(biāo)申請(qǐng)中，商標(biāo)“迷你柑普”屬于“僅有本商品的通用名稱”的情形。所謂商品的“通用名稱”，即某類商品或者服務(wù)的一般名稱，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的規(guī)范名稱和商業(yè)實(shí)踐中約定俗成的別稱、簡(jiǎn)稱、雅稱等，一般屬于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者共有。由于通用名稱屬于“共用名稱”，因此通用名稱僅能表示商品或者服務(wù)的種類，而無(wú)法起到類似商標(biāo)那樣指示商品或者服務(wù)來(lái)源的功能。

我國(guó)商標(biāo)法對(duì)通用名稱的具體認(rèn)定并無(wú)明文規(guī)則，實(shí)踐中的認(rèn)定依據(jù)主要來(lái)自以下幾個(gè)方面：（一）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的名稱；（三）專業(yè)工具書(shū)、辭典等公開(kāi)出版物中記載的內(nèi)容；（四）專家意見(jiàn)等。典型的被認(rèn)定為通用名稱的例子包括：“高麗白+GAO LI BAI”指定用于人參；“蘋(píng)果圖形”指定用于水果；“502+五零貳”指定用于膠；“ZKT”（組合式空調(diào)機(jī)級(jí)代號(hào)和通用機(jī)組代號(hào)）指定用于空調(diào)機(jī)；等等。（參見(jiàn)董葆霖編著：《案說(shuō)商標(biāo)法》）值得注意的是，商標(biāo)詞匯的顯著性強(qiáng)弱是相對(duì)的，需要結(jié)合它的使用環(huán)境和商品類別考慮。在某一類商品上不具有辨識(shí)力的“通用名稱”，如果用在其他類別的商品上，就可能完全符合商標(biāo)注冊(cè)的條件。例如，“蘋(píng)果”屬于一類水果的通用名稱，不能在蘋(píng)果及其相關(guān)制品的商品上注冊(cè)為商標(biāo)，但是卻可能在廚衛(wèi)用具上獲得商標(biāo)的注冊(cè)；再如，本案中的“柑普”在茶葉等商品類別上顯然屬于顯著性較弱的的通用詞匯，但是當(dāng)它被注冊(cè)為諸如通訊工程、電腦編程等類別上的服務(wù)商標(biāo)時(shí)，就可能可以獲得商標(biāo)注冊(cè)。

本決定書(shū)所涉申請(qǐng)商標(biāo)中，“柑普”是一種橘紅普洱，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)檢索的資料，柑普茶系采用純天然的特定種類的柑果和云南普洱茶為原料，在沒(méi)任何添加劑的情況下，經(jīng)特殊工藝加工而成，具有健脾養(yǎng)胃、清熱解毒、化痰止咳等功效。顯然，這是一種典型的行業(yè)內(nèi)的約定俗成的簡(jiǎn)稱，指代的是一種特別的工藝制作的茶葉，傳遞的僅僅是一種商品品種信息，僅憑該名稱，消費(fèi)者無(wú)法明確商品來(lái)源，如被某個(gè)經(jīng)營(yíng)者注冊(cè)將造成不合理的名稱壟斷。盡管申請(qǐng)商標(biāo)并非單純的“柑普”而是附加了“迷你”二字，但是“迷你+柑普”的組合使用在指定商品上，在認(rèn)知含義上仍然不易起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，而仍是直接表示了商品的品種名稱（即“一種小型的柑普”），因此，不宜被注冊(cè)為商標(biāo)。除此之外，這一申請(qǐng)商標(biāo)還涉及到近似問(wèn)題。

與引證商標(biāo)構(gòu)成近似

“迷你柑普”與引證商標(biāo)（“迷你及圖”商標(biāo)）看似存在區(qū)別，但實(shí)際構(gòu)成近似。這是因?yàn)椋暾?qǐng)商標(biāo)由純文字“迷你柑普”構(gòu)成，其中“迷你”是英文“mini”的音譯，含義為“小的”，而且，這種含義廣為人知，因此，二者的近似非常明顯。如前文所述，“柑普”是申請(qǐng)商標(biāo)和引證商標(biāo)所使用的商品類別中的通用商品名稱，這就使得在商標(biāo)近似比對(duì)中“柑普”的地位和作用大大降低，因此從整體上看“迷你+柑普”仍然與引證商標(biāo)構(gòu)成近似。

因此，按照上面的分析，可以得出結(jié)論：“迷你+柑普”的組合使用在指定商品上，在認(rèn)知含義上仍然不易起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，而是直接表示了商品的品種名稱（即“一種小型的柑普”），同時(shí)也與引證商標(biāo)在相同或者類似商品上構(gòu)成近似，因此，在指定類別上不宜通過(guò)注冊(cè)。（本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)）