韓國(guó)專利申請(qǐng)答復(fù)審查意見(jiàn)的程序

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作者：林蕾  北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：韓國(guó)專利申請(qǐng)答復(fù)審查意見(jiàn)的程序

韓國(guó)是《世界貿(mào)易組織》、《巴黎公約》、《專利合作條約》、《國(guó)際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》的成員國(guó)。韓國(guó)工業(yè)產(chǎn)權(quán)局（KIPO）是韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)及能源部的一個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)、半導(dǎo)體集成電路布圖設(shè)計(jì)、商業(yè)秘密和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等工業(yè)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目的保護(hù)。

韓國(guó)專利類型主要包括：發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利。

發(fā)明：是指利用自然法則對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的具有高水準(zhǔn)的新技術(shù)方案。

發(fā)明專利制度具有以下特征：先申請(qǐng)?jiān)瓌t；早期公開(kāi)原則；請(qǐng)求審查原則；授權(quán)后異議制。

申請(qǐng)及公開(kāi)：申請(qǐng)人提出申請(qǐng)后，先進(jìn)行形式審查，審查通過(guò)后自申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月自動(dòng)公布或根據(jù)申請(qǐng)人要求在申請(qǐng)日起18個(gè)月內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。

請(qǐng)求實(shí)質(zhì)審查：申請(qǐng)人必須在從申請(qǐng)日（或國(guó)際申請(qǐng)日）起5年內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求。如果申請(qǐng)人未在上述期限內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求，該專利申請(qǐng)將被視為撤回。

答復(fù)審查意見(jiàn)：從提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求到接收第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。申請(qǐng)人必須在接收通知書(shū)之日起二個(gè)月內(nèi)做出答復(fù)。申請(qǐng)人可以提出期限延長(zhǎng)請(qǐng)求，每次可延長(zhǎng)一個(gè)月，延期次數(shù)沒(méi)有限制。

授權(quán)后異議制：申請(qǐng)人交付費(fèi)用后，工業(yè)產(chǎn)權(quán)局即在專利注冊(cè)公報(bào)上公布，自公布之日起3個(gè)月內(nèi)為異議期。異議期后，審查員作出決定，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員的最終駁回決定不服，可在收到通知后30天內(nèi)上訴到工業(yè)產(chǎn)權(quán)法庭，對(duì)工業(yè)產(chǎn)權(quán)法庭決定的訴訟由專利法院審理，如果對(duì)專利法院的決定不服，最終上訴到最高法院。

保護(hù)期限：自從申請(qǐng)日（或國(guó)際申請(qǐng)日）起算20年。關(guān)于農(nóng)藥或醫(yī)藥，在一定條件下可以延長(zhǎng)保護(hù)，最多延長(zhǎng)5年。

韓國(guó)的審查意見(jiàn)通知書(shū)一般分為兩種：

一種為一般的審查意見(jiàn)通知書(shū)，很多事務(wù)所會(huì)翻譯成Office Action或Non-Final Office Action；

另一種為專利駁回決定書(shū)，很多事務(wù)所會(huì)翻譯成Final Office Action（Final Rejection）。

對(duì)于上述第一種審查意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)在審查員指定的期限內(nèi)答復(fù)，在答復(fù)的同時(shí)可以基于原始公開(kāi)的內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。

對(duì)于上述第二種審查意見(jiàn)，其后續(xù)程序按照申請(qǐng)日分為以下兩種情況：

1、適用于2009年7月1日之前遞交的申請(qǐng)

在收到Final Office Action（Final Rejection）之后，可以在收到該通知起30天之內(nèi)向KIPT（Korean Intellectual Property Tribunal）提交一份Notice of Appeal。該期限可以延期兩個(gè)月。

在遞交了Notice of Appeal的30天內(nèi)可以進(jìn)一步遞交對(duì)申請(qǐng)文件的修改或者提出分案申請(qǐng)。

如果在上述期限內(nèi)不遞交修改，則會(huì)指定3位審查員作為負(fù)責(zé)復(fù)審該案的委員會(huì)成員對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審查。

如果在上述期限內(nèi)遞交了修改，則該案會(huì)返回至原來(lái)的審查員進(jìn)行前置審查。前置審查的結(jié)果有兩種。第一種結(jié)果，本申請(qǐng)將會(huì)被授權(quán)。第二種結(jié)果，若原審查員堅(jiān)持之前的意見(jiàn)，則該案將會(huì)被移交給KIPT，由指定的負(fù)責(zé)復(fù)審該案的委員會(huì)審查。

需要注意的是，在提交Notice of Appeal的30天之后，只有原審查員或者委員會(huì)以不同于之前駁回決定中的理由下發(fā)新Office Action的時(shí)候，申請(qǐng)人才有機(jī)會(huì)再次修改和/或者提交分案申請(qǐng)。因此，通常情況下，我們認(rèn)為遞交Notice of Appeal后的30天將會(huì)是提交修改和/或分案申請(qǐng)的最后時(shí)機(jī)。

收到Final Office Action（Final Rejection）后的修改的要求：

①通過(guò)增加限定來(lái)縮小權(quán)利要求的范圍或者刪除權(quán)利要求；

②修改筆誤；

③澄清不清楚的描述；

④在之前修改超出說(shuō)明書(shū)的范圍的情況下，退回到原來(lái)的權(quán)利要求，或者在退回到原來(lái)權(quán)利要求時(shí)根據(jù)上述①-③修改權(quán)利要求。

在現(xiàn)階段，擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求均是不被允許的。

2、適用于2009年7月1日或之后遞交的申請(qǐng)

在收到Final Office Action（Final Rejection）之后，可以在收到該通知起30天之內(nèi)（該期限可以延期兩個(gè)月）選擇進(jìn)行下述后續(xù)操作：

（1）向KIPT提交Appeal；

（2）在提交修改的同時(shí)提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（Request for Continued Examination，RCE）；

（3）提交分案申請(qǐng)。

其中，提交分案申請(qǐng)可以與上述（1）或（2）同時(shí)進(jìn)行，也可以單獨(dú)提出。

針對(duì)上述選擇（1），可以在收到Final Office Action（Final Rejection）起30天之內(nèi)向KIPT提交一份Notice of Appeal（該期限可以延期兩個(gè)月）。提交Appeal是，不可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。也就是說(shuō)，提交Appeal時(shí)，我們僅能針對(duì)當(dāng)前的權(quán)利要求進(jìn)行爭(zhēng)辯。此外，需要說(shuō)明的是，一旦提交了Appeal，則后續(xù)不能再提交RCE或者修改申請(qǐng)文件，除非委員會(huì)以不同于之前駁回決定中的理由下發(fā)新Office Action。因此，通常建議在提交Appeal的同時(shí)提交一個(gè)分案申請(qǐng)。

針對(duì)上述選擇（2），收到Final Office Action（Final Rejection）后的修改的要求：

①通過(guò)增加限定來(lái)縮小權(quán)利要求的范圍或者刪除權(quán)利要求；

②修改筆誤；

③澄清不清楚的描述；

④在之前修改超出說(shuō)明書(shū)的范圍的情況下，退回到原來(lái)的權(quán)利要求，或者在退回到原來(lái)權(quán)利要求時(shí)根據(jù)上述①-③修改權(quán)利要求。

在現(xiàn)階段，擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求均是不被允許的。

如果提交了RCE，F(xiàn)inal Office Action（Final Rejection）將被視為撤回，原審查員將依據(jù)修改重新審查該申請(qǐng)。審查的結(jié)果包括：（i）本申請(qǐng)將會(huì)被授權(quán)；或（ii）若原審查員堅(jiān)持之前的意見(jiàn)，則再次下發(fā)Final Office Action（Final Rejection）。

在答復(fù)RCE后Final Office Action（Final Rejection）時(shí)，申請(qǐng)人可以在收到Final Office Action（Final Rejection）起的30天內(nèi)（可以延期兩個(gè)月）提交Appeal和/或分案申請(qǐng)。后續(xù)流程可以參見(jiàn)選擇（1）中的描述。

此外，在答復(fù)RCE時(shí)提交的權(quán)利要求的修改，在審查員的后續(xù)審查員經(jīng)過(guò)重新檢索，依然認(rèn)為修改的權(quán)利要求并沒(méi)有處于可授權(quán)的狀態(tài)。例如，審查員可以引用在之前的審查意見(jiàn)中沒(méi)有出現(xiàn)的新的對(duì)比文件來(lái)評(píng)述申請(qǐng)人提交的權(quán)利要求。在這種情況下，審查員還是會(huì)發(fā)出Final Office Action。并且韓國(guó)專利法地51條第一款的規(guī)定，會(huì)發(fā)出修改不予考慮通知書(shū)（Notice of Dismissal of Amendment）。同時(shí)，審查員會(huì)維持原先的第一次Final Office Action決定。

可以看出在韓國(guó)專利的審查過(guò)程中，對(duì)于修改時(shí)機(jī)的把握是非常嚴(yán)格的。如上所述在審查員發(fā)出Final Office Action之后，審查員是不可以擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求的。因此，在申請(qǐng)階段或在答復(fù)第一次審查意見(jiàn)期間，代理人應(yīng)當(dāng)充分考慮到后續(xù)可能出現(xiàn)的這一情況，充分挖掘說(shuō)明書(shū)中的潛在發(fā)明點(diǎn)，對(duì)于權(quán)利要求進(jìn)行補(bǔ)充。這樣也為答復(fù)后續(xù)審查意見(jiàn)奠定基礎(chǔ)。

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作者：林蕾  北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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