能否獲賠償使用很重要——關(guān)于新《商標法》三年內(nèi)未實際使用，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任的規(guī)定

【小D導讀】 　新《商標法》第六十四條第一款規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。　　

注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任。”

　　這一規(guī)定是此次修改《商標法》新增加的條款。知識產(chǎn)權(quán)業(yè)內(nèi)人士普遍認為，該條款還原了商標保護的本意，有利于引導正確注冊和使用商標，也有利于打擊惡意搶注行為。

　　商標的價值在于使用

　　商標的基本功能是區(qū)別商品或服務(wù)的來源。商標只有通過持續(xù)不斷使用，才能實現(xiàn)這種區(qū)別功能。但是，修改前的《商標法》第五十六條規(guī)定，侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，并沒有將商標權(quán)利人使用商標的情況與賠償數(shù)額聯(lián)系起來。

　　在實踐中，出現(xiàn)了商標權(quán)利人自己未使用注冊商標，但獲得高額賠償?shù)睦?。還有一些人搶注他人商標后提起侵權(quán)訴訟，索取高額賠償，甚至以此敲詐在先使用人。這顯然違背了商標保護的初衷，從某種程度上助長了商標搶注和囤積行為。

　　北京萬慧達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司律師夏志澤介紹說，最高人民法院在2009年發(fā)布的《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（以下稱《意見》）充分考慮了商標權(quán)利人不使用商標對侵權(quán)人賠償責任的影響。《意見》指出：“妥善處理注冊商標實際使用與民事責任承擔的關(guān)系，使民事責任的承擔有利于鼓勵商標使用，激活商標資源，防止利用注冊商標不正當?shù)赝稒C取巧。請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊商標已構(gòu)成商標法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求?！?

　　江西省高院法官鄒征優(yōu)告訴記者，2009年該院就審理過這樣的案件。在自然人羅成訴饒會清、廣州市白云區(qū)超寶清潔用品公司（以下簡稱超寶公司）侵犯商標專用權(quán)糾紛一案中，一審法院判決被告賠償原告經(jīng)濟損失35萬元（含合理費用）。超寶公司不服，向江西省高院上訴。二審法官認為，羅成僅向法院提交一個標有“勁霸”字樣的洗衣粉包裝袋，不足以證明勁霸商標已經(jīng)使用于商品，其請求保護的注冊商標并未實際投入商業(yè)使用，不存在公眾選購時發(fā)生誤認誤購、擠占其市場份額的情形。該案經(jīng)調(diào)解，當事人自愿達成協(xié)議，超寶公司賠償羅成經(jīng)濟損失11.38萬元。

　　從一審判決賠償35萬元到二審調(diào)解賠償11.38萬元，商標使用的情況產(chǎn)生了重大影響。

　　新《商標法》第六十四條，是吸收《意見》的結(jié)果。

　　時間與使用如何界定

　　同濟大學知識產(chǎn)權(quán)學院教授張偉君認為，與《意見》有所不同的是，新《商標法》第六十四條的適用要同時滿足兩個要件：第一是商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，第二是商標專用權(quán)人也不能證明因侵權(quán)行為受到“其他”損失。

　　那么該條款中的“此前三年”如何界定呢？蘇州新蘇商標事務(wù)所有限公司律師唐建軍認為，這里的“此”是指“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯”的時間，因此應(yīng)當是起訴前三年。他同時指出，即使提供了使用證據(jù)，也應(yīng)當根據(jù)使用程度確定賠償數(shù)額；僅有象征性使用的，對于獲賠意義不大。

　　鄒征優(yōu)法官也認為，“此前三年”應(yīng)以商標注冊人起訴時間為準，這比較好界定，也可以讓商標專用權(quán)人在起訴前有“使用”的準備過程。

　　與時間相比，容易產(chǎn)生爭議的是“使用”的標準。據(jù)了解，很多國家立法中明確規(guī)定商標的使用必須是在商業(yè)活動中真實有效的使用。如美國1996年《蘭哈姆法》明確規(guī)定商標的“商業(yè)上使用”指在一般貿(mào)易過程中“真誠地”使用，而非僅為保留其權(quán)利目的的使用。此外，對于單純以維持注冊為目的，在撤銷期間進行的“緊急使用”，部分國家立法明確規(guī)定不產(chǎn)生效力。如法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》就規(guī)定，注冊人如果是在其得知可能會有失效訴訟，并在該訴訟前3個月中使用的，該使用無效。

　　對于實際使用的界定，最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號）中指出：“沒有實際使用注冊商標，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專用權(quán)的聲明等的，不宜認定為商標使用?！编u征優(yōu)法官認為，商標使用的證據(jù)應(yīng)包括使用商標標注相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)注冊資料、銷售產(chǎn)品的證據(jù)和納稅資料等。

　　鄒征優(yōu)法官同時指出，在審判實踐中應(yīng)注意將“此前三年”的時間與侵權(quán)責任的訴訟時效和商標三年不使用撤銷制度相銜接。如起訴前商標都還沒有使用，完全可以推定商標專用權(quán)人侵占資源。例如：甲2014年5月3日起訴乙侵害商標權(quán)，甲如在2011年5月3日之前就停止使用或從未使用涉案商標，乙此時的抗辯手段包括申請撤銷該商標或免予賠償。

　　促進商標使用是新法一大亮點

　　君美（北京）知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司律師戴嘉鵬告訴記者，我國商標有效注冊量世界第一，但大量商標處于閑置狀態(tài)，促進商標使用是此次修改《商標法》的一大亮點。他介紹說，新《商標法》主要從三個方面強化了商標使用義務(wù)。首先，新《商標法》明確了“使用”的概念，即“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。其次，就是第六十四條第一款的規(guī)定。最后，新《商標法》規(guī)定，經(jīng)過使用的未注冊商標，在一定條件下可以繼續(xù)使用。

　　戴嘉鵬還告訴記者，如果商標未實際使用，就不能發(fā)揮區(qū)別商品或服務(wù)來源的功能，更不會產(chǎn)生混淆。新《商標法》第五十七條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)……（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的……”該條款將“混淆可能性”作為認定商標侵權(quán)行為的要件，與第六十四條要求商標專用權(quán)人必須將商標實際投入使用才能獲得賠償，是互相呼應(yīng)的。

　　中國科學院大學法律與知識產(chǎn)權(quán)系主任李順德在接受記者采訪時表示，近年來，社會各界逐漸形成一種共識，即商標的價值在于使用，是在市場使用過程中形成的。目前全國各地大力推進商標戰(zhàn)略實施，鼓勵企業(yè)使用商標、提升商標價值，這是一個良好的發(fā)展趨勢。新《商標法》增加了強化使用義務(wù)等內(nèi)容，對于促進企業(yè)科學合理使用商標將起到積極的推動作用。

來源：中國工商報 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://islanderfriend.com/

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