撤三程序中非規(guī)范商品上的使用可否視為核定商品上的使用探討

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作者：馮建坤 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：撤三程序中非規(guī)范商品上的使用可否視為核定商品上的使用探討

引言：

根據(jù)最高院、北京高院目前確定的意見(jiàn)，商標(biāo)撤銷(xiāo)三年不使用程序中，只有在核定商品上的使用，才是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，相關(guān)證據(jù)才能作為注冊(cè)商標(biāo)的使用證據(jù)，在與核定商品類(lèi)似的非核定商品上的使用不能視為核定商品上的使用。但對(duì)于非規(guī)范商品的使用人來(lái)說(shuō)，其之所以在非規(guī)范商品上使用被申請(qǐng)撤銷(xiāo)的注冊(cè)商標(biāo)，是因?yàn)槠湓谏暾?qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的規(guī)范商品名稱(chēng)，同時(shí)以非規(guī)范商品申請(qǐng)注冊(cè)的成功率又很低導(dǎo)致，注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)并沒(méi)有注冊(cè)失誤等主觀過(guò)錯(cuò)，這種情況下，仍認(rèn)定非規(guī)范商品的使用不能視為類(lèi)似核定商品使用是否有違法律的公平、合理？針對(duì)以上該問(wèn)題，本文將進(jìn)行初步的探討。

要討論上述問(wèn)題，我們有必要了解撤三程序中類(lèi)似商品上的使用是否可以視為核定商品上的使用認(rèn)定的演化過(guò)程。在早些年，商標(biāo)撤三程序的目的在于盤(pán)活商標(biāo)資源，敦促注冊(cè)人使用商標(biāo)，并非是一種處罰措施，部分法院特別是商標(biāo)局對(duì)于撤三程序中的使用證據(jù)，無(wú)論是證據(jù)的形式還是使用證據(jù)的遞交時(shí)間都采取相對(duì)寬松的態(tài)度。例如在“三得利SDL及圖”案中，人民法院就認(rèn)為，某公司“銷(xiāo)售‘三得利’飲用水，而飲用水商品與涉案商標(biāo)核定使用的可樂(lè)、液體飲料、保健飲料、固體飲料屬于類(lèi)似商品，故可以視為涉案商標(biāo)在其核定使用商品上進(jìn)行了使用”。該案中，商標(biāo)實(shí)際使用的“飲用水”商品并非“三得利SDL及圖”商標(biāo)核定商品，但與核定的“液體飲料”等商品均屬于類(lèi)似商品，商標(biāo)獲得維持。

然而，這種認(rèn)定在法理上存在明顯的邏輯困境，因?yàn)樵诜呛硕ǖ念?lèi)似商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的行為如果使用注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)“?”，則屬于冒充注冊(cè)商標(biāo)的違法行為，如果未使用“?”，則屬于使用未注冊(cè)商標(biāo)的行為，這兩種情況無(wú)論哪種情況都不能作為該注冊(cè)商標(biāo)的合法使用證據(jù)。最高人民法院在2015年公布的“B及圖”商標(biāo)典型案例【（2015）知行字第255號(hào)】的摘要中就明確指出“在注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年停止使用予以撤銷(xiāo)制度中，復(fù)審商標(biāo)的使用行為應(yīng)以核定使用的商品為限?！?016年5月初，北京市高級(jí)人民法院發(fā)布的《當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問(wèn)題》中也明確“對(duì)于使用注冊(cè)商標(biāo)的商品范圍應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持長(zhǎng)期以來(lái)已經(jīng)形成的標(biāo)準(zhǔn)，即只有在核定商品上的使用，才是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，在與核定使用商品類(lèi)似的商品上的使用，并非對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，不能據(jù)此維持注冊(cè)商標(biāo)有效；商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類(lèi)似的其他核定商品上的注冊(cè)可予以維持?！敝链?，經(jīng)過(guò)最高院和北京高院明確，司法實(shí)踐中，已經(jīng)確定只有在核定商品上的使用才能視為該商品相類(lèi)似的其他核定商品上的使用，在與核定商品類(lèi)似的非核定商品上的使用不能視為該核定商品上的使用。

（一）一概否決非規(guī)范商品上的使用效力有違公平、合理原則

商標(biāo)撤三程序中，如果以非規(guī)范商品不屬于核定的商品，一概否認(rèn)其使用行為的效力，將有違法律規(guī)定的公平、合理原則，理由如下：

1.對(duì)于與規(guī)范商品類(lèi)似的非規(guī)范商品，注冊(cè)人通過(guò)指定類(lèi)似規(guī)范商品來(lái)保護(hù)非規(guī)范商品系商標(biāo)注冊(cè)制度缺陷造成，注冊(cè)商標(biāo)人主觀上不存在過(guò)錯(cuò)。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)社會(huì)的復(fù)雜性和變化性，作為商標(biāo)注冊(cè)依據(jù)的《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類(lèi)表》、《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》不可避免地存在局限性和滯后性，無(wú)法包含現(xiàn)實(shí)存在的全部商品。雖然《商標(biāo)法實(shí)施條例(2014修訂)》第15條規(guī)定，非規(guī)范商品可以通過(guò)隨附說(shuō)明的方式申請(qǐng)注冊(cè)，但由于非規(guī)范商品本身屬性并不確定，注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)實(shí)際無(wú)法準(zhǔn)確判斷該非規(guī)范商品是屬于類(lèi)似規(guī)范商品的下位概念還是平行概念，即便注冊(cè)人認(rèn)為屬于平行概念，由于行政行為謹(jǐn)慎性，實(shí)踐中以非規(guī)范商品申請(qǐng)注冊(cè)的成功率很低，注冊(cè)人即使嘗試了以非規(guī)范商品注冊(cè)商標(biāo)，但也會(huì)大概率地被駁回。因此，對(duì)于與規(guī)范商品類(lèi)似的非規(guī)范商品，注冊(cè)人通過(guò)指定類(lèi)似規(guī)范商品來(lái)保護(hù)非規(guī)范商品很多時(shí)候?qū)崒贌o(wú)奈。

2.考慮到注冊(cè)人在商標(biāo)使用過(guò)程中投入的成本，注冊(cè)商標(biāo)形成的商譽(yù)，一概否定非規(guī)范商標(biāo)的使用效力，將直接導(dǎo)致注冊(cè)人喪失注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利并丟失已有市場(chǎng)，造成巨大損失。撤三程序中的被申請(qǐng)撤銷(xiāo)商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間至少都經(jīng)過(guò)三年，在真實(shí)的使用意圖下，注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過(guò)多年的使用，商標(biāo)注冊(cè)人基本都會(huì)投入大量的成本，注冊(cè)商標(biāo)也會(huì)形成一定的商譽(yù)，如果直接否定非規(guī)范商品的使用效力，實(shí)際是要求注冊(cè)人為商標(biāo)注冊(cè)制度本身的缺陷承擔(dān)法律后果，這顯然有違法律規(guī)定的公平、合理原則。在“偉迪捷”案中，商標(biāo)核定商品為“印刷機(jī)器”等，而注冊(cè)人一直將“偉迪捷”商標(biāo)使用在“噴碼機(jī)”這一非規(guī)范商品上。審理法院認(rèn)為若將商標(biāo)使用商品嚴(yán)格限定在核定的“印刷機(jī)器”上，對(duì)“噴碼機(jī)”上的商品不予采納，將會(huì)致使注冊(cè)人喪失商標(biāo)權(quán)利并丟失已有市場(chǎng)，導(dǎo)致不公，該判決未否定非規(guī)范商品使用的效力顯然更為公平、合理。

（二）并非所有在非規(guī)范商品上的使用行為都可以視為類(lèi)似核定商品上的使用

如前文所述，將與核定商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上的使用行為視為在該核定商品上的使用，重要原因是注冊(cè)人在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)不存在注冊(cè)失誤等主觀過(guò)錯(cuò)。若注冊(cè)人在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，雖然非規(guī)范商品在分類(lèi)表中仍不存在規(guī)范的商品名稱(chēng)，但實(shí)際中已經(jīng)存在多個(gè)非規(guī)范商品在同一群組注冊(cè)成功的案例，且撤銷(xiāo)申請(qǐng)人能夠證明注冊(cè)人知曉這些成功的案例，那可以證明注冊(cè)人知曉商標(biāo)局實(shí)際已基本確認(rèn)該非規(guī)范商品屬于這一商品群組，若此時(shí)注冊(cè)人仍未選擇直接以非規(guī)范商品作為核定商品申請(qǐng)注冊(cè)，甚至選擇在其他群組上注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)是存在注冊(cè)上的失誤的，此時(shí)在非規(guī)范商品上的使用行為不能視為類(lèi)似核定商品的使用。另外，若注冊(cè)人注冊(cè)商標(biāo)在先，使用非規(guī)范商品在后，實(shí)際屬于在新商品上使用商標(biāo)的行為，按照《商標(biāo)法》規(guī)定不同的商品應(yīng)該分別注冊(cè)商標(biāo)，若此時(shí)注冊(cè)人知曉這一非規(guī)范商品已經(jīng)存在多個(gè)與注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)商品不同群組注冊(cè)成功的案例，使用人仍然堅(jiān)持使用此前已注冊(cè)的商標(biāo)，而不另行申請(qǐng)商標(biāo)，則同樣存在注冊(cè)失誤，其在與核準(zhǔn)商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上的使用行為同樣不能視為核定商品上的使用。

（三）將在與核定商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上使用視為在該核定商品上使用的條件

綜上所述，筆者認(rèn)為，將在與核定商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上的使用視為在該核定商品上的使用需滿(mǎn)足以下條件：

1.非規(guī)范商品使用人在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)尚不存在該非規(guī)范商品在同一商品群組注冊(cè)成功的多個(gè)案例，若已存在且有證據(jù)證明使用人知曉這些成功案例，使用人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)應(yīng)當(dāng)嘗試直接以非規(guī)范商品作為核定商品申請(qǐng)。之所以限定為同一群組的多個(gè)成功的案例是商標(biāo)注冊(cè)實(shí)踐中存在某個(gè)非規(guī)范商品在不同的商品類(lèi)別同時(shí)注冊(cè)成功情況，一兩個(gè)非規(guī)范商品的成功案例并不能讓注冊(cè)人完全確定需要注冊(cè)的商品內(nèi)容，也不足以促使注冊(cè)人選擇程序更為繁瑣、成本更高、時(shí)間更長(zhǎng)的非規(guī)范商品上申請(qǐng)注冊(cè)。同理，對(duì)于先注冊(cè)商標(biāo)后在類(lèi)似非規(guī)范商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的行為，若使用人知曉存在了多個(gè)非規(guī)范商品注冊(cè)成功的案例，且成功注冊(cè)的商品群組均與已注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)商品的群組不同，此時(shí)使用人未嘗試非規(guī)范商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，而是直接使用已注冊(cè)商標(biāo)，則在該非規(guī)范商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的行為不能視為類(lèi)似核定商品上的使用。

2.非規(guī)范商品應(yīng)當(dāng)達(dá)到司法認(rèn)定構(gòu)成類(lèi)似商品的程度，但不要求屬于最為接近的商品。對(duì)于此條件，筆者與北京知產(chǎn)法院“佳捷時(shí)JAGAS及圖”案（2016京73行初2035號(hào)）審理法官有不同看法。該案中法官認(rèn)為非規(guī)范商品“即便考慮到商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)關(guān)于商品名稱(chēng)的規(guī)范,其使用僅可以作為與其最接近的商品的使用?！惫P者認(rèn)為，非規(guī)范商品使用不能僅局限在“最接近的商品”，而應(yīng)擴(kuò)大到類(lèi)似商品。首先，非規(guī)范商品之所以非規(guī)范，很大一部分原因是因?yàn)槠渖唐返膶傩圆⒉幻鞔_（對(duì)于商品屬性明確的商品實(shí)際可以歸入規(guī)范商品的下位概念），在屬性并不明確的情況下，“最接近”的概念實(shí)際是無(wú)法明確的；其次，對(duì)于注冊(cè)人來(lái)說(shuō)，要求注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)就準(zhǔn)確判斷“最接近”的規(guī)范商品，實(shí)際是無(wú)法完成的任務(wù)，一方面注冊(cè)人并不具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，另一方面，商品的類(lèi)似概念實(shí)際也是處于變化過(guò)程中，當(dāng)初認(rèn)為是“最接近”的規(guī)范商品，撤三程序時(shí)并不一定還是“最接近”。因此，筆者認(rèn)為，只要非規(guī)范商品構(gòu)成司法實(shí)踐認(rèn)定的類(lèi)似商品（即以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷），就可以認(rèn)為注冊(cè)人在注冊(cè)時(shí)不存在注冊(cè)的失誤，未能直接在非規(guī)范商品上注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際是由于商標(biāo)注冊(cè)制度的缺陷造成，其在與核定商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上使用可以視為在該核定商品上使用。

3. 沒(méi)有證據(jù)證明使用人知曉第1點(diǎn)條件所述的成功案例。目前國(guó)家商標(biāo)局的官方查詢(xún)系統(tǒng)并不能直接查詢(xún)非規(guī)范商品的注冊(cè)情況，基于行政機(jī)關(guān)的公信力和權(quán)威性，一般情況下可以直接推定使用人并不知曉該非規(guī)范商品的成功注冊(cè)案例。但是，若撤銷(xiāo)申請(qǐng)人能夠提供明確的證據(jù)證明使用人知曉這些案例的，例如注冊(cè)非規(guī)范商品使用人在注冊(cè)時(shí)曾收到代理機(jī)構(gòu)或者經(jīng)營(yíng)同類(lèi)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者提供的非規(guī)范商品注冊(cè)情況的報(bào)告等，使用人在與核定商品類(lèi)似的非規(guī)范商品上的使用不能視為在該核定商品上的使用。

目前司法實(shí)踐商標(biāo)撤三程序中只有在核定商品上的使用才能視為該商品相類(lèi)似的其他核定商品的使用，在與核定商品類(lèi)似的非核定商品的使用不能視為該核定商品的使用。但對(duì)于非規(guī)范商品，因?yàn)樽?cè)人難以準(zhǔn)確判斷與非規(guī)范商品最近似的規(guī)范商品，而直接以非規(guī)范商品進(jìn)行注冊(cè)的成本較高、成功率較低，許多非規(guī)范商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)主觀上并無(wú)過(guò)錯(cuò)，若嚴(yán)格按照在核定商品上的使用才能構(gòu)成使用的規(guī)則，并不符合公平合理原則。因此，筆者認(rèn)為，若只有沒(méi)有明確的證據(jù)可以證明非規(guī)范商品的使用人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)明知該非規(guī)范商品已經(jīng)基本確定應(yīng)注冊(cè)在某個(gè)規(guī)范商品的群組，否則，對(duì)于通過(guò)在類(lèi)似的規(guī)范商品上獲得注冊(cè)的非規(guī)范商品使用人，只要該非規(guī)范商品與核定的規(guī)范商品類(lèi)似，就應(yīng)當(dāng)將其在該非規(guī)范商品上使用注冊(cè)商標(biāo)視為是該規(guī)范商品上的使用，從而維持注冊(cè)商標(biāo)的效力，而不應(yīng)當(dāng)苛求該非規(guī)范商品與核準(zhǔn)的規(guī)范商品是最類(lèi)似的商品。

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作者：馮建坤 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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