關(guān)于專利保護客體判斷的探討

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作者：羅亞男中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：關(guān)于專利保護客體判斷的探討

根據(jù)《專利法》第二條第二款的規(guī)定，專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案，在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時，根據(jù)技術(shù)方案三要素進行判斷，即是否采用技術(shù)手段，解決技術(shù)問題，并獲得技術(shù)效果。本文就根據(jù)技術(shù)三要素進行判斷的兩種思路進行了分析，探討了在利用技術(shù)方案三要素判斷客體問題時，是否可以通過技術(shù)手段確定方案解決的問題是否構(gòu)成技術(shù)問題。

根據(jù)《專利法》第二條第二款的規(guī)定，專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。《專利審查指南》規(guī)定，專利法所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案，這是對可申請專利保護的發(fā)明客體的一般性定義，不是判斷新穎性、創(chuàng)造性的具體審查標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)方案是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于《專利法》第二條第二款規(guī)定的客體。

在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時，根據(jù)技術(shù)方案三要素進行判斷，即是否采用技術(shù)手段，解決技術(shù)問題，并獲得技術(shù)效果。

然而，在根據(jù)技術(shù)方案三要素判斷專利保護客體問題時，可以有多種判斷思路。不同的判斷思路可能會得到并不一致的結(jié)論。

第一種判斷思路，在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時，首先考量權(quán)利要求的方案所解決的問題是否是技術(shù)問題。如果是技術(shù)問題，則確定權(quán)利要求中解決該問題的手段是否是技術(shù)手段，如果解決該問題的手段是技術(shù)手段，則確定權(quán)利要求的方案滿足了技術(shù)方案三要素的要求。如果權(quán)利要求的方案不是技術(shù)問題，則不論權(quán)利要求中解決該問題的手段是否是技術(shù)手段，都認(rèn)為權(quán)利要求的方案不滿足技術(shù)方案三要素的要求。這里，由于技術(shù)問題通常與技術(shù)效果是成對出現(xiàn)的，默認(rèn)確定了技術(shù)問題，必然相應(yīng)地取得了技術(shù)效果。

這種判斷思路從技術(shù)問題出發(fā)，在過去很多審查意見中可以看到。

第二種判斷思路，在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時，重點在于首先考量權(quán)利要求中是否包含技術(shù)手段，然后考量這些技術(shù)手段對于權(quán)利要求的方案整體所解決的問題和實現(xiàn)的效果是否起作用。一般來講，如果這些技術(shù)手段對于權(quán)利要求的方案整體所解決的問題起了作用，可以確定采用了技術(shù)手段解決了技術(shù)問題，并獲得了相應(yīng)的技術(shù)效果。

這種判斷思路從技術(shù)手段出發(fā)，考慮技術(shù)手段來確定技術(shù)問題和技術(shù)效果。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著的《以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引》第一章1.1節(jié)中關(guān)于“技術(shù)方案的判斷”中記載“判斷權(quán)利要求要求保護的方案是否解決了技術(shù)問題，應(yīng)從所采用的技術(shù)手段進行整體判斷，不應(yīng)僅局限于權(quán)利要求涉及的主題或申請人聲稱的問題”。

“第29176號復(fù)審決定（200410049846.0）涉及一種提供直通式銀行金融服務(wù)的系統(tǒng)，其包括發(fā)送和接收銀行的個人用戶的身份識別符和交易信息的遠(yuǎn)程終端，用于對接收到的信息進行加密和解密的密押設(shè)備，用于密押設(shè)備和金融應(yīng)用服務(wù)器之間信息傳輸?shù)挠芯€傳輸網(wǎng)絡(luò)，以及用于控制和處理來自密押設(shè)備的信息的金融應(yīng)用服務(wù)器。決定認(rèn)為，在判斷權(quán)利要求要求保護的方案是否解決了技術(shù)問題時，不應(yīng)僅僅考慮申請人在說明書中聲稱的“為同業(yè)金融機構(gòu)、公司等集團用戶提供人民幣異地資金匯劃服務(wù)”這一問題，而是應(yīng)當(dāng)從技術(shù)手段入手作整體判斷，涉案申請通過專線的有線傳輸網(wǎng)絡(luò)來傳輸信息，以克服使用Internet網(wǎng)絡(luò)帶來的易遭受攻擊、易受公眾網(wǎng)絡(luò)運行狀況影響的缺點，同時利用用戶的身份識別符來防止授權(quán)客戶外的非法使用，并采用了密押設(shè)備對傳輸?shù)男畔⑦M行加密來確保交易信息傳輸?shù)陌踩裕簧鲜鲇芯€傳輸網(wǎng)絡(luò)、密押設(shè)備等都是利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段，其功能實現(xiàn)與否不以人的意愿為轉(zhuǎn)移。通過涉案申請的技術(shù)手段，解決了技術(shù)問題，并且能夠在銀行用戶與銀行之間通過安全網(wǎng)絡(luò)連接進行直通式的數(shù)據(jù)信息傳遞，有效地提高了數(shù)據(jù)傳遞的效率和安全性，獲得了技術(shù)效果。因此，該權(quán)利要求的方案屬于專利法保護的客體?！?/p>

在該復(fù)審決定所涉及的案例中，從技術(shù)手段出發(fā)，考慮是否解決了技術(shù)問題，獲得了技術(shù)效果。

利用這兩種判斷思路對同樣的技術(shù)方案進行判斷，可能會得到截然不同的結(jié)論。

例如，在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和歐洲專利局2019年所作出的《計算機實施發(fā)明/軟件相關(guān)發(fā)明專利審查對比研究報告》中列舉了如下案例：

“案例5：確定最優(yōu)（低）票價

1.權(quán)利要求

一種用于確定旅程的最佳票價的方法，所述旅程包括出發(fā)地點、到達地點，所述方法包括以下步驟：

-發(fā)送旅程請求(105)，其中所述請求(105)包括所述旅程的出發(fā)地點、到達地點和對應(yīng)票價；

-通過搜索預(yù)定數(shù)據(jù)庫(104)來自動調(diào)整請求，以確定一系列附加請求，其中，每個所述附加請求包括出發(fā)地點、到達地點以及一個或者多個附加地點中的至少一項并構(gòu)成所請求的路線的至少一部分，其中，預(yù)定數(shù)據(jù)庫(104)包括所述附加請求和每個所述附加請求的對應(yīng)票價；

-選擇一個或者多個附加請求形成一個或者多個備選請求，其包括出發(fā)地點和到達地點中的至少一個并作為請求(105)；

-計算每個備選請求的最新票價，以確定每個備選請求的最終票價；

-對所述票價和所述最終票價進行比較，以確定所述旅程的最低票價。”

中國國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的分析認(rèn)為：“要求保護的方法包括技術(shù)手段，例如‘通過在預(yù)定數(shù)據(jù)庫中搜索自動調(diào)整請求以確定一系列附加請求’以及‘比較票價和最終票價’。盡管該方法相對簡單，但其并不是純商業(yè)規(guī)則。數(shù)據(jù)庫中的比較與調(diào)整步驟與確定相關(guān)票價相關(guān)聯(lián)。因此，要求保護的主題屬于中國專利法第二條第二款規(guī)定的技術(shù)方案?！?/p>

從該分析看來，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的分析結(jié)論似乎是：權(quán)利要求1中包含的技術(shù)特征“通過在預(yù)定數(shù)據(jù)庫中搜索自動調(diào)整請求以確定一系列附加請求”以及“比較票價和最終票價”是技術(shù)手段，技術(shù)問題似乎是“確定相關(guān)票價”，這些技術(shù)手段與該問題相關(guān)聯(lián)，對解決該問題起了作用，因此，權(quán)利要求1采用了技術(shù)手段，解決了技術(shù)問題，獲得了技術(shù)效果。

這種分析似乎更契合第二種判斷思路。

如果使用第一種思路來判斷權(quán)利要求1的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案，未必可以得到一致的結(jié)論。這主要取決于“確定相關(guān)票價”是否構(gòu)成技術(shù)問題。如果認(rèn)為“確定相關(guān)票價”是技術(shù)問題，則很容易得出上述技術(shù)手段解決了該技術(shù)問題，從而權(quán)利要求1的方案滿足技術(shù)方案三要素的要求，得到的結(jié)論與上述分析一致。但是如果認(rèn)為“確定相關(guān)票價”不是技術(shù)問題，則不論上述技術(shù)手段是否對解決“確定相關(guān)票價” 的問題起了作用，都會認(rèn)為權(quán)利要求1的方案不滿足技術(shù)方案三要素的要求，這與中國知識產(chǎn)權(quán)局的結(jié)論截然相反。

那么， “確定相關(guān)票價”究竟能否構(gòu)成技術(shù)問題呢？

筆者認(rèn)為，“確定相關(guān)票價”是否構(gòu)成技術(shù)問題與在權(quán)利要求的方案中該問題得以解決的方式緊密關(guān)聯(lián)?！按_定相關(guān)票價”這個問題存在無數(shù)種解決方案。如果“確定相關(guān)票價”是人為地去售票處詢問到的，則不能認(rèn)為其是技術(shù)問題。如果“確定相關(guān)票價”是響應(yīng)于用戶對計算機系統(tǒng)輸入的請求，通過計算機系統(tǒng)的自動檢索、數(shù)據(jù)處理和分析等過程來解決的，則可以認(rèn)為“確定相關(guān)票價”是技術(shù)問題。類似地，“如何找到共享單車”這個問題也可以有無數(shù)解決方案。如果是通過人在街上走動來發(fā)現(xiàn)共享單車，則將這個問題認(rèn)定為技術(shù)問題就不合適。但是如果是通過響應(yīng)于用戶的查詢請求、基于GPS定位和位置匹配等手段來解決的，將這個問題認(rèn)定為技術(shù)問題更顯恰當(dāng)。

或者，從另一個角度看，一個權(quán)利要求的方案常常能夠解決多個問題。其中有的問題從字面上或表面上看并不能體現(xiàn)技術(shù)性，例如“確定相關(guān)票價”，而有的問題可能是更嚴(yán)格意義上的技術(shù)性問題，例如，對于上述權(quán)利要求1，也可以認(rèn)為其解決的是“準(zhǔn)確高效地確定旅程的最佳票價”這樣的問題，如此該問題就隱含著提高查詢效率和查詢準(zhǔn)確度的技術(shù)性改進了，因此將其歸為“技術(shù)問題”就顯得理由更充分了。但是認(rèn)識到“準(zhǔn)確高效地確定旅程的最佳票價”恰恰就是考慮方案中的技術(shù)手段的作用。

因此，不論從哪個角度看，在基于技術(shù)方案三要素來判斷時重點考量技術(shù)手段并以此為基礎(chǔ)考慮技術(shù)問題和技術(shù)效果似乎更為客觀。

鑒于近年來以不符合專利法第二條第二款的規(guī)定為理由發(fā)出的審查意見比過去要少很多，筆者猜測，現(xiàn)在實審審查中利用技術(shù)方案三要素進行判斷時，可能更多地考慮了技術(shù)手段這個要素。

本文就根據(jù)技術(shù)三要素進行判斷的兩種思路進行了分析，探討了在利用技術(shù)方案三要素判斷客體問題時，是否可以通過技術(shù)手段確定方案解決的問題是否構(gòu)成技術(shù)問題。此為筆者的個人觀點，疏漏之處，歡迎批評指正。

參考文獻

[1]以案說法：專利、復(fù)審無效典型案例指引.國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著.——北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2018.9

[2] 計算機實施發(fā)明/軟件相關(guān)發(fā)明專利審查對比研究報告.中國國家知識產(chǎn)權(quán)局歐洲專利局,2019

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作者：羅亞男中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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