探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹鳳梅劉偉

原標題：探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

2020年3月24日，廣東省高級人民法院對深圳科甲技術(shù)有限公司訴合肥新某源有限公司、深圳市某族電子有限公司、張某賢侵害外觀設計專利權(quán)糾紛一案作出維持原判的二審判決，判令三被告立即停止侵權(quán)并賠償原告深圳科甲技術(shù)有限公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計100萬元。本案系外觀設計專利侵權(quán)案件中為數(shù)不多的適用法定賠償獲得頂格判賠的案件。

案件概況

深圳科甲技術(shù)有限公司（以下簡稱科甲公司）系一家致力于無線智能耳機研發(fā)的企業(yè)，該公司于2016年8月20日申請的名稱為“耳機（Air By Crazybaby）”的外觀設計專利，于2017年2月22日授權(quán)，至今合法有效。該專利產(chǎn)品獲得2017年德國紅點獎、同時斬獲日本優(yōu)良設計獎以及美國CES創(chuàng)新獎等。

上述專利產(chǎn)品上市后深受消費者歡迎和好評，被告深圳市某族電子有限公司（以下簡稱某族公司）、張某賢對耳機的局部做細微改變后，在天貓平臺的新某源數(shù)碼專營店面市銷售?？萍坠舅a(chǎn)的耳機屬于千元以上的高端耳機產(chǎn)品，可是某族公司、張某賢稍作修改后便以169元的價格面市銷售，對科甲公司的市場占有額造成巨大沖擊。本案歷經(jīng)一審、二審，最終獲得法定100萬元的頂格判賠。

外觀專利侵權(quán)案件司法審判現(xiàn)狀

（一）判賠低的現(xiàn)狀

一直以來，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件判賠金額低已經(jīng)成了權(quán)利人的心頭之痛。權(quán)利人經(jīng)歷艱難漫長的維權(quán)之路卻收效甚微，加之專利侵權(quán)案件審判周期過長，導致出現(xiàn)權(quán)利人贏了官司卻失去市場的悲催局面。而外觀專利，作為世人普遍認為創(chuàng)新程度及價值較低的專利類型，法院的判賠金額更是遠遠低于實用新型和發(fā)明專利。

筆者通過alpha數(shù)據(jù)庫檢索2015-2019年侵害外觀設計專利權(quán)糾紛一審判賠數(shù)額并進行統(tǒng)計分析。如圖1所示，近五年來外觀設計侵權(quán)案件的賠償數(shù)額大多數(shù)處于10萬以下，賠償金額在10萬-20萬的不足5%，20萬以上的更是不足2%。

探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

圖1 賠償額分布圖

圖2是賠償數(shù)額—年份分布比例對比圖，由圖2可以看出，近三年外觀設計專利侵權(quán)案件賠償金額在各個金額區(qū)間的分布比例基本一致，2019年相較前兩年賠償金額在5-10萬的比例略有增長，低于5萬的比例略有下降；但是賠償金額在20萬以上的比例基本不變。由此可知，2019年對于外觀設計專利侵權(quán)的賠償金額呈現(xiàn)小幅增長的趨勢，但是總體判賠金額仍然很低，大部分在10萬以下。

探析外觀專利判賠“百萬”背后的秘密

圖2 賠償數(shù)額—年份分布比例對比圖

（二）法院判賠的法律依據(jù)

根據(jù)《專利法》第六十五條規(guī)定：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

換言之，法院確定賠償額的依據(jù)按以下順序排列：

（三）外觀專利侵權(quán)案件判賠低的原因

在司法審判中，權(quán)利人的損失、侵權(quán)人的獲利往往很難舉證證明，有很多專利并未進行許可，導致大部分專利侵權(quán)案件采用法定賠償這一模式，判賠普遍偏低，這一現(xiàn)象的出現(xiàn)固然有國家政策因素、社會穩(wěn)定因素、法院及法官的自我考量因素等多方面原因，也有原告代理律師舉證不足的原因。由此可見，作為原告代理人要深入研究案件，全面組織索賠證據(jù)以及匹配舉證的能力和資源，以提高外觀專利侵權(quán)的判賠金額。具體而言，外觀專利侵權(quán)案件判賠金額低主要有以下幾個方面原因。

1、國內(nèi)外觀設計專利創(chuàng)新水平不高，專利穩(wěn)定性差

專利保護向來講究與其創(chuàng)新程度的匹配性，國內(nèi)外觀設計的原創(chuàng)度低，賠償額自然不會高。中國專利類型包括發(fā)明、實用新型、外觀設計三種，其中發(fā)明和使用新型保護的是技術(shù)方案，外觀設計保護的是設計，兩種保護客體不同，所以外觀設計和發(fā)明、實用新型專利在創(chuàng)新程度上并不存在可比性。但是由于中國的專利制度對于實用新型和外觀設計專利實行形式審查制度，所以民眾普遍認為實用新型和外觀設計專利的創(chuàng)新水平較低，甚至形成認識誤區(qū)認為外觀設計專利屬于三種專利類型中創(chuàng)新程度最低的。認識誤區(qū)的天然存在，再加上法院對于外觀設計專利侵權(quán)的平均判賠額最低，更加劇了民眾對于外觀設計專利創(chuàng)新度最低、價值最低的錯誤認識，這也是外觀設計專利侵權(quán)比例穩(wěn)增不降的原因之一。在這種認識誤區(qū)的主導下，如果沒有充分的證據(jù)證明涉案外觀設計的創(chuàng)新水平高，穩(wěn)定性強、專利價值高的話，法院傾向于認為涉案外觀設計的創(chuàng)新程度處于中國普遍水平，法定賠償范圍內(nèi)的判賠額自然不會太高。

2、 “填平”原則下的法定賠償導致判賠金額低

在我國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償適用民事?lián)p害賠償?shù)摹疤钇皆瓌t”，所謂填平原則即損失多少賠償多少，沒有懲罰性的賠償；但絕大多數(shù)案件無法查明原告損失與被告獲利，只能適用法定賠償。在填平原則的指導下，法官在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額時，能夠內(nèi)心確信的獲利金額就給與填平，不能確信的就不予填平，其實未能做到全面賠償，從而衍生出權(quán)利人得不償失、侵權(quán)人支付賠償款后還有余利的怪像。

3、侵權(quán)損害賠償證據(jù)舉證難、舉證不足

（1）外觀設計專利侵權(quán)案件賠償額維持在較低水平，專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)律師轉(zhuǎn)行，萬金油律師當做小業(yè)務隨便處理，賠償額低導致律師本身的舉證積極性差。

（2）知識產(chǎn)權(quán)案件取證的前期成本太高，尤其是涉及到鑒定分析、實地調(diào)查時，取證成本太高，在很多權(quán)利人不愿意出成本且前期律師費太低甚至為零的情況下，導致很多律師不愿意花費時間、精力和金錢去進行積極充分的舉證；舉證不充分，在目前的司法現(xiàn)狀下，判賠額注定會低，自然而然便陷入了判賠低→怠于舉證→舉證不充分→判賠低的惡性循環(huán)中。

（3）我國訴訟程序中沒有像美國訴訟程序中的discovery程序，原被告都不愿意公示自己的真實財務狀況，所以證據(jù)搜集的難度很高。而且中國企業(yè)財務造假的問題突出，即使原告自愿出示財務數(shù)據(jù)，法院亦難以采信單方證據(jù)的真實性；另一方面，造成權(quán)利人損失的因素具有多樣性，即使財務數(shù)據(jù)是真實的，也無法與被告侵權(quán)唯一關聯(lián)；所以法院無法適用權(quán)利人損失或被告侵權(quán)獲利的標準確定賠償額；就連專利實施許可合同都存在造假的可能，所以在無法形成完成證據(jù)鏈證明真實許可費的前提下，法官只能在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額。

本案獲得法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠的背后

本案中，一審法院在法定賠償范圍內(nèi)酌定賠償金額時的考量因素有：1.原告的專利產(chǎn)品屬于套件產(chǎn)品，由套件1、2、3共同組成，原告在本案僅請求保護套件1、套件2；2.原告的專利產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具有較高的美譽度；3.外觀設計對產(chǎn)品整體價值的貢獻比率；4.被訴侵權(quán)產(chǎn)品分為左右兩個耳機，分別對應授權(quán)設計的套件1、套件2，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品并非單獨銷售，而是與套盒配套進行銷售，故本案還需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實現(xiàn)耳機成品利潤中的作用、價值比重；5.被告具有侵權(quán)的主觀惡意，被告在明知或者應知被訴侵權(quán)產(chǎn)品涉嫌侵害原告專利權(quán)的情況下，仍然持續(xù)大量銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品；6.被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售數(shù)量巨大，侵權(quán)情節(jié)嚴重；7.被告某族公司、張某賢經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，放棄訴訟權(quán)利，怠于行使訴訟義務，應承擔對其不利的法律后果。

透過以上法院的考量因素，筆者詳細分析一下作為外觀設計專利維權(quán)案件，本案是怎樣獲得法定賠償范圍內(nèi)的頂格賠償?shù)摹?/p>

（一）專利律師對“設計空間”以及設計要點做進一步的確認

眾所周知，外觀設計專利實行形式審查制度，因此外觀設計專利權(quán)評價報告是外觀設計專利侵權(quán)訴訟中權(quán)屬證據(jù)的標配。但是基于評價報告是國家知識產(chǎn)權(quán)局對已授權(quán)相關專利所作出的其是否具備專利性的技術(shù)評價，不屬于行政決定，對于法院處理專利案件只能起到參考性作用。另一方面，專利評價報告往往會存在檢索不充分的瑕疵，而充分的檢索是確定外觀設計專利 “設計空間”和設計要點的重要前提，所以對于侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設計構(gòu)成近似侵權(quán)的情況，需要專利律師在評價報告的基礎上進行進一步的充分檢索，以更加全面準確地確定“設計空間”和設計要點，對于侵權(quán)比對和法院認定是否落入涉案專利保護范圍至關重要。當然，如果涉案外觀設計專利經(jīng)過無效程序的檢驗，無效決定的內(nèi)容將作為法院認定 “設計空間”以及設計要點的主要依據(jù)。

（二）窮盡舉證手段進行充分的舉證

1、前文所述判賠金額低的原因之一就是普遍存在外觀設計專利創(chuàng)新程度低、價值低的認識誤區(qū)。專利價值的認識會直接影響到賠償金額的等級，所以原告律師在組織證據(jù)時，列明多組專利價值證據(jù)，包括專利設計獲獎情況、銷售好評以及無效決定等。在訴訟過程中，積極應對訴訟過程中的無效程序，全力維持專利設計空間及權(quán)利穩(wěn)定性。

2、全程追蹤積極舉證

（1）起訴前發(fā)送律師函，搜集被告收到律師函后繼續(xù)侵權(quán)的證據(jù)，以證明被告的侵權(quán)惡意；

（2）起訴后全程跟進線上銷售動態(tài)，固定持續(xù)侵權(quán)和擴大侵權(quán)規(guī)模的證據(jù)，證明被告持續(xù)侵權(quán)的規(guī)模和情節(jié)；

（3）訴訟過程中，以合理成本不遺余力地固定關于侵權(quán)性質(zhì)、侵權(quán)情節(jié)、損害賠償相關的新證據(jù)；并組織證據(jù)盡量形成完整證據(jù)鏈。

3、侵權(quán)損害賠償證據(jù)多渠道舉證

根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十條、二十一條的規(guī)定計算侵權(quán)人獲利；原告代理律師提供三種涉案產(chǎn)品利潤的計算方式以方便法院推算侵權(quán)人的獲利情況：

（1）案外耳機廠商提供的涉案產(chǎn)品成本報價；

（2）耳機行業(yè)內(nèi)上市公司公布的耳機產(chǎn)品毛利率；

（3）提供耳機行業(yè)與涉案類似產(chǎn)品的成本價格媒體報道。

通過以上三種方式，原告代理律師證明即使考慮產(chǎn)品的專利貢獻率，被告的獲利也遠遠高于原告的起訴金額。

（三）合理維權(quán)費用的證據(jù)

根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十二條的規(guī)定，權(quán)利人主張其為制止侵權(quán)行為所支付合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計算。

由于知識產(chǎn)權(quán)案件的取證成本較高，合理維權(quán)成本亦應考慮在判賠金額以內(nèi)。對于合理維權(quán)費用的證據(jù)，一般包括律師費、公證費、購買產(chǎn)品費等。律師費發(fā)票的付款方應與原告對應；同時若能提供委托代理合同則更好，代理合同中注明涉訴案件。公證費票據(jù)上最好能注明公證書編號，以便與涉訴案件唯一關聯(lián)?？赡苓€會涉及其他費用，如鑒定費、差旅費等。鑒定費付款單位、時間、金額應與鑒定合同吻合，同時與鑒定書編號一致；差旅費的時間、地點、人員應與案件的具體情況吻合。

總而言之，提供與案件關聯(lián)度高、真實合理的能夠形成完整證據(jù)鏈的維權(quán)開支證據(jù)，以便獲得法院支持。

（四）提高判賠額的其他方法

1、提供合理的許可費、轉(zhuǎn)讓費參考；

2、積極申請法院調(diào)取對方的銷售證據(jù)；

3、合理利用被告提交的銷售記錄、成本及財務數(shù)據(jù)。

綜上所述，辦案律師要積極舉證，多渠道舉證，即使不能讓法院完全采信被告獲利，也要形成完整證據(jù)鏈，從自由心證角度推動法官的高判心理。同時根據(jù)《最高人民法院關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》第16條的規(guī)定：“對于難以證明侵權(quán)受損或侵權(quán)獲利的具體數(shù)額，但有證據(jù)證明前述數(shù)額明顯超過法定賠償最高限額的，應當綜合全案的證據(jù)情況，在法定最高限額以上合理確定賠償額?！?目前已有判例，法院適用 “酌定賠償”的判賠規(guī)則向上突破了專利侵權(quán)法定賠償限額。所以只要權(quán)利人或代理律師積極舉證、全面舉證，在法定賠償范圍內(nèi)獲得頂格判賠甚至突破法定賠償上限獲得賠償都是有希望的。

結(jié)語

本案能在法定賠償范圍內(nèi)爭取到頂格賠償額100萬，在外觀設計專利訴訟案件中鳳毛麟角；獲得高額判賠的原因歸根結(jié)底在于律師的積極舉證和侵權(quán)可能性的把握。對于專利維權(quán)，想要獲得好結(jié)果，不僅需要專業(yè)的律師，更需要律師盡職盡責、積極舉證。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹鳳梅劉偉

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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