阿迪達斯確認不侵害商標權(quán)案與侵害商標權(quán)案的合并審理

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原標題：典型案例丨確認不侵害商標權(quán)案與侵害商標權(quán)案的合并審理

本期刊登阿迪達斯國際經(jīng)營管理有限公司（簡稱阿迪達斯國際公司）、阿迪達斯體育（中國）有限公司（簡稱阿迪達斯中國公司，兩公司合稱阿迪達斯公司）訴晉江市麥克格雷迪鞋服貿(mào)易有限公司（簡稱麥克格雷迪公司）確認不侵害商標權(quán)糾紛案（案一）、麥克格雷迪公司訴阿迪達斯中國公司侵害商標權(quán)糾紛案（案二）。該兩案系江蘇法院合并審理的阿迪達斯公司與麥克格雷迪公司互訴確認不侵害商標權(quán)以及侵害商標權(quán)糾紛的典型案件。

編者按

案一系由阿迪達斯公司提起的確認不侵害商標權(quán)糾紛案。針對麥克格雷迪公司發(fā)出的侵權(quán)警告函，經(jīng)阿迪達斯公司書面催告，麥克格雷迪公司在法定期間內(nèi)既未撤回警告也未提起侵權(quán)訴訟，阿迪達斯公司向蘇州中院提起確認不侵害商標權(quán)訴訟。在該案中，法院認為，結(jié)合阿迪達斯國際公司對標識享有在先著作權(quán)、阿迪達斯國際公司與阿迪達斯中國公司在先使用具有一定影響的標識具有正當性等因素，認定阿迪達斯公司在生產(chǎn)、銷售的鞋產(chǎn)品上使用標識不構(gòu)成侵害麥克格雷迪公司注冊商標專用權(quán)；而針對阿迪達斯公司訴請麥克格雷迪公司承擔合理費用15萬元的主張，法院認為，麥克格雷迪公司在明知標識相關(guān)權(quán)益歸屬阿迪達斯公司情況下，仍惡意提出侵權(quán)投訴和侵權(quán)起訴，導致阿迪達斯公司為積極維護自身合法權(quán)利而投入財力物力提起本案訴訟、應(yīng)訴侵權(quán)之訴，由此產(chǎn)生的維權(quán)費用15萬元合理開支應(yīng)當由麥克格雷迪公司承擔。

案二系由麥克格雷迪公司提起的侵害商標權(quán)案件。該案原系麥克格雷迪公司向浙江杭州余杭法院提起的侵害商標權(quán)訴訟，但鑒于該院立案在后，該案依法被移送至蘇州中院審理。法院認為，麥克格雷迪公司搶注阿迪達斯公司在先使用且具有一定影響的商標，構(gòu)成最高人民法院第82號指導案例中惡意取得、行使商標權(quán)并主張他人侵權(quán)的情形，系對涉案商標權(quán)的濫用，有違誠實信用原則，法院判決駁回麥克格雷迪公司的全部訴訟請求。

值得注意的是，麥克格雷迪公司第3792093號注冊商標系由案外人于2003年11月11日向商標局申請注冊，2007年5月21日該商標經(jīng)初步審定公告。其后，阿迪達斯國際公司雖對此提出異議，但歷經(jīng)商標異議程序、商標異議復審程序及其后續(xù)兩審行政訴訟，該商標于2015年10月27日獲注冊公告。盡管如此，江蘇法院在審理中查明，阿迪達斯公司提供大量證據(jù)證明，標識系NBA知名籃球明星特雷西·麥克格雷迪（簡稱麥迪，曾七次入選NBA全明星陣容、七次入選NBA最佳陣容、兩次榮獲NBA得分王、一次榮獲NBA進步最快球員獎）的個人專屬標識，該標識系2002年阿迪達斯美國公司委托他人專門為麥迪的T-MAC2簽名鞋設(shè)計的標識。在2002－2003賽季期間，麥迪穿著的籃球鞋、護腿等運動產(chǎn)品上有明顯的標識。2003年11月11日后，阿迪達斯中國公司繼續(xù)使用標識推出T-MAC系列球鞋，同時在中國各類專業(yè)體育雜志、報刊、網(wǎng)站上可見大量以麥迪為形象代言的T-MAC系列籃球鞋的廣告宣傳以及身著帶有標記衣物的麥迪照片?；谝陨鲜聦?，江蘇法院認為，阿迪達斯國際公司對標識享有在先著作權(quán)、阿迪達斯國際公司與阿迪達斯中國公司在先使用具有一定影響的標識具有正當性，相反，麥克格雷迪公司搶注他人在先使用且有一定影響的商標，且濫發(fā)侵權(quán)警告函的行為，違反了誠實信用原則，構(gòu)成權(quán)利濫用。為保護在先權(quán)利、維護公平競爭秩序，江蘇法院依法作出阿迪達斯公司在鞋產(chǎn)品上使用商標不構(gòu)成侵權(quán)，并駁回麥克格雷迪公司全部訴訟請求的判決。

該兩案的裁判，體現(xiàn)了法院對中外當事人合法權(quán)益予以平等保護的精神，同時對該兩案合并審理，既有助于減輕當事人訴累、節(jié)約司法資源、提高審判效率，亦可以防止不同法院對同一事實作出相互矛盾的判決，對類似案件的審理具有借鑒意義。

最后，需要說明的是，在撰寫本案例時，編者通過商標局網(wǎng)站查詢，顯示涉案第3792093號商標已被宣告無效。

確認不侵害商標權(quán)案與侵害商標權(quán)案的合并審理
——阿迪達斯公司與麥克格雷迪公司互訴確認不侵害商標權(quán)及侵害商標權(quán)糾紛兩案

【裁判要旨】

基于同一事實的確認不侵害商標權(quán)糾紛和侵害商標權(quán)糾紛訴訟，是雙方當事人基于相同法律關(guān)系及訴訟請求之間的因果關(guān)系分別提起的獨立訴訟，因裁判結(jié)果相互牽連，適宜在一個法院合并審理。合并審理的規(guī)則是，在后受理案件的法院，應(yīng)當移送在先受理的法院，依法進行合并審理。

誠實信用原則是一切市場活動參與者均應(yīng)遵循的基本準則。對違反誠實信用原則，惡意搶注他人在先使用且有一定影響的商標，依法不予保護；與此同時，在先使用人提起確認不侵權(quán)之訴，依法應(yīng)予支持。

【案件信息】

案一：確認不侵害商標權(quán)糾紛案

一審：蘇州中院（2018）蘇05民初522號民事判決書；

二審：江蘇高院（2019）蘇民終470號民事判決書。

案二：侵害商標權(quán)糾紛案

一審：蘇州中院（2018）蘇05民初1081號民事判決書；

二審：江蘇高院（2019）蘇民終471號民事判決書。

【案情摘要】

一、麥克格雷迪公司涉案第3792093號商標申請及注冊情況

2003年11月11日，案外人丁炳竹向商標局申請注冊第3792093號商標，2007年5月21日商標初步審定公告。阿迪達斯國際公司向商標局提出異議，該局于2010年5月19日作出（2010）商標異字第09796號異議裁定書，對該商標予以核準注冊。2011年11月1日商評委作出商評字[2011]第26662號異議復審裁定書，對被異議商標予以核準注冊。阿迪達斯國際公司不服，起訴至北京市第一中級人民法院，2012年該院作出（2012）一中知行初字第1574號行政判決書，認為阿迪達斯國際公司提交的相關(guān)證據(jù)為復印件且系域外證據(jù)未經(jīng)過公證認證，在案證據(jù)尚不足以認定阿迪達斯國際公司享有著作權(quán)，也尚不足以認定T-MAC標識構(gòu)成阿迪達斯國際公司在先使用并有一定影響的商標，故判決維持前述商標異議復審裁定。2012年10月22日，北京市高級人民法院作出（2012）高行終字第1439號二審行政判決，認為在案證據(jù)無法認定被異議商標所表示的圖形即為獨立顧問協(xié)議中T-MAC所對應(yīng)設(shè)計的內(nèi)容，且現(xiàn)有證據(jù)不足以證明阿迪達斯國際公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)即為被異議商標所標示的圖形的真正著作權(quán)人，故被異議商標的注冊申請并未侵犯阿迪達斯國際公司的著作權(quán)。同時，在案證據(jù)不能證明阿迪達斯國際公司在被異議商標申請注冊日前將被異議商標作為商標在服裝等商品上進行了商業(yè)使用并具有一定影響，故無法認定被異議商標的注冊申請屬于《商標法》第三十一條規(guī)定的情形，判決維持一審判決。

2015年10月27日，第3792093號商標獲注冊公告，核定使用類別為第25類服裝、嬰兒褲、游泳衣、防水服、舞衣、足球鞋、鞋、帽、襪、手套（服裝），專用權(quán)期限至2027年8月20日。2017年6月20日，該商標轉(zhuǎn)讓至麥克格雷迪公司。

另，麥克格雷迪公司成立于2013年8月28日，注冊資本10萬元，成立時法定代表人和股東均為丁炳竹，2016年8月25日均變更為林振廉。公司經(jīng)營范圍為批發(fā)、零售：鞋、服裝、鞋材（不含危險化學品）；制造：鞋、服裝、服飾。

二、侵權(quán)警告及相關(guān)案件起訴立案事實

2017年10月18日，麥克格雷迪公司向阿迪達斯中國公司發(fā)送《律師函》稱：其系第3792093號注冊商標權(quán)利人，阿迪達斯中國公司在沒有得到授權(quán)的情況下，在同類產(chǎn)品上擅自使用了與其相同的注冊商標，侵害了其公司的商標專用權(quán)，要求阿迪達斯公司在收到律師函之日起立即停止侵犯商標權(quán)的行為，同時在收到律師函七日內(nèi)，協(xié)商賠償事宜。

2018年3月2日，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司和德國阿迪達斯有限公司向麥克格雷迪公司、福建泉明律師事務(wù)所朱輝萍律師寄送函件，兩者先后于2018年3月4日、3月5日簽收。函件載明：阿迪達斯對標志/商標的使用享有合法、有效的不侵權(quán)抗辯；涉案商標系原申請人丁炳竹（即麥克格雷迪公司原股東）惡意搶注，麥克格雷迪公司的投訴是權(quán)利濫用的惡意行為；要求麥克格雷迪公司方立即書面撤回侵權(quán)警告。如拒不書面撤回，造成法律關(guān)系處于不明確狀態(tài)，你方應(yīng)盡早，最遲不晚于收到本函之日起一個月內(nèi)，提起訴訟。若你方選擇提起訴訟，阿迪達斯也將針對你方以及關(guān)聯(lián)主體采取相應(yīng)的法律行動，并追究賠償責任。

其后，麥克格雷迪公司未書面撤回前述侵權(quán)警告函。因阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司始終未收到麥克格雷迪公司提起訴訟的材料，遂于2018年4月27日向蘇州中院提起確認不侵權(quán)之訴，該院于2018年5月8日立案，案號為（2018）蘇05民初522號。

麥克格雷迪公司以阿迪達斯中國公司、浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司為被告向浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院（簡稱余杭法院）提起商標侵權(quán)之訴。5月14日，余杭法院就該商標侵權(quán)案件立案。阿迪達斯中國公司提出管轄權(quán)異議，余杭法院于2018年7月10日作出（2018）浙0110民初7706號民事裁定，認為就同一事實的案件蘇州中院立案在先，故裁定將該案移送蘇州中院，該院于2018年9月7日立案，案號為（2018）蘇05民初1081號。

三、涉案標識的創(chuàng)作、使用及知名度情況

2002年2月，阿迪達斯美國公司委托設(shè)計人杰克·威爾科克斯專門為其簽約知名NBA籃球明星麥迪設(shè)計涉案標識，所有權(quán)歸阿迪達斯美國公司專有，且其自身或其指定的人應(yīng)擁有該著作權(quán)的全部權(quán)利。

自2003年，阿迪達斯中國公司在中國銷售使用涉案標識的籃球鞋、運動服等運動產(chǎn)品。2003年7月至10月期間使用標識的產(chǎn)品銷售額即超過1000萬元。

截止2003年11月11日，在我國《籃球》《體育世界·灌籃》《NBA特刊》《當代體育》等各類專業(yè)體育雜志、報刊、網(wǎng)站等可見大量以麥迪為形象代言的T-MAC系列籃球鞋的廣告宣傳以及身著帶有標記衣物的麥迪照片。

2003年11月11日后，阿迪達斯中國公司仍繼續(xù)使用標識推出T-MAC系列球鞋，麥迪作為品牌代言亦持續(xù)進行推廣，在案證據(jù)顯示在《體育世界·灌籃》《籃球》《當代體育》《新民晚報》《南方都市報》《球報》《北京晚報》《法制晚報》《NBA金版系列-人物系列》《球迷報》等各類體育雜志上多次出現(xiàn)麥迪T-MAC系列籃球鞋的廣告、歷代T-MAC球鞋發(fā)布的新聞或身穿印有標識衣服的麥迪照片等。

【法院認為】

案一：

針對阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司的一審訴訟請求，即 1.確認其在生產(chǎn)、銷售的鞋產(chǎn)品上使用標志不侵犯麥克格雷迪公司第3792093號商標專用權(quán)；2.判令麥克格雷迪公司賠償其合理費用人民幣15萬元；3.判令麥克格雷迪公司承擔本案訴訟費，蘇州中院一審認定，阿迪達斯國際公司和阿迪達斯中國公司請求確認在其生產(chǎn)、銷售的鞋產(chǎn)品上使用標志不侵犯麥克格雷迪公司第3792093號商標專用權(quán)的主張，依法應(yīng)得到支持；就阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司訴請麥克格雷迪公司承擔合理費用15萬元的主張，予以全額支持。

案二：

針對麥克格雷迪公司的一審訴訟請求，即1.判令阿迪達斯中國公司立即侵犯其第3792093號商標專用權(quán)行為，包括停止生產(chǎn)、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，銷毀已生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品及生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具，銷毀關(guān)于侵權(quán)產(chǎn)品的宣傳資料，刪除網(wǎng)站上關(guān)于侵權(quán)產(chǎn)品的網(wǎng)頁及資料；2.判令阿迪達斯中國公司賠償其經(jīng)濟損失及合理費用共計100萬元；3. 判令阿迪達斯中國公司承擔本案的訴訟費用，蘇州中院一審認定，阿迪達斯中國公司在涉案第3792093號注冊商標申請日前即已使用標識，且具有一定影響，麥克格雷迪公司受讓該商標并指控阿迪達斯中國公司商標侵權(quán)有違誠信原則，具有明顯主觀惡意，其侵權(quán)指控不能成立。

對于上述兩案一審判決，麥克格雷迪公司均不服，向江蘇高院提起上訴。二審法院認為，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司不侵害麥克格雷迪公司第3792093號注冊商標專用權(quán)。

首先，《商標法》第五十九條第三款規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。同一種商品或者類似商品先使用人不侵權(quán)抗辯成立，應(yīng)具備下列條件：1.在相同或者類似商品上在先使用。2.在先使用相同或者近似的商標。3.使用相同或者近似商標時間在先。4.在先使用具有一定影響。5.原有范圍內(nèi)使用。就本案而言，關(guān)于第一點，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司在中國銷售標注標識的籃球鞋、衣服與涉案商標核定使用的服裝、鞋是相同商品。關(guān)于第二點，被控侵權(quán)的標識與麥克格雷迪公司第3792093商標相比較，二者在視覺上基本無差別，屬于相同商標。關(guān)于第三點、第四點，現(xiàn)有證據(jù)足以證明阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司在2002年11月就已開始在我國使用被訴標識，在涉案商標申請2003年11月11日之前已具有了一定的影響。關(guān)于第五點，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司自2002年在中國銷售被訴商品后，未延展使用至其他商品類別，也未超出原有的地域范圍和使用方式，故屬在原有范圍內(nèi)使用。因此，一審判決認定阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司享有先用權(quán)正確。

其次，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司使用涉案標識系基于合法的權(quán)利基礎(chǔ)，使用方式和行為性質(zhì)均具有正當性?！渡虡朔ā返谌l規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。本案中，被訴標識系由阿迪達斯美國公司于2002年委托杰克·威爾科克斯專門為阿迪達斯簽約的知名NBA籃球明星麥迪設(shè)計完成。標識設(shè)計要素和設(shè)計理念與麥迪戚戚相關(guān)，其含有麥迪姓名的縮寫T和M以及麥迪的球衣號碼1，T的一豎和M組成了籃球的紋路，且T和M恰巧構(gòu)成了一個籃球筐的形象，將該圖形橫過來看是一雙并在一起的籃球鞋，字母、數(shù)字組合方式及線條設(shè)計具有獨創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法上的美術(shù)作品。阿迪達斯美國公司與阿迪達斯國際有限公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、阿迪達斯國際有限公司與阿迪達斯國際公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及阿迪達斯集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)情況，形成完整證據(jù)鏈，應(yīng)認定阿迪達斯國際公司對涉案美術(shù)作品享有著作權(quán)，故阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司使用被訴標識具有合法的權(quán)利基礎(chǔ)。

最后，《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條第一款規(guī)定，民事訴訟應(yīng)當遵循誠實信用原則。《商標法》第七條第一款規(guī)定，申請注冊和使用商標，應(yīng)當遵循誠實信用原則。誠實信用原則是一切市場活動參與者所應(yīng)遵循的基本準則。一方面，它鼓勵和支持人們通過誠實勞動積累社會財富和創(chuàng)造社會價值，并保護在此基礎(chǔ)上形成的財產(chǎn)性權(quán)益，以及基于合法、正當?shù)哪康闹湓撠敭a(chǎn)性權(quán)益的自由和權(quán)利；另一方面，它又要求人們在市場活動中講究信用、誠實不欺，在不損害他人合法利益、社會公共利益和市場秩序的前提下追求自己的利益。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場正當競爭秩序的行為均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護和支持。本案中，阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司使用的被訴標識具有較強顯著性、在中國境內(nèi)影響范圍廣泛，而案外人丁炳竹仍將阿迪達斯國際公司享有在先著作權(quán)、在先使用具有一定影響的標識注冊為商標，麥克格雷迪公司不可能對此不知情，仍然受讓涉案商標，且麥克格雷迪公司第3792093號商標與阿迪達斯國際公司享有著作權(quán)的美術(shù)作品完全相同，其行為難謂正當。此外，法院注意到，麥克格雷迪公司于2011年1月14日對涉案標識在18、35類申請注冊商標。麥克格雷迪公司亦未經(jīng)特雷西·麥克格雷迪、凱文·杜蘭特等NBA籃球明星許可或授權(quán)，將其姓名音譯申請注冊商標，均已被無效。因此，麥克格雷迪公司對阿迪達斯中國公司提起的侵權(quán)之訴，系對涉案注冊商標權(quán)的濫用，有違誠實信用原則。

綜上所述，結(jié)合阿迪達斯國際公司享有在先著作權(quán)、阿迪達斯國際公司與阿迪達斯中國公司在先使用具有一定影響的標識具有正當性等因素，應(yīng)認定阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司不侵害麥克格雷迪公司第3792093號注冊商標專用權(quán)。

兩案裁判結(jié)果：

案一：

一審判決：阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司在生產(chǎn)、銷售的鞋產(chǎn)品上使用標志不侵害麥克格雷迪公司第3792093號商標專用權(quán)；麥克格雷迪公司賠償阿迪達斯國際公司、阿迪達斯中國公司合理開支15萬元。

二審判決：駁回上訴，維持原判。

案二：

一審判決：駁回麥克格雷迪公司的全部訴訟請求。

二審判決：駁回上訴，維持原判。

 
一審合議庭：趙曉青、王蔚玨、林銀勇

二審合議庭：魏  明、史  蕾、張長琦

來源：江蘇知產(chǎn)視野

作者：張長琦

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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