用循環(huán)申請(qǐng)來(lái)抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？

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作者：殷蔚 彭斌慧 安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

原標(biāo)題：用循環(huán)申請(qǐng)來(lái)抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？

商標(biāo)的循環(huán)申請(qǐng)，在日常實(shí)務(wù)中經(jīng)常見(jiàn)到，許多代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)被異議、撤三、無(wú)效宣告時(shí)，會(huì)建議客戶補(bǔ)充循環(huán)申請(qǐng)，鑒于目前商標(biāo)審查時(shí)間很短，一般都短于商標(biāo)評(píng)審案件流程，這樣即使?fàn)幾h商標(biāo)被撤銷(xiāo)，后補(bǔ)充的循環(huán)申請(qǐng)一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標(biāo)一直有效的狀態(tài)。當(dāng)近似商標(biāo)被無(wú)效宣告后，仍然存在其他同類(lèi)別相同商標(biāo)的情況下，原商標(biāo)持有人向法院起訴，是否應(yīng)當(dāng)受理？法院又該做出如何判決呢？

近日，筆者在處理手頭某案件的時(shí)候，遇上一個(gè)比較有意思的情況，心得寫(xiě)出來(lái)分享給大家。
 

商標(biāo)的循環(huán)申請(qǐng)，在日常實(shí)務(wù)中經(jīng)常見(jiàn)到，許多代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)被異議、撤三、無(wú)效宣告時(shí)，會(huì)建議客戶補(bǔ)充循環(huán)申請(qǐng)，鑒于目前商標(biāo)審查時(shí)間很短，一般都短于商標(biāo)評(píng)審案件流程，這樣即使?fàn)幾h商標(biāo)被撤銷(xiāo)，后補(bǔ)充的循環(huán)申請(qǐng)一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標(biāo)一直有效的狀態(tài)。

而商標(biāo)的無(wú)效宣告，作為注冊(cè)公告后對(duì)近似商標(biāo)的主要打擊手段，眼下是很多知名品牌“秋后算賬”的首選。往往品牌在設(shè)立初期沒(méi)有花費(fèi)太多時(shí)間、精力在打擊山寨商標(biāo)上，造成部分近似品牌通過(guò)審查，形成“官方認(rèn)可授權(quán)”的注冊(cè)商標(biāo)。而在品牌成熟階段，想要打擊時(shí)只能通過(guò)無(wú)效宣告來(lái)溯及既往，所以無(wú)效宣告的提請(qǐng)數(shù)量，在近年連年攀升，而且成功案件也越來(lái)越多。

因此，形成了一個(gè)局面，當(dāng)近似商標(biāo)被無(wú)效宣告后，仍然存在其他同類(lèi)別相同商標(biāo)的情況下，原商標(biāo)持有人向法院起訴，是否應(yīng)當(dāng)受理？法院又該做出如何判決呢？
 

以下舉出某兩個(gè)案例，供闡述情況：

1、A公司是省內(nèi)知名咸菜生產(chǎn)商，持有商標(biāo)“XX地”，早在2012年通過(guò)商標(biāo)異議程序中認(rèn)定馳名商標(biāo)保護(hù)。B公司2016年在不知情情況下申請(qǐng)同類(lèi)別商標(biāo)“XX園”，獲準(zhǔn)注冊(cè)，該三字同時(shí)為B公司字號(hào)。2018年A公司提出無(wú)效宣告，經(jīng)商評(píng)委裁定，“XX園”商標(biāo)予以宣告無(wú)效。B公司在2018年、2019年同時(shí)提出循環(huán)申請(qǐng)“XX園”，均獲得初步審定。此情形下，A公司應(yīng)當(dāng)如何處理？

2、C公司是當(dāng)?shù)刂惋嫻尽癤宴樓”，品牌知名度較高，客戶群體穩(wěn)定。D公司在所在祥源廣場(chǎng)內(nèi)開(kāi)設(shè)“祥源X宴樓”，設(shè)立該字號(hào)的餐飲公司，并且向商標(biāo)局提出商標(biāo)申請(qǐng)“祥源X宴樓”，獲準(zhǔn)注冊(cè)。C公司向商標(biāo)局提出無(wú)效宣告，D公司在接到無(wú)效宣告答辯和裁定書(shū)時(shí)，兩次提出了循環(huán)申請(qǐng)，均獲得初步審定。C公司贏得了無(wú)效宣告后，準(zhǔn)備起訴D公司。

在以上案例中，被告均持有國(guó)家商標(biāo)局初步審定甚至已經(jīng)注冊(cè)公告的商標(biāo)，對(duì)于原告而言非常頭疼。如果再花時(shí)間、金錢(qián)投入到新一輪的異議或者無(wú)效中，必定會(huì)帶來(lái)不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和時(shí)間投入。但是如果直接起訴，對(duì)方的抗辯理由非常充分，又難以取得一錘定音的效果。

筆者接受了上述案件中A和D公司的委托，進(jìn)行了一系列相關(guān)法律條文和實(shí)際判例的查詢，形成思路如下：

1、《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十七條規(guī)定依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無(wú)效的注冊(cè)商標(biāo)，由商標(biāo)局予以公告，該注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)視為自始即不存在。宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的決定或者裁定，對(duì)宣告無(wú)效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書(shū)和工商行政管理部門(mén)做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標(biāo)注冊(cè)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。

首先無(wú)效宣告的提出必須是善意、維權(quán)的角度，而非是惡意、添堵的出發(fā)點(diǎn)，才能順利獲得司法支持。

2、《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱(chēng)與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》
 

第一條 原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)、企業(yè)名稱(chēng)權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

此條規(guī)定描述的是當(dāng)被告具有惡意、不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)導(dǎo)致與被告商標(biāo)近似的情況下，向法院起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

 
綜合上述法律規(guī)定，筆者覺(jué)得可以理解為，當(dāng)被告具有一定惡意，例如在使用中突出使用與他人商標(biāo)相同或近似部分、在已經(jīng)收到不利裁定時(shí)仍然提起循環(huán)申請(qǐng)、在循環(huán)申請(qǐng)中非使用目的的提交大量商標(biāo)等，法院是可以受理并且做出侵權(quán)判決的。

而正常的行政防衛(wèi)措施，如在收到被撤三、被無(wú)效宣告、被異議的答辯通知時(shí)，及時(shí)提出循環(huán)申請(qǐng)確保商標(biāo)的有效狀態(tài)，循環(huán)申請(qǐng)能被商標(biāo)局予以初審公告，是一種較為有效的抵制措施，只是這種抵制措施是抵制不了申請(qǐng)人的“攀附”惡意的。

（本文所舉例商標(biāo)皆為虛擬，不針對(duì)任何品牌。本文由安徽天禾律師事務(wù)所陳軍律師鼎力協(xié)助。）

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作者：殷蔚 彭斌慧  安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 用循環(huán)申請(qǐng)來(lái)抵抗商標(biāo)侵權(quán)，可靠嗎？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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