專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

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作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所

原標(biāo)題：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

涉及使用環(huán)境特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，如果想要獲得授權(quán)或維持有效，要求該產(chǎn)品本身要有“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

一、前文回顧

在《專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）》一文中筆者梳理了使用環(huán)境特征在侵權(quán)判斷時(shí)的規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三，如下：

【規(guī)則一】：被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則二】：專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

【規(guī)則三】：被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

根據(jù)規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三，筆者構(gòu)造了使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)時(shí)的規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C，如下：

【規(guī)則A】：引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以引證現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則B】：專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于其他使用環(huán)境的，則引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利文件的保護(hù)范圍。

【規(guī)則C】：引證現(xiàn)有技術(shù)不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍。

并且，由規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C推導(dǎo)出一個(gè)結(jié)論：

當(dāng)引證現(xiàn)有技術(shù)（如在先產(chǎn)品）公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時(shí)，無論在后專利文件的產(chǎn)品權(quán)利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產(chǎn)品權(quán)利要求都無法獲得授權(quán)。

本文筆者將繼續(xù)構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)時(shí)的規(guī)則D。

二、從《陌上?！氛f起

首先這樣假設(shè)：

假設(shè)《陌上?！肥窃诤笊暾?qǐng)，羅敷是《陌上?！分猩婕暗摹爱a(chǎn)品”。

假設(shè)《陌上?！氛婷鑼懥_敷的內(nèi)容只有“兩道眉毛，一對(duì)眼睛”。

假設(shè)《陌上?！穫?cè)面描寫羅敷的“行者見羅敷，下?lián)埙陧?。少年見羅敷……”這些內(nèi)容是“使用環(huán)境特征”。

在上述假設(shè)下，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C所涉及的情況可以比喻為：

羅敷在《陌上桑》之前已經(jīng)“公開”，例如“公開”在女人堆里，不曾見過行者等人，但羅敷已然是“現(xiàn)有技術(shù)”。此時(shí)，無法通過《陌上桑》中的側(cè)面描寫，再次給羅敷以專利保護(hù)。

而即將構(gòu)造的規(guī)則D所涉及的情況可以比喻為：

有一個(gè)姑娘出現(xiàn)在《陌上?！分?，也符合《陌上?！分?的正面描寫，但是這個(gè)姑娘不符合《陌上桑》中的側(cè)面描寫，即：《陌上?！返膫?cè)面描寫限定出羅敷不同于這個(gè)姑娘，限定出羅敷是首次出現(xiàn)的。此時(shí)，可以通過《陌上?！分械膫?cè)面描寫，給羅敷以專利保護(hù)。

三、規(guī)則D的構(gòu)造

由《專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）》可知，規(guī)則A、規(guī)則B及規(guī)則C構(gòu)造的前提是“產(chǎn)品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”；由上述比喻可知，即將構(gòu)造的規(guī)則D所針對(duì)的情況則是：產(chǎn)品是否相同，需要通過使用環(huán)境特征來判斷。

在閱讀了涉及使用環(huán)境特征的所有復(fù)審無效決定后，認(rèn)為有以下復(fù)審無效決定的內(nèi)容，可以用來構(gòu)造規(guī)則D。

在第34153號(hào)無效決定中，合議組認(rèn)為：

在判斷采用使用環(huán)境特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性時(shí)，不僅要考慮權(quán)利要求中直接限定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或組成的技術(shù)特征，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮使用環(huán)境特征對(duì)產(chǎn)品是否具備限定作用。當(dāng)所述產(chǎn)品因適用于所述環(huán)境而需要具備與環(huán)境相適應(yīng)的規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面的要求，且沒有充分的證據(jù)表明對(duì)比文件中的類似產(chǎn)品能夠適用于相同環(huán)境中，解決相同的技術(shù)問題，并達(dá)到同樣的預(yù)期效果時(shí)，則無法得出相應(yīng)的權(quán)利要求不具備新穎性的結(jié)論。

據(jù)此，可以構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)階段的規(guī)則D如下：

【規(guī)則D】

如果使用環(huán)境特征的限定，對(duì)所述產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面發(fā)生影響，則使用環(huán)境特征能夠使產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性；

如果使用環(huán)境特征的限定，不對(duì)所述產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面發(fā)生影響，則使用環(huán)境特征不能使產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性。

第34153號(hào)無效決定本身，只是對(duì)規(guī)則D第一段內(nèi)容的印證。規(guī)則D第二段的內(nèi)容，可以從第87170號(hào)復(fù)審決定和第42150號(hào)無效決定得到印證。

第87170號(hào)復(fù)審決定中，合議組認(rèn)為：

然而，如果“用于……”的限定對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品或設(shè)備本身沒有帶來影響，只是對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備的用途或使用方式的描述，則其對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備例如是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷不起作用。顯然，關(guān)于用途的限定作用，關(guān)鍵要看是否給產(chǎn)品本身帶來實(shí)質(zhì)性的影響，合議組已經(jīng)考慮了本案中涉及用途限定的特征，但由于其沒有給本發(fā)明的產(chǎn)品帶來任何實(shí)質(zhì)影響，因此，在產(chǎn)品創(chuàng)造性判斷時(shí)該特征不起限定作用。

第42150號(hào)無效決定，合議組直接表述：

由于本專利的技術(shù)方案只涉及到產(chǎn)品上“二維碼信息”的識(shí)別判斷，未涉及產(chǎn)品“噴碼數(shù)據(jù)”，因此該使用環(huán)境特征對(duì)本專利要求保護(hù)的生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)無影響和任何限定作用。

綜上可知：

使用環(huán)境特征對(duì)保護(hù)范圍的影響，是以它是否影響到產(chǎn)品本身作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，即：如果使用環(huán)境特征不能夠限定出在后申請(qǐng)涉及的產(chǎn)品不同于在前產(chǎn)品，則在后申請(qǐng)不能授權(quán)；如果使用環(huán)境特征能夠限定出在后申請(qǐng)涉及的產(chǎn)品不同于在前產(chǎn)品，則在后申請(qǐng)可能獲得授權(quán)。

最后，根據(jù)規(guī)則D，又可以對(duì)應(yīng)得到一條推論：

涉及使用環(huán)境特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，如果想要獲得授權(quán)或維持有效，要求該產(chǎn)品本身要有“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

相關(guān)閱讀：

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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