淺談專利侵權(quán)訴訟中的合法來源抗辯

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作者：劉靜 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：淺談專利侵權(quán)訴訟中的合法來源抗辯

合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。在專利侵權(quán)訴訟中，合法來源抗辯是較為常用的不侵權(quán)抗辯理由，本文對最高院近年來的相關(guān)案件進(jìn)行了篩選、分析和梳理，從中可以得到啟示和借鑒。

在專利侵權(quán)訴訟中，合法來源抗辯是較為常用的不侵權(quán)抗辯理由，但是對于合法來源的判斷和認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，在理論和實踐中均有不同觀點，為了明晰合法來源的相關(guān)問題，確保訴訟當(dāng)事人的合法利益，下文對最高院近年來的相關(guān)案件進(jìn)行了篩選、分析和梳理，從中可以得到啟示和借鑒。

一、相關(guān)法條

《專利法》第七十條規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。”   

最高人民法院頒布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第25條規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。

本條第一款所稱不知道，是指實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道。

本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)。

二、法條適用

基于上述法律規(guī)定，我們能夠明確合法來源抗辯僅能夠適用于為生產(chǎn)目的許諾銷售、銷售或者使用專利產(chǎn)品或者依照方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，不包括制造或者進(jìn)口有關(guān)產(chǎn)品的行為，也不包括使用產(chǎn)品制造方法的行為。這表明，專利產(chǎn)品的制造者、進(jìn)口者以及產(chǎn)品制造專利方法的使用者不能以其不知道其制造、進(jìn)口的產(chǎn)品是他人獲得專利權(quán)的產(chǎn)品為理由，或者以其不知道使用的產(chǎn)品制造方法是他人獲得專利權(quán)的方法為理由，請求免除其賠償責(zé)任[1]。

另外，判斷合法來源抗辯是否成立，關(guān)鍵是判斷主觀要件和客觀要件是否成立。主觀要件是指銷售者主觀上實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其所銷售的產(chǎn)品是專利侵權(quán)產(chǎn)品，客觀要件是指銷售者所銷售的專利侵權(quán)產(chǎn)品的來源是否明確和合法。

對于主觀要件和客觀要件的判斷標(biāo)準(zhǔn)如何把握，最高院近年來的相關(guān)判例已經(jīng)給我們指明了方向。

三、主觀條件的認(rèn)定

在判斷銷售者是否實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道所銷售的產(chǎn)品是專利侵權(quán)產(chǎn)品時，難點在于如何考量銷售者的主觀是否有過錯，對于這一點，白帆法官在《論知識產(chǎn)權(quán)糾紛中銷售者賠償責(zé)任的免除》中所指出的，可以從主體與客體兩個方面對“不知道”要件進(jìn)行考察。主體方面，根據(jù)銷售者的專業(yè)程度、經(jīng)驗規(guī)模不同，對特定商品的注意義務(wù)也有所不同，類似于傳統(tǒng)民法中“一般人的注意義務(wù)”和“專家的注意義務(wù)”的區(qū)別；客體方面，則結(jié)合商品的各方面因素，如該商品的包裝、進(jìn)價、知名度等，對銷售者應(yīng)盡的注意義務(wù)進(jìn)行綜合判斷[2]。

最高院關(guān)于宜都市萬家都喜超市與寧波市諾曼電子科技有限公司侵害專利權(quán)糾紛案（（2019）最高法知民終417號）的判決中，也指出了在判斷銷售者主觀是否存有過錯時不能一概而論，應(yīng)該結(jié)合多方面因素進(jìn)行綜合判斷。

在該案中，一審法院認(rèn)為，萬家超市為經(jīng)營該類商品的專業(yè)機(jī)構(gòu)，有識別該被訴商品為專利侵權(quán)產(chǎn)品且為“三無產(chǎn)品”的能力，但其在經(jīng)營管理活動中，從不正當(dāng)進(jìn)貨渠道購進(jìn)的產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品且為“三無產(chǎn)品”，進(jìn)貨手續(xù)不完備，違反了銷售者對其銷售的商品應(yīng)負(fù)的最低必要注意義務(wù)，主觀上存有過錯。并基于此觀點，判定萬家超市合法來源抗辯不成立。

而針對這一點，最高院認(rèn)為：

（1）專利侵權(quán)具有復(fù)雜性，判斷銷售者是否實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道所銷售的產(chǎn)品系專利侵權(quán)產(chǎn)品時，需要綜合考慮銷售者的主體資質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模、是否受到侵權(quán)警告、產(chǎn)品標(biāo)的物本身的特點等因素。其中，產(chǎn)品標(biāo)的物本身的特點，包括銷售者所銷售的產(chǎn)品屬于違反產(chǎn)品質(zhì)量法關(guān)于應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)示相關(guān)生產(chǎn)者信息的強制性規(guī)定即所謂的“三無產(chǎn)品”，僅是需要考量的因素之一，亦不能由此直接得出銷售者明知或應(yīng)知該產(chǎn)品屬于專利侵權(quán)產(chǎn)品，進(jìn)而得出銷售者存在知道所銷售的是專利侵權(quán)產(chǎn)品之主觀過錯的認(rèn)定結(jié)論。

（2）本案中，萬家超市僅為經(jīng)營日常生活用品的個體工商戶，處于市場流通環(huán)節(jié)的末端，且涉案侵權(quán)產(chǎn)品屬于日常生活中司空見慣的廉價打火機(jī)。因此，要求萬家超市在采購和對外銷售涉案侵權(quán)產(chǎn)品時，知道或應(yīng)當(dāng)知道該產(chǎn)品可能實施了諾曼公司的涉案專利技術(shù)方案，進(jìn)而應(yīng)當(dāng)自覺履行避免侵害他人專利權(quán)的注意義務(wù)，于萬家超市而言未免過于嚴(yán)苛。

從本案的最高院判決中可以得出，專利侵權(quán)具有復(fù)雜性，判斷銷售者的主觀是否存在過錯時應(yīng)結(jié)合諸多因素綜合判斷，不能過于嚴(yán)苛。而且，在判斷時，銷售的產(chǎn)品為“三無產(chǎn)品”，僅是需要考量的因素之一，不能僅以此得出銷售者主觀存在過錯的結(jié)論。

四、客觀條件的認(rèn)定

1、“合法來源”的含義

相對于主觀要件，客觀要件“合法來源”的判斷更為復(fù)雜，在討論如何判斷和認(rèn)定“合法來源”之前，有必要先厘清專利法意義上的“合法來源”應(yīng)當(dāng)如何理解。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第二十五條第三款的規(guī)定，本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)。

最高院在黃振波訴新鄭市龍湖鎮(zhèn)五好衛(wèi)浴商行侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（（2019）最高法知民終506號）的判決中指出，銷售者將他人生產(chǎn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品以自己生產(chǎn)的產(chǎn)品的名義對外銷售不能構(gòu)成合法來源，其銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為侵犯了權(quán)利人的專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

最高院在弗雷茲游泳學(xué)院有限公司訴上海梓航塑膠制品有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛（（2019）最高法知民終80號）案的判決中指出，專利法意義上的合法來源，是指使用被訴侵權(quán)技術(shù)方案的被訴產(chǎn)品的整體來源合法。本案中的被訴侵權(quán)產(chǎn)品是作為整體的游泳圈，銷售者僅以該游泳圈的部件、配件均系外購為由主張合法來源抗辯，而未提供該整體游泳圈具有合法來源的證據(jù)。銷售者的合法來源抗辯缺少事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

2、“合法來源”的認(rèn)定

關(guān)于“合法來源”具體從哪些方面進(jìn)行判斷和認(rèn)定，最高院在曾軍訴東莞市愛佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（（2020）最高法知民終758號）判決中進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，判決指出：判斷專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售或者銷售者提供的進(jìn)貨渠道相關(guān)來源信息是否符合要求，可以從三個方面進(jìn)行判斷：首先，來源信息中的產(chǎn)品是否與被訴侵權(quán)產(chǎn)品一致；其次，來源信息反映的產(chǎn)品流通鏈條是否完整；再次，來源信息中的侵權(quán)產(chǎn)品上端經(jīng)營者是否具體明確。

而在實踐中對于在認(rèn)定“合法來源”過程中標(biāo)準(zhǔn)和尺度的把握，最高院在中山市好美電子塑膠制品有限公司訴廣東寶躍星辰光電科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（（2019）最高法知民終76號）中給出了詳細(xì)的分析和指引。

（1）法院應(yīng)當(dāng)對合法來源證據(jù)中交易的相對方、交易的真實性、交易行為相關(guān)證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性、交易行為與侵權(quán)產(chǎn)品的同一性等，進(jìn)行嚴(yán)格審查。這是因為，合法來源抗辯制度在免除了侵權(quán)產(chǎn)品的善意使用者、許諾銷售者或銷售者賠償責(zé)任的同時，還是要保護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)利。（2）通過侵權(quán)人的舉證，權(quán)利人可以繼續(xù)追究供貨方的侵權(quán)責(zé)任，包括查找侵權(quán)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中的其他侵權(quán)產(chǎn)品銷售者，以及追本溯源地找到侵權(quán)產(chǎn)品的源頭即制造者，以利于把所有的侵權(quán)銷售環(huán)節(jié)查清，全面解決侵權(quán)問題，并使權(quán)利人獲得全面賠償。（3）基于此，對于侵權(quán)產(chǎn)品合法來源證據(jù)的審查應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)把握，特別要注重對證據(jù)的真實性、證明力、與侵權(quán)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性、同一性的審查。這里需要明確的是，在審查交易具有相對方的時候，交易的相對方應(yīng)當(dāng)是具體明確的，即權(quán)利人可以通過合法來源抗辯人所明確的交易相對方信息，追溯侵權(quán)產(chǎn)品的來源。這樣的舉證責(zé)任分配及審查，既可以規(guī)范產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的市場秩序，切實維護(hù)權(quán)利人的利益，也可以防止侵權(quán)產(chǎn)品使用者、銷售者與他人串通，以提供虛假合法來源證據(jù)的方式，甚至以提供其他供貨方類似侵權(quán)產(chǎn)品來源虛假證據(jù)的方式，來逃避賠償責(zé)任，從而防止司法裁判結(jié)果的導(dǎo)向作用背離合法來源抗辯制度的目的和功能。

五、主客觀要件的關(guān)系

對于認(rèn)定主觀要件和客觀要件的關(guān)系，也存在不同的觀點。一種觀點認(rèn)為，“合法來源”要件成立可以推定“不知道”要件成立；另一種觀點認(rèn)為，證明其產(chǎn)品有合法來源的，并不等于能夠證明行為人“不知道”該產(chǎn)品系未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造，因為這兩個條件是彼此獨立的，不能將它們混為一談[3]。而在實踐中如何看待兩者的關(guān)系，從最高院近期的以下兩個案例的判決中我們可以找到答案。

最高院在寶蔻（廈門）衛(wèi)浴有限公司訴館陶縣佩龍水暖安裝維修門市侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（（2019）最高法知民終118號）的判決中指出：（1）銷售者合法來源抗辯能否成立，需要同時滿足被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源這一客觀要件和銷售者無主觀過錯這一主觀要件。被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源是指銷售者通過合法的進(jìn)貨渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得所售產(chǎn)品。對于客觀要件，銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)。對于主觀要件，銷售者應(yīng)證明其實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其所售產(chǎn)品系制造者未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出。（2）上述兩個要件相互聯(lián)系。如果該銷售者能夠證明其遵從合法、正常的市場交易規(guī)則，取得所售產(chǎn)品的來源清晰、渠道合法、價格合理，其銷售行為符合誠信原則、合乎交易慣例，則可推定該銷售者實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其所銷售產(chǎn)品系制造者未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，即推定該銷售者無主觀過錯。此時，應(yīng)由權(quán)利人提供相反證據(jù)。在權(quán)利人未進(jìn)一步提供足以推翻上述推定的相反證據(jù)的情況下，應(yīng)認(rèn)定銷售者合法來源抗辯成立。

而最高院在曾軍訴東莞市愛佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（（2020）最高法知民終758號）的判決中也有相同的認(rèn)定。即對此最高院認(rèn)為，主觀要件和客觀要件是相互聯(lián)系的，客觀要件成立可以推定主觀要件成立，此時，應(yīng)由權(quán)利人提供相反證據(jù)。

 注釋：

[1]尹新天.《中國專利法詳解》.知識產(chǎn)權(quán)出版社, 2011年3月第1版: 第七章第七十條

[2]徐惠斌，徐麗娟. ”專利侵權(quán)案件中合法來源抗辯的認(rèn)定問題文獻(xiàn)綜述”. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5Njc5OTk5Nw==&mid=2247484392&idx=3&sn=a5430d1edde2497f90f3493bcbe272c0&chksm=90abde7aa7dc576cd9e2ea0dc96370467297b3fc681f81bb1d24c0d23b6aae4e7db9d629eb64&mpshare=1&scene=1&srcid=1117UJnPgQnciebOgkTyYZlJ&sharer_sharetime=1637203671680&sharer_shareid=fce2898ff9b158162fada6d6fa207c9a&exportkey=AZm1yrseL9r4H2aWWnt1D74%3D&pass_ticket=XiLjB1mCJHjlU8NVilK3Ngl9hmtt8OyA3%2FuNoWdIBz%2FL0WGEHrM%2F8SY4KE9MzueX&wx_header=0#rd

[3]徐惠斌，徐麗娟. ”專利侵權(quán)案件中合法來源抗辯的認(rèn)定問題文獻(xiàn)綜述” https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5Njc5OTk5Nw==&mid=2247484392&idx=3&sn=a5430d1edde2497f90f3493bcbe272c0&chksm=90abde7aa7dc576cd9e2ea0dc96370467297b3fc681f81bb1d24c0d23b6aae4e7db9d629eb64&mpshare=1&scene=1&srcid=1117UJnPgQnciebOgkTyYZlJ&sharer_sharetime=1637203671680&sharer_shareid=fce2898ff9b158162fada6d6fa207c9a&exportkey=AZm1yrseL9r4H2aWWnt1D74%3D&pass_ticket=XiLjB1mCJHjlU8NVilK3Ngl9hmtt8OyA3%2FuNoWdIBz%2FL0WGEHrM%2F8SY4KE9MzueX&wx_header=0#rd

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉靜 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談專利侵權(quán)訴訟中的合法來源抗辯（點擊標(biāo)題查看原文）

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