《商標(biāo)法》第五次修訂草案（征求意見稿）解讀以及未來預(yù)判

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“筆者根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，就國內(nèi)企業(yè)比較關(guān)心、實(shí)踐中常見的惡意注冊、重復(fù)注冊、注而不用三點(diǎn)問題，對(duì)《商標(biāo)法》第五次修訂草案（征求意見稿）進(jìn)行解讀。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

來源：任羽瀟 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

2023年1月13日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了關(guān)于《中華人民共和國商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知。通過閱讀修訂草案（征求意見稿）（以下簡稱草案）能夠發(fā)現(xiàn)，新商標(biāo)法力圖建立“按需申請、適量持有、注重使用、清除閑置”的商標(biāo)注冊和使用秩序，因此在諸多方面有較大調(diào)整。與大多數(shù)企業(yè)密切相關(guān)的主要有三個(gè)方面：惡意注冊、重復(fù)注冊、注而不用。對(duì)此，筆者結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行初步的解讀，并對(duì)未來實(shí)踐進(jìn)行預(yù)判。希望對(duì)商標(biāo)申請人近期的商標(biāo)注冊保護(hù)決策有所啟發(fā)。

一、惡意注冊

草案第二十二條第一項(xiàng)規(guī)定，商標(biāo)申請人不以使用為目的，大量申請商標(biāo)注冊，擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為，構(gòu)成惡意注冊申請。從內(nèi)容上看，這一規(guī)定是對(duì)現(xiàn)行商標(biāo)法第四條第一款“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的修訂。

近期，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)依據(jù)商標(biāo)法第四條第一款規(guī)定，針對(duì)數(shù)量較大的商標(biāo)注冊申請下發(fā)審查意見。內(nèi)容通常是認(rèn)為某一申請人申請了數(shù)量較多的商標(biāo)，涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，要求商標(biāo)申請人就相關(guān)商標(biāo)的實(shí)際使用情況或者真實(shí)使用意圖做出說明并提供必要的證據(jù)。

由此可以看出，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局傾向于將大量申請商標(biāo)的行為認(rèn)定為囤積商標(biāo)，屬于惡意注冊的一種情形。通過下發(fā)審查意見嘗試控制大批量申請商標(biāo)的行為，是為新法的實(shí)施做鋪墊。在新法實(shí)施前，審查意見可能會(huì)常態(tài)化。新法實(shí)施后，由于增加了申請商標(biāo)應(yīng)當(dāng)以“使用或者承諾使用”為基礎(chǔ)的要求，對(duì)申請人起到一定的警示作用，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)此類審查意見可能會(huì)減少。與此同時(shí)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于審查意見的運(yùn)用可能會(huì)更加靈活，在多個(gè)程序中都有可能出現(xiàn)。

對(duì)此，我們向國內(nèi)商標(biāo)申請人提出幾點(diǎn)建議。

1.適當(dāng)控制申請數(shù)量：可以將擬申請注冊的商標(biāo)按照重要程度劃分等級(jí)，根據(jù)等級(jí)控制商標(biāo)的指定類別，通過這種方式的控制商標(biāo)申請的數(shù)量。例如，僅用于試水的產(chǎn)品商標(biāo)可以只申請與業(yè)務(wù)相關(guān)的類別。

2.適當(dāng)控制指定商品：如果商標(biāo)指定商品過于龐雜，難免會(huì)與“使用的承諾”相悖。因此對(duì)于不會(huì)涉及的經(jīng)營領(lǐng)域，在申請商標(biāo)時(shí)不指定相關(guān)的商品和服務(wù)。

3.高度重視商標(biāo)保護(hù)：不必因此強(qiáng)行放棄商標(biāo)保護(hù)的需求。通過馳名商標(biāo)和惡意注冊等方式打擊搶注商標(biāo)，常常會(huì)遇到力所不及的困境，因此防御商標(biāo)恐怕仍然有存在的必要性。企業(yè)在理性注冊的同時(shí)，仍然高度重視商標(biāo)保護(hù)策略。

4.積極應(yīng)對(duì)審查意見：收到審查意見后，要積極、謹(jǐn)慎地應(yīng)對(duì)，展示商標(biāo)注冊申請的誠信和善意。

二、重復(fù)注冊

草案第二十一條規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)不得與申請人在同一種商品上在先申請、已經(jīng)注冊或者在申請日前一年內(nèi)被公告注銷、撤銷、宣告無效的在先商標(biāo)相同。這一規(guī)定，直接影響到企業(yè)的兩個(gè)商標(biāo)保護(hù)策略：接力申請和補(bǔ)位申請。

1、接力申請

根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法第四十九條規(guī)定，注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。為了確保注冊后未使用的商標(biāo)不被他人撤銷，很多企業(yè)選擇將這些商標(biāo)每三年重復(fù)申請一次。這種行為導(dǎo)致了審查資源的浪費(fèi)，今后將被禁止。

2、補(bǔ)位申請

實(shí)踐中，商標(biāo)申請人為等待關(guān)聯(lián)案件的結(jié)果，會(huì)多次重復(fù)申請相同商標(biāo)。例如駁回復(fù)審案件，申請人為了等待引證商標(biāo)的撤銷結(jié)果，常常采用這種策略。由于程序銜接不順暢，大多數(shù)申請人是不得已而為之。

草案規(guī)定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)?shù)却P(guān)聯(lián)案件的結(jié)果，因此這種策略今后將沒有存在的必要。這項(xiàng)規(guī)定對(duì)于申請人不僅不會(huì)有不利影響，相反還有助于降低商標(biāo)注冊成本。

三、注而不用

草案第五條規(guī)定，自然人、法人或者非法人組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對(duì)在其商品或者服務(wù)上使用或者承諾使用的商標(biāo)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門申請商標(biāo)注冊。這項(xiàng)規(guī)定將“使用或者承諾使用”作為商標(biāo)合法注冊的基礎(chǔ)。

此外，草案第六十一條，商標(biāo)注冊人應(yīng)當(dāng)自商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之日起每滿五年之后的十二個(gè)月內(nèi)，向國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門說明該商標(biāo)在核定商品上的使用情況或者不使用的正當(dāng)理由。商標(biāo)注冊人可以對(duì)上述期限內(nèi)的多件商標(biāo)的使用情況集中作出說明。期滿未說明的，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門通知商標(biāo)注冊人，商標(biāo)注冊人自收到通知之日起六個(gè)月內(nèi)仍未說明的，視為放棄該注冊商標(biāo)，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門注銷該注冊商標(biāo)。國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)說明的真實(shí)性進(jìn)行隨機(jī)抽查，必要時(shí)可以要求商標(biāo)注冊人補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)或者委托地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門進(jìn)行核查。經(jīng)抽查說明不真實(shí)的，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門撤銷該注冊商標(biāo)。這項(xiàng)規(guī)定是對(duì)現(xiàn)行商標(biāo)法極大的修改，強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)的使用，對(duì)商標(biāo)申請人、注冊人的使用義務(wù)提出了較高的要求。

關(guān)于未來實(shí)踐，我們認(rèn)為申請時(shí)的使用承諾將僅作為一個(gè)形式要件，不會(huì)進(jìn)行較高標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)質(zhì)要求。而對(duì)于注冊后的使用說明，可能有不同的做法。

提交使用說明的時(shí)間，可能是在規(guī)定日期或者新法實(shí)施之后注冊的商標(biāo)，注冊后每滿5年提交一次；針對(duì)規(guī)定日期或者新法實(shí)施之前注冊的商標(biāo)，首次應(yīng)當(dāng)在續(xù)展時(shí)提交說明，此后每滿5年提交一次。

使用說明所針對(duì)的商品和服務(wù)，國外類似實(shí)踐通常有兩種做法。一種是從嚴(yán)，要求商標(biāo)注冊人承諾商標(biāo)在所有核定使用商品或服務(wù)項(xiàng)目上均有使用，未使用的商品和服務(wù)應(yīng)當(dāng)刪除。如果做出虛假承諾、或者經(jīng)抽查后發(fā)現(xiàn)存在虛假承諾的情況，將導(dǎo)致注冊商標(biāo)全部或部分被撤銷。另一種是從寬，注冊商標(biāo)在部分商品或服務(wù)上的使用可以維持商標(biāo)在所有核定使用項(xiàng)目上的注冊。

說明的形式，國外類似實(shí)踐通常有兩種做法。一種是從嚴(yán)，商標(biāo)注冊人需要簽署聲明書，同時(shí)提交使用證據(jù)，如合同、發(fā)票、產(chǎn)品實(shí)物照片等。另一種是從寬，商標(biāo)注冊人只需要簡單說明使用情況，不需要提供使用證據(jù)，也不需要簽署文件。

根據(jù)草案“不增加商標(biāo)注冊人過多負(fù)擔(dān)”的精神，預(yù)計(jì)我國在實(shí)際執(zhí)行時(shí)會(huì)采取從寬的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言，申請商標(biāo)具有較高的誠信度，未來受到的消極影響比較小。

實(shí)踐中，絕大多數(shù)企業(yè)申請商標(biāo)的行為是符合誠信和善意標(biāo)準(zhǔn)的，并不屬于草案著重打擊的范圍，未來受新商標(biāo)法負(fù)面影響的概率比較小。企業(yè)只需根據(jù)法律規(guī)定履行相應(yīng)的義務(wù)即可。

以上是筆者根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，就國內(nèi)企業(yè)比較關(guān)心、實(shí)踐中常見的三點(diǎn)問題，對(duì)草案進(jìn)行的解讀，以及對(duì)未來實(shí)踐的推測，屬于一家之言，僅供企業(yè)參考。

（原標(biāo)題：《商標(biāo)法》第五次修訂草案（征求意見稿）解讀以及未來預(yù)判）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：任羽瀟 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《商標(biāo)法》第五次修訂草案（征求意見稿）解讀以及未來預(yù)判（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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