結(jié)合案例淺析馳名商標(biāo)認(rèn)定要點(diǎn)及互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)

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“本文通過兩個(gè)案例，探討馳名商標(biāo)認(rèn)定中關(guān)于提供證據(jù)的要點(diǎn)及在互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李琳

馳名商標(biāo)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域重要的法律概念。馳名商標(biāo)保護(hù)是《商標(biāo)法》的重要內(nèi)容之一，即從保護(hù)馳名商標(biāo)持有人利益、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)及消費(fèi)者權(quán)益出發(fā)，對(duì)可能利用馳名商標(biāo)的知名度和聲譽(yù)，造成市場(chǎng)混淆或者公眾誤認(rèn)，對(duì)致使馳名商標(biāo)持有人的利益可能受到損害的商標(biāo)注冊(cè)行為予以禁止，從而為馳名商標(biāo)提供相對(duì)于普通商標(biāo)更為有力的法律保護(hù)。

【相關(guān)依據(jù)】

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十三條規(guī)定：“當(dāng)事人依據(jù)商標(biāo)法第十三條第三款主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成對(duì)其已注冊(cè)的馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯而不應(yīng)予以注冊(cè)或者應(yīng)予無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)綜合考慮如下因素，以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用是否足以使相關(guān)公眾認(rèn)為其與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而誤導(dǎo)公眾，致使馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害：（一）引證商標(biāo)的顯著性和知名程度；（二）商標(biāo)標(biāo)志是否足夠近似；（三）指定使用的商品情況；（四）相關(guān)公眾的重合程度及注意程度；（五）與引證商標(biāo)近似的標(biāo)志被其他市場(chǎng)主體合法使用的情況或者其他相關(guān)因素?！?br/>

《商標(biāo)審查審理指南（2021）》第十章 復(fù)制、幕仿或者翻譯他人馳名商標(biāo)的審查審理5.4 認(rèn)定馳名的其他證據(jù)要求：（3） 上述證據(jù)原則上以系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前的證據(jù)為限，該商標(biāo)為未注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供證明其持續(xù)使用時(shí)間不少于五年的證據(jù)材料;該商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供證明其注冊(cè)時(shí)間不少于三年或者持續(xù)使用時(shí)間不少于五年的材料。

在實(shí)務(wù)中，若想獲得馳名跨類保護(hù)，應(yīng)在商標(biāo)近似、商品關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)為基礎(chǔ)上，提供大量證據(jù)證明，引證商標(biāo)已構(gòu)成事實(shí)馳名狀態(tài)，訴爭(zhēng)商標(biāo)的存在極有可能致使引證商標(biāo)利益受損，本文意圖通過下述案例，探討馳名商標(biāo)認(rèn)定中關(guān)于提供證據(jù)的要點(diǎn)及在互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)。

【案例一】資生堂VS資生堂石膏（[2021]京行終3916號(hào)）——此前認(rèn)定馳名記錄不能作為唯一證據(jù)遞交，證據(jù)仍應(yīng)以銷售、宣傳、榮譽(yù)等原始證據(jù)為主。

在一審法院審理階段，株式會(huì)社資生堂僅提交了2009年認(rèn)定“資生堂”商標(biāo)為馳名商標(biāo)的（2009）商標(biāo)異字第5655號(hào)異議裁定書以及商標(biāo)局2009年4月在商標(biāo)異議案件中認(rèn)定的22件馳名商標(biāo)及部分異議階段認(rèn)定“資生堂”構(gòu)成馳名的異議裁定書，并未提交證據(jù)對(duì)引證商標(biāo)達(dá)到馳名狀態(tài)進(jìn)行舉證，故原審法院認(rèn)為，在案證據(jù)尚不足以證明株式會(huì)社資生堂的引證商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前的知名度已經(jīng)達(dá)到了馳名商標(biāo)的程度。

后株式會(huì)社資生堂在二審中遞交中國國內(nèi)的銷售額、納稅額及廣告費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、在中國報(bào)刊、雜志上刊登的廣告、世界品牌500強(qiáng)排名資料等材料，意圖證明株式會(huì)社資生堂的引證商標(biāo)早在1980年即在化妝品上核準(zhǔn)注冊(cè)，在世界范圍內(nèi)具有較高的知名度，并獲得二審法院的認(rèn)可。

另外，二審法院認(rèn)定，引證商標(biāo)“資生堂”文字組合本身無特定含義，具有較強(qiáng)的固有顯著性，訴爭(zhēng)商標(biāo)完整包含引證商標(biāo)，已構(gòu)成對(duì)引證商標(biāo)的復(fù)制、摹仿。爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的商品，雖與引證商標(biāo)賴以馳名的“化妝品”商品存在差異，但二者顯著識(shí)別部分相同，相關(guān)公眾容易認(rèn)為二者具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，進(jìn)而減弱引證商標(biāo)的顯著性或者不正當(dāng)?shù)乩闷涫袌?chǎng)聲譽(yù)，致使引證商標(biāo)利益受損。

因此，最終在二審階段認(rèn)定引證商標(biāo)構(gòu)成馳名狀態(tài)，株式會(huì)社資生堂獲得法院支持。從本案可以看出，在馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件中，不可將目光局限于此前認(rèn)定馳名的記錄，仍需提供大量銷售、廣告宣傳、榮譽(yù)等證據(jù)證明引證商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已在中國進(jìn)行了長(zhǎng)期、廣泛和大量地使用和宣傳，銷售業(yè)績(jī)?cè)诒拘袠I(yè)內(nèi)較為突出、獲得榮譽(yù)較多、在中國相關(guān)公眾中廣為知曉、具有較高知名度。

【案例二】bilibiliVS嗶哩嗶哩BILIBILI（[2022]京行終2944號(hào)）——馳名狀態(tài)在互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)

在一審法院審理階段，幻電公司遞交了諸多證據(jù)，但均未獲得法院支持：公司基本信息、股權(quán)架構(gòu)、融資情況、公司年報(bào)等證據(jù)，法院認(rèn)定與引證商標(biāo)是否馳名并無關(guān)聯(lián)；互聯(lián)網(wǎng)年報(bào)、廣告宣傳、投放材料、媒體報(bào)道材料、公司獲獎(jiǎng)情況雖然可證明引證商標(biāo)“bilibili”及其對(duì)應(yīng)中文表達(dá)“嗶哩嗶哩”與B站、bilibili.com（嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng)，下簡(jiǎn)稱B站）及手機(jī)客戶端之間已經(jīng)形成穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，但不足以證明引證商標(biāo)在其核定使用的培訓(xùn)等服務(wù)上具有了較高的知名度；“入站必刷”視頻、播放量最高博主截圖、B站運(yùn)營游戲情況、冠名活動(dòng)及參加動(dòng)漫展會(huì)等證據(jù)，與核定使用的服務(wù)類別存在區(qū)別，不足以證明引證商標(biāo)構(gòu)成馳名。

在二審法院審理階段，幻電公司繼續(xù)提交了大量的證據(jù)，主要是財(cái)報(bào)報(bào)道、業(yè)績(jī)報(bào)告、營銷成功案件、國圖出具的檢索報(bào)告、合作宣傳協(xié)議、相關(guān)視頻播放量、“bilibili”的網(wǎng)絡(luò)檢索結(jié)果、國知局檢索結(jié)果及域名證書。

二審法院認(rèn)定，幻電公司運(yùn)營的B站作為在線視頻分享網(wǎng)站，用戶數(shù)量龐大、活躍用戶數(shù)量大，其APP曾被評(píng)為十大受歡迎的應(yīng)用程序?；秒姽具\(yùn)營的B站除提供用戶上傳的視頻之外，還通過獲得授權(quán)播放諸多動(dòng)漫作品、紀(jì)錄片、電影、電視劇等，同時(shí)幻電公司也制作或聯(lián)合制作動(dòng)漫作品、綜藝節(jié)目、紀(jì)錄片等，且播放量大，其中幻電公司自2010年推出“拜年祭”節(jié)目，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前累計(jì)播放量大，諸多報(bào)紙媒體對(duì)“拜年祭”節(jié)目進(jìn)行了報(bào)道。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具有傳播速度快、傳播范圍廣、內(nèi)容靈活豐富等特點(diǎn)，引證商標(biāo)作為B站標(biāo)識(shí)，經(jīng)過持續(xù)使用和廣泛宣傳推廣，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，在“提供在線電子出版物(非下載)；廣播和電視節(jié)目制作”服務(wù)上為相關(guān)公眾廣為知曉，構(gòu)成馳名商標(biāo)。

此外，需要說明的是，引證商標(biāo)雖于2015年10月28日獲準(zhǔn)注冊(cè)，但二審中查明，幻電公司于2010年將其運(yùn)營網(wǎng)站更名為“bilibili”，即指訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，幻電公司已持續(xù)使用“bilibili”標(biāo)識(shí)長(zhǎng)達(dá)7年之久。

二審法院認(rèn)定，引證商標(biāo)“bilibili”顯著性較強(qiáng)，且相關(guān)公眾多將其與中文“嗶哩嗶哩”相對(duì)應(yīng)，訴爭(zhēng)商標(biāo)完整引證商標(biāo)，已構(gòu)成對(duì)引證商標(biāo)的復(fù)制、摹仿。

雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的“天然增甜劑；烹飪用葡萄糖”等商品與引證商標(biāo)賴以馳名的“提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節(jié)目制作”服務(wù)不屬于類似商品和服務(wù)，但在消費(fèi)群體、銷售渠道、宣傳方式等方面存在較大交叉重合。當(dāng)相關(guān)公眾接觸訴爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)，容易聯(lián)想到幻電公司的馳名引證商標(biāo)，基于此種聯(lián)想，相關(guān)公眾可能會(huì)誤認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與幻電公司的馳名引證商標(biāo)存在某種特定聯(lián)系，誤認(rèn)為使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的商品系幻電公司推出的衍生商品，或者系與幻電公司聯(lián)合推出的聯(lián)名商品，從而容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。即便部分相關(guān)公眾不會(huì)對(duì)商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，但相關(guān)公眾的前述聯(lián)想，亦會(huì)割裂引證商標(biāo)與幻電公司提供賴以馳名的服務(wù)之間的固有聯(lián)系，從而導(dǎo)致減弱幻電公司馳名引證商標(biāo)顯著性的損害后果，損害幻電公司的合法權(quán)益。

因此，最終在二審階段認(rèn)定引證商標(biāo)構(gòu)成馳名狀態(tài)，幻電公司獲得法院支持。從本案可以看出，在馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件中，基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，且傳播范圍廣、受眾范圍龐大、內(nèi)容十分靈活的背景，強(qiáng)調(diào)“商標(biāo)使用”（引證商標(biāo)注冊(cè)日與訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日僅有兩年之差但實(shí)際使用年限較久），對(duì)于引證商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間與具體年限較為靈活，重點(diǎn)考慮了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的知名度與對(duì)受眾的影響。

（原標(biāo)題：結(jié)合案例淺析馳名商標(biāo)認(rèn)定要點(diǎn)及互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李琳

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：結(jié)合案例淺析馳名商標(biāo)認(rèn)定要點(diǎn)及互聯(lián)網(wǎng)背景下的認(rèn)定趨勢(shì)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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