權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定 │ 附判決全文

納暮4個(gè)月前

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“上訴人某股份有限公司與被上訴人中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案?！?br/>

權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定

——（2021）最高法知行終44號(hào)

裁判要旨

1.放棄式修改一般是指修改權(quán)利要求時(shí)引入否定性技術(shù)特征，將特定保護(hù)對(duì)象從原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中予以排除，以此限縮原專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍；通常僅適用于專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)而喪失新穎性，或者因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而喪失新穎性，或者基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題等有限的特定情形。

2.放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。具體判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮原權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容、放棄保護(hù)的內(nèi)容、放棄式修改后保留的內(nèi)容以及三者關(guān)系等；如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定修改后保留的內(nèi)容在原權(quán)利要求書(shū)或者說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，則該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。

關(guān)鍵詞

行政發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審權(quán)利要求放棄式修改專利法第三十三條

基本案情

瑞士某公司系申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)的專利申請(qǐng)人。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定，以瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求的修改屬于放棄式修改，而修改后的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性為由，認(rèn)定瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，故維持原駁回決定；瑞士某公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568號(hào)行政判決：駁回瑞士某公司的訴訟請(qǐng)求。

瑞士某公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行終44號(hào)行政判決：一、撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7568號(hào)行政判決；二、撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定；三、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就瑞士某公司針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)岢龅膹?fù)審請(qǐng)求重新作出審查決定。

裁判意見(jiàn)

法院生效裁判認(rèn)為，第一，關(guān)于專利申請(qǐng)文件修改的一般要求。專利法第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”

原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容考慮；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)綜合原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)可以直接、明確確定的內(nèi)容。

與上述內(nèi)容相比，如果修改后的專利申請(qǐng)文件引入新的技術(shù)內(nèi)容，則應(yīng)認(rèn)定對(duì)該專利申請(qǐng)文件的修改超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，這種修改是不允許的。

第二，關(guān)于放棄式修改的內(nèi)涵與要求。所謂放棄式修改一般是指修改權(quán)利要求時(shí)引入否定性技術(shù)特征，將特定保護(hù)對(duì)象從原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中予以排除，以此限縮原專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

放棄式修改所排除保護(hù)的內(nèi)容可能在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中并未直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，因此該修改方式可能引入新的技術(shù)內(nèi)容，與專利法第三十三條關(guān)于“對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍”的規(guī)定不盡相符。但如果放棄式修改后保留的保護(hù)對(duì)象在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中已經(jīng)直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，則基于公平保護(hù)專利權(quán)人利益的考慮得以允許。

因此，對(duì)于放棄式修改應(yīng)該嚴(yán)格審查，通常僅適用于有限的特定情形：例如專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)而喪失新穎性；因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而喪失新穎性；或者基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題等。除滿足上述形式要求和特定情形外，放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。為此，還應(yīng)綜合考慮原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容、放棄保護(hù)的內(nèi)容以及放棄式修改后保留的內(nèi)容以及三者關(guān)系等確定是否應(yīng)予準(zhǔn)許。

在滿足上述形式要求和特定情形條件后，綜合考慮上述因素，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定修改后保留的內(nèi)容在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中已經(jīng)直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，則修改沒(méi)有違反專利法第三十三條的規(guī)定，應(yīng)予接受。

第三，被訴決定關(guān)于放棄式修改的審查邏輯值得商榷。被訴決定認(rèn)為，“如果鑒于對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容影響發(fā)明的創(chuàng)造性，而采用具體‘放棄’的方式，從原保護(hù)范圍中排除對(duì)比文件所公開(kāi)的特征，使得要求保護(hù)的技術(shù)方案的保護(hù)范圍從整體上看來(lái)明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，因此如果不能夠根據(jù)原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容證明該特征取被‘放棄’后的范圍時(shí)，本發(fā)明具備創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許”。

可見(jiàn)，被訴決定的審查邏輯是，先認(rèn)定放棄式修改超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，再根據(jù)該修改能否使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性決定應(yīng)否予以接受；如果該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，則修改可以接受，反之則不予接受。這一邏輯似難以自洽，如果放棄式修改已被認(rèn)定超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，則不應(yīng)予以接受，即便該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，亦無(wú)法挽救其修改超范圍的缺陷。

因此，被訴決定應(yīng)先判斷放棄式修改是否超范圍以及應(yīng)否予以接受，認(rèn)定不超范圍且應(yīng)予接受后再審查修改后的權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相反。

第四，關(guān)于本案中瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求1的修改是否屬于放棄式修改以及應(yīng)否接受。本案中，瑞士某公司在復(fù)審程序中修改權(quán)利要求1，進(jìn)一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，此種修改方式并非對(duì)權(quán)利要求1所涵蓋的特定保護(hù)對(duì)象的排除，而是對(duì)于權(quán)利要求1整體技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，不符合放棄式修改的形式要求。

同時(shí)，該修改亦非出于專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)或者因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而恢復(fù)新穎性所需，更非基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題所需，不符合放棄式修改的特定情形要求。被訴決定不應(yīng)接受并評(píng)述瑞士某公司所謂的“放棄式修改”請(qǐng)求，而應(yīng)當(dāng)針對(duì)駁回決定所依據(jù)的文本進(jìn)行審查。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款、第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款、第33條）

一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7568號(hào)行政判決（2020年8月26日）

二審：最高人民法院（2021）最高法知行終44號(hào)行政判決（2023年11月29日）

附：判決書(shū)全文

某股份有限公司、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局行政二審行政判決書(shū)

中華人民共和國(guó)最高人民法院

行政判決書(shū)

（2021）最高法知行終44號(hào)

上訴人（一審原告、專利申請(qǐng)人）：某股份有限公司。住所地：瑞士聯(lián)邦。
代表人：尼某，授權(quán)簽字人。
代表人：簡(jiǎn)某，授權(quán)簽字人。
委托訴訟代理人：彭飛，北京市中咨律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：唐秀玲，北京市中咨律師事務(wù)所專利代理師。

被上訴人（一審被告）：中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。
法定代表人：申長(zhǎng)雨，該局局長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：焦磊，該局審查員。
委托訴訟代理人：史晶，該局審查員。

上訴人某股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱某股份公司）與被上訴人中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案，涉及專利申請(qǐng)人為某股份公司、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱本申請(qǐng)）。原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）作出第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），維持其2017年9月6日作出的駁回本申請(qǐng)的決定；某股份公司不服，向中華人民共和國(guó)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下稱一審法院）提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。一審法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568號(hào)行政判決，判決駁回某股份公司的訴訟請(qǐng)求；某股份公司不服，向本院提起上訴。本院于2021年1月11日立案后，依法組成合議庭，并于2021年2月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上訴人某股份公司委托訴訟代理人彭飛、唐秀玲和被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局委托訴訟代理人焦磊、史晶到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本案基本事實(shí)如下：本申請(qǐng)系名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”、申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2的發(fā)明專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人為某股份公司，申請(qǐng)日為2014年5月5日，優(yōu)先權(quán)日為2013年5月3日。作為本案審查基礎(chǔ)的權(quán)利要求為某股份公司于2017年12月18日修改的權(quán)利要求：

“1.制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其特征在于它包括一系列步驟，在于：
產(chǎn)生包含以下組分的第一混合物：

●氧化鋯粉末，
●3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含單獨(dú)或組合的氧化釔、氧化鎂和氧化鈣的氧化物組，
●0.1％至5重量％的至少一種預(yù)期產(chǎn)生玻璃相且選自包含單獨(dú)或組合的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔的組的元素，
●1％至6重量％的氧化鈰粉末，
其中第一混合物不包含氧化銅粉末；
產(chǎn)生包含所述第一混合物和粘合劑的第二混合物，
通過(guò)將所述第二混合物造粒而產(chǎn)生粒狀混合物；
通過(guò)賦予第二粒狀混合物所需制品的形狀而形成生坯；
在1250-1500℃的溫度下空氣燒結(jié)至少30分鐘，和
將所需制品在還原氣氛中在700℃至1350℃的溫度下退火30分鐘至20小時(shí)，和
將所述燒結(jié)生坯拋光。

2.根據(jù)權(quán)利要求1的方法，其中第一混合物包含0.1％至1重量％的預(yù)期形成玻璃相的粉末。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其中預(yù)期形成玻璃相的粉末包含以重量計(jì)遞減次序的量的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔。

4.根據(jù)權(quán)利要求3的方法，其中二氧化硅、氧化鋁和氧化鋰的以重量計(jì)遞減次序的量分別為47％、40％和13％。

5.根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其特征在于第一混合物包含1-6％，優(yōu)選4-5重量％的氧化鈰粉末。

6.根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其特征在于穩(wěn)定劑為氧化釔。

7.根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其特征在于退火溫度為700-1350℃且還原氣氛具有10-6至10-1大氣壓的氧分壓。

8.根據(jù)權(quán)利要求1-7中任一項(xiàng)所述方法得到的裝飾性鮮橙色氧化鋯基制品，其特征在于制品由燒結(jié)部件形成，所述燒結(jié)部件由模制部件制成，所述模制部件基本包含氧化鋯基體，3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含氧化釔、氧化鎂、氧化鈰和氧化鈣及其混合物的氧化物組，0.1％至5重量％的玻璃相，所述玻璃相包含二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔及其混合物，和1％至6重量％的氧化鈰?！?br/>
修改前的權(quán)利要求1為：

“1.制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其特征在于它包括一系列步驟，在于：
產(chǎn)生包含以下組分的第一混合物：
●氧化鋯粉末，
●3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含單獨(dú)或組合的氧化釔、氧化鎂和氧化鈣的氧化物組，
●0.1％至5重量％的至少一種預(yù)期產(chǎn)生玻璃相且選自包含單獨(dú)或組合的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔的組的元素，
●1％至6重量％的氧化鈰粉末；
產(chǎn)生包含所述第一混合物和粘合劑的第二混合物，
通過(guò)將所述第二混合物造粒而產(chǎn)生粒狀混合物；
通過(guò)賦予第二粒狀混合物所需制品的形狀而形成生坯；
在1250-1500℃的溫度下空氣燒結(jié)至少30分鐘，和
將所需制品在還原氣氛中在700℃至1350℃的溫度下退火30分鐘至20小時(shí)，和
將所述燒結(jié)生坯拋光?！?br/>
2017年9月6日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)其原審查部門(mén)審查，決定駁回本申請(qǐng)。主要理由包括：權(quán)利要求1-8不具備創(chuàng)造性。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門(mén)引用了如下證據(jù)：對(duì)比文件1：公開(kāi)日為2000年1月19日，授權(quán)公告號(hào)為CN1241551A的發(fā)明專利；其公開(kāi)了一種桔/紅色氧化鋯制品的生產(chǎn)方法，包括以下連續(xù)步驟：形成包括氧化鋯粉末、3-20重量％穩(wěn)定劑(選自于氧化釔、氧化鎂、氧化鈰和氧化鈣的氧化物)、0.1-5重量％用于形成玻璃相的粉末(包括氧化硅、氧化鋁和氧化釔)、0.01-10重量％氧化銅粉末的第一混合物；形成包括所說(shuō)的第一混合物和粘合劑的第二混合物；粉碎所說(shuō)的第二混合物，從而形成顆?；幕旌衔?；使所說(shuō)的?；诙旌衔锞哂兴柚破返男螤顝亩纬缮?；在大氣氣氛中，在1350-1500℃的溫度下燒結(jié)至少30分鐘；在氧分壓為10-6-10-2大氣壓的惰性氣氛或還原氣氛中，在700-1350℃溫度下對(duì)所需制品退火30分鐘-20小時(shí)；拋光所說(shuō)的燒結(jié)制品。也涉及一種特別是按上述方法獲得的桔/紅色氧化鋯裝飾制品，其由來(lái)自于成型體的燒結(jié)體形成。

針對(duì)某股份公司提出的復(fù)審請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)引用了如下證據(jù)：公知常識(shí)性證據(jù)：《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》，張某某、徐某編著，中國(guó)輕工業(yè)出版社1999年9月出版，第514-521頁(yè)；其公開(kāi)了鈰鹽是一種常用的陶瓷顏料用原料，其三價(jià)鹽無(wú)色，四價(jià)鹽為橙色。

2019年2月21日，專利復(fù)審委員會(huì)作出被訴決定認(rèn)為：本申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，區(qū)別技術(shù)特征在于本申請(qǐng)權(quán)利要求1不含氧化銅粉末，但包含1%-6重量%的氧化鈰粉末。本申請(qǐng)復(fù)審請(qǐng)求時(shí)修改了權(quán)利要求1，針對(duì)駁回決定引用的影響權(quán)利要求1創(chuàng)造性的對(duì)比文件1，進(jìn)一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，屬于放棄式修改。合議組經(jīng)審查后認(rèn)為，由于修改后的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1仍不具備創(chuàng)造性，因此上述修改超范圍。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局據(jù)此認(rèn)定：維持國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年9月6日對(duì)本申請(qǐng)作出的駁回決定。

某股份公司不服，于2019年6月25日向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求：撤銷被訴決定，判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。事實(shí)和理由為：（一）權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具備創(chuàng)造性。1.《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》僅公開(kāi)了鈰鹽作為陶瓷顏料用原料，并沒(méi)有公開(kāi)氧化鈰作為陶瓷顏料用原料。2.該文獻(xiàn)記載的是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出同一種元素的氧化物和鹽均可以作為陶瓷顏料用原料，并據(jù)此認(rèn)定鈰的氧化物必然可以用作陶瓷顏料用原料。3.對(duì)比文件1的顯色工藝和顯色情況僅僅是描述Cu的，不能認(rèn)定鈰也一定能夠應(yīng)用這種同樣或類似工藝并呈現(xiàn)同樣或類似顯色情況，對(duì)比文件1對(duì)于氧化鈰的公開(kāi)和教導(dǎo)是作為穩(wěn)定劑，沒(méi)有公開(kāi)和教導(dǎo)可以使用氧化鈰代替氧化銅，或氧化鈰使用與氧化銅同樣或類似的燒結(jié)和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅同樣或類似的顯色情況。（二）在獨(dú)立權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的前提下，其從屬權(quán)利要求2-8也具備創(chuàng)造性。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辯稱：被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求駁回某股份公司的訴訟請(qǐng)求。1.陶瓷顏料用原料的物質(zhì)來(lái)源通常即包括鹽或氧化物的形式，本領(lǐng)域技術(shù)人員選擇氧化鈰作為橙色顏料是通過(guò)合乎邏輯的分析、推理后能夠得到的。2.本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合乎邏輯的分析、推理后完全可以預(yù)期該退火工藝能夠適用于以鈰為陶瓷顏料的技術(shù)方案并可預(yù)期其技術(shù)效果。3.權(quán)利要求2-8是否具備創(chuàng)造性不屬于本案審理范圍。

一審法院經(jīng)審理基本認(rèn)定了上述事實(shí)。

一審法院認(rèn)為：本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于本申請(qǐng)權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性。

某股份公司認(rèn)為，公知常識(shí)性證據(jù)僅公開(kāi)了鈰鹽作為陶瓷顏料用原料，并沒(méi)有公開(kāi)氧化鈰作為陶瓷顏料用原料，并且該文獻(xiàn)記載的是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出同一種元素的氧化物和鹽均可以作為陶瓷顏料用原料；對(duì)比文件1對(duì)于氧化鈰的公開(kāi)和教導(dǎo)是作為穩(wěn)定劑，沒(méi)有公開(kāi)和教導(dǎo)可以使用氧化鈰代替氧化銅；本申請(qǐng)?jiān)跓Y(jié)步驟之后得到的是象牙白色，由于三價(jià)鹽為無(wú)色，四價(jià)鹽為橙色，退火處理后由于將部分四價(jià)鈰鹽還原成三價(jià)鈰鹽，因此，制品的顏色將會(huì)變淺，而實(shí)際上退火之后制品由象牙白色變成鮮橙色。

對(duì)此，一審法院認(rèn)為，首先，本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中記載,通過(guò)將氧化鈰粉末結(jié)合到待燒結(jié)混合物中而降低燒結(jié)溫度,且氧化鈰還充當(dāng)賦予制品所需的橙色的決定元素之一，而對(duì)比文件1說(shuō)明書(shū)第2頁(yè)第5段同樣記載了“通過(guò)在待燒結(jié)的混合物中加入氧化銅粉末，本發(fā)明方法可降低燒結(jié)溫度。氧化銅也用作決定制品所需的桔紅色著色的元素之一”。在燒結(jié)溫度方面，本申請(qǐng)限定的燒結(jié)溫度1250-1500℃與對(duì)比文件1限定的燒結(jié)溫度1350-1500℃重疊且最高溫是一致的。此外，橙色又稱桔色，是指可見(jiàn)光波長(zhǎng)約為590-610nm的部分。因此,根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)所達(dá)到的技術(shù)效果可以確定，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種使氧化鋯基制品顯鮮橙色的替代的著色顏料。

其次，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征，對(duì)比文件1教導(dǎo)了在氧化鋯基中添加穩(wěn)定劑、玻璃相成分、氧化銅著色劑，經(jīng)造粒、形成生坯、高溫?zé)Y(jié)、退火處理、拋光得到一種具有強(qiáng)烈的光澤或亮度并適合于制備裝飾制品例如表殼的構(gòu)成部件的桔/紅色氧化鋯制品。因此，在對(duì)比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期，每替換一種著色劑就能得到一種新的氧化鋯制品，該制品最終的顏色是采用該方法帶來(lái)的必然結(jié)果，這不需要付出任何創(chuàng)造性勞動(dòng)。而氧化鈰是本領(lǐng)域公知的用于陶瓷領(lǐng)域的顏料，根據(jù)本案公知常識(shí)性證據(jù)第514-517頁(yè)的記載，目前大部分陶瓷顏料用原料都采用工業(yè)純、化學(xué)純的化工原料，這些色劑原料分為色基、載色體和礦化劑，色基即呈色原料，包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時(shí)也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等，并進(jìn)一步公開(kāi)了陶瓷顏料可以為鈰。由于氧化物和鹽均為常見(jiàn)的引入發(fā)色基團(tuán)的載體，本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的嘗試能夠想到采用鈰的氧化物形式作為陶瓷顏料來(lái)替代對(duì)比文件1的氧化銅從而得到權(quán)利要求1的氧化鋯制品，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

最后，對(duì)于制品顯現(xiàn)的鮮橙色，一方面是方法帶來(lái)的必然結(jié)果，一旦本領(lǐng)域技術(shù)人員選擇氧化鈰作為陶瓷顏料替換氧化銅則必然得到本申請(qǐng)的鮮橙色；另一方面，對(duì)比文件1教導(dǎo)了通過(guò)退火處理可以將具有變價(jià)的+2銅還原為多種價(jià)態(tài)的銅混合物從而得到不同顏色的制品。對(duì)比文件1說(shuō)明書(shū)第2頁(yè)第6段明確記載了，在CuO存在下燒結(jié)的制品顏色由于CuO以+2氧化態(tài)聚集在顆粒邊緣而呈綠色，隨后，在退火步驟將所存在的CuO(+2氧化態(tài))還原為Cu2O(+1氧化態(tài))或甚至將一部分Cu2O還原為凝膠態(tài)銅金屬(0氧化態(tài))，由于在顆粒邊緣存在一定數(shù)量的氧化態(tài)各自為+2、+1、0的銅，其作用使得制品具有在桔黃色到紅色或棗紅色范圍內(nèi)的顏色。因此，對(duì)比文件1教導(dǎo)了通過(guò)退火處理而得到不同顏色制品的方法，而鈰具有+3價(jià)和+4價(jià)，氧化鈰（+4價(jià)）為淡黃色，三氧化二鈰（+3價(jià)）為金黃色，是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的。因此，在對(duì)比文件1公開(kāi)的方案中將著色劑替換為氧化鈰并燒結(jié)得到象牙白色的制品，并進(jìn)一步退火處理從而得到由多價(jià)態(tài)鈰混合物呈現(xiàn)的鮮橙色制品是可以預(yù)期的。在對(duì)比文件1已經(jīng)公開(kāi)了這種控制顏料顯色的工藝的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到選擇已知顯橙色的陶瓷顏料用原料，并運(yùn)用現(xiàn)有控制顏料顯色工藝對(duì)其進(jìn)行加工，從而得到權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案。

綜上所述，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識(shí)從而得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的，因而本申請(qǐng)權(quán)利要求1不具備《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱專利法）第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

在此基礎(chǔ)上，某股份公司對(duì)權(quán)利要求1的修改屬于排除原始申請(qǐng)文件中沒(méi)有公開(kāi)的技術(shù)特征來(lái)限制權(quán)利要求的保護(hù)范圍的情形，屬于放棄式修改，不符合專利法第三十三條的規(guī)定，某股份公司在一審?fù)徶幸嗝鞔_表示認(rèn)可被訴決定中關(guān)于放棄式修改規(guī)則的論述。因此，被訴決定的相關(guān)論述并無(wú)不當(dāng)。

此外，被訴決定以權(quán)利要求1修改超范圍為由駁回本申請(qǐng)，因此權(quán)利要求2-8是否具備創(chuàng)造性不屬于本案審理范圍，一審法院不予贅述。

一審法院依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：“駁回原告某股份有限公司的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)100元，由原告某股份有限公司負(fù)擔(dān)。”

某股份公司不服一審判決，向本院提起上訴，請(qǐng)求：1.撤銷一審判決；2.撤銷被訴決定并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。事實(shí)和理由為：本申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具備創(chuàng)造性，某股份公司于2017年12月18日對(duì)權(quán)利要求1的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。1.被訴決定使用《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》作為公知常識(shí)性證據(jù)，程序錯(cuò)誤，該文獻(xiàn)不屬于公知常識(shí)性證據(jù)。同時(shí)，被訴決定將引用的證據(jù)由對(duì)比文件1修改為對(duì)比文件1結(jié)合公知常識(shí)，從實(shí)質(zhì)上改變了駁回決定的理由，不符合《專利審查指南》列舉的可以維持駁回決定的情形。2.本申請(qǐng)權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，而“提供一種使氧化鋯基制品呈現(xiàn)鮮橙色的替代的著色原料”是本發(fā)明為解決所述技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)手段的一部分。被訴決定和一審判決錯(cuò)誤地將技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)手段當(dāng)成要解決的技術(shù)問(wèn)題。3.對(duì)比文件1中對(duì)于氧化鈰的公開(kāi)和教導(dǎo)是作為穩(wěn)定劑，將氧化鋯穩(wěn)定為四方晶相。對(duì)比文件1中沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)氧化鈰使用與氧化銅一樣或類似的燒結(jié)和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅一樣或類似的顯色情況。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辯稱：被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求駁回某股份公司的上訴請(qǐng)求。1.根據(jù)《專利審查指南》第四部分第二章4.1規(guī)定，被訴決定引用的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》可作為公知常識(shí)性證據(jù)使用。2.被訴決定認(rèn)定本申請(qǐng)權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題正確，某股份公司認(rèn)為本申請(qǐng)權(quán)利要求1提供了一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，意味著本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N不同于對(duì)比文件1工藝路線的全新的制備鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其主張明顯無(wú)依據(jù)。3.本申請(qǐng)與對(duì)比文件1中顏料的發(fā)色機(jī)理均為發(fā)色離子著色，根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》的記載，以鈰作為發(fā)色顏料時(shí)，發(fā)色物質(zhì)為四價(jià)鈰離子Ｃｅ4ｔ，鈰鹽或氧化鈰只是作為引入四價(jià)鈰離子Ｃｅ4ｔ的鈰源。對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)以氧化銅作為著色元素，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1解決的技術(shù)問(wèn)題僅在于著色元素的替換，與對(duì)比文件1的著色劑銅相同，鈰同樣是一種在不同價(jià)態(tài)下呈現(xiàn)不同顏色的元素，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合乎邏輯的分析、推理后完全可以預(yù)期該退火工藝能夠適用于以鈰為陶瓷顏料的技術(shù)方案。

本院二審期間，某股份公司向本院提交了如下證據(jù)：新證1為EP2991950B1專利文本，新證2為JP6195977B2專利文本，新證3為US9676671B2專利文本，新證1-3擬共同證明本發(fā)明同族申請(qǐng)已在其他多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得授權(quán)。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的質(zhì)證意見(jiàn)為：對(duì)新證1-3真實(shí)性認(rèn)可，證明目的不認(rèn)可。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向本院提交了兩份新證據(jù)：反證1為《簡(jiǎn)明玻璃手冊(cè)》，王某某編著，北京玻璃容器委員會(huì)、北京玻璃總廠科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)1981年8月出版，第147頁(yè)；反證2為《實(shí)用著色與配色技術(shù)》，張某某、徐某編著，化學(xué)工業(yè)出版社2001年9月出版，第762-763頁(yè)。反證1、2擬共同證明使用氧化鈰作為著色劑是本領(lǐng)域公知常識(shí)。

某股份公司的質(zhì)證意見(jiàn)為：反證1、2在復(fù)審階段及一審階段均未提交，不應(yīng)作為二審證據(jù)；反證2不是公知常識(shí)性證據(jù)，不能用來(lái)證明公知常識(shí)。

本院的認(rèn)證意見(jiàn)為：某股份公司提交的三份新證據(jù)與本案無(wú)直接關(guān)聯(lián)，本院不予認(rèn)可。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的兩份新證據(jù)的出版時(shí)間均在本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日之前，擬用于證明使用氧化鈰作為陶瓷著色劑屬于公知常識(shí)。被訴決定已經(jīng)基于復(fù)審程序中援引的證據(jù)認(rèn)定氧化鈰是一種常用的陶瓷顏料用原料，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局新提交的上述證據(jù)實(shí)際上系用于補(bǔ)強(qiáng)證明被訴決定已經(jīng)認(rèn)定的相同公知常識(shí)，故本院對(duì)于上述證據(jù)予以審查；至于其能否實(shí)現(xiàn)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的證明目的，本院將在判決理由部分予以分析。

本院經(jīng)審理查明：一審法院認(rèn)定的有關(guān)本申請(qǐng)、被訴決定的基本事實(shí)屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院另查明：1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》“前言”記載：本書(shū)內(nèi)容新穎、詳實(shí)、系統(tǒng)、全面，可以供與著色有關(guān)的行業(yè)中的工程技術(shù)人員、技術(shù)工人參考，也可以供相關(guān)大專院校師生閱讀。第514-517頁(yè)記載：色基包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時(shí)也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等；表13-4列舉了一些氧化物和鹽類，例如鹽類有氯化錫、氯化亞錫、氯化鈣、氯化鈉等，氧化物有氧化鐵、氧化亞鈷、氧化鈷、三氧化二鉻等；鈰（Ce），灰色金屬，三價(jià)鹽無(wú)色，四價(jià)鹽橙色，用途為黃色、藍(lán)電光水原料。

1981年8月出版的《簡(jiǎn)明玻璃手冊(cè)》是技術(shù)手冊(cè)，其第147頁(yè)記載：常用的離子著色劑有錳化合物、銅化合物、稀土元素氧化物等。附表中記載氧化鈰與氧化鈦在氧化條件下及還原條件下著色均為黃色。

2001年9月出版的《實(shí)用著色與配色技術(shù)》第762-763頁(yè)記載：含有3.56%氧化鈰（CeO2）的顏色玻璃用途為信號(hào)玻璃，顏色為橙色。

本院認(rèn)為：本申請(qǐng)的申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日均在2008年修正的專利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的專利法施行日（2021年6月1日）之前，本案應(yīng)適用2008年修正的專利法。本案二審爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題是：（一）被訴決定是否違反法定程序；（二）本申請(qǐng)的修改是否屬于放棄式修改；（三）被訴決定關(guān)于修改后本申請(qǐng)權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定是否正確。

（一）被訴決定是否違反法定程序

某股份公司上訴主張，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》不屬于公知常識(shí)性證據(jù)；被訴決定使用1999年版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》作為所謂的公知常識(shí)性證據(jù)，以對(duì)比文件1結(jié)合公知常識(shí)評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的創(chuàng)造性，程序錯(cuò)誤。對(duì)此，本院分析如下：

第一，關(guān)于公知常識(shí)以及公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定。首先，對(duì)于相關(guān)技術(shù)知識(shí)是否屬于公知常識(shí)，原則上可以通過(guò)技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)性證據(jù)加以證明；在難以通過(guò)技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)等公知常識(shí)性證據(jù)予以證明的情況下，也可以通過(guò)所屬領(lǐng)域的多份非公知常識(shí)性證據(jù)例如多篇專利文獻(xiàn)、期刊雜志等相互印證，以充分證明該技術(shù)知識(shí)屬于公知常識(shí)，但這種證明方式應(yīng)遵循更嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn)。其次，公知常識(shí)性證據(jù)是指技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)等記載本領(lǐng)域基本技術(shù)知識(shí)的文獻(xiàn)。如無(wú)相反證據(jù)，技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)記載的技術(shù)知識(shí)可以推定為公知常識(shí)。對(duì)于技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)之外的文獻(xiàn)，判斷其是否屬于記載本領(lǐng)域基本技術(shù)知識(shí)的公知常識(shí)性證據(jù)，則需要結(jié)合該文獻(xiàn)的載體形式、內(nèi)容及其特點(diǎn)、受眾、傳播范圍等具體認(rèn)定。最后，1999年版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》不屬于公知常識(shí)性證據(jù)。從該書(shū)封面及“前言”所記載的內(nèi)容來(lái)看，該書(shū)由中國(guó)輕工業(yè)出版社1999年出版，其中介紹了在不同基質(zhì)材料上的著色與配色、著色劑的要求和選擇、配色與配方等，書(shū)籍中“內(nèi)容新穎、詳實(shí)”，受眾主要是與著色有關(guān)的行業(yè)人員，該書(shū)并不屬于教科書(shū)、技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)，結(jié)合其載體形式、內(nèi)容及受眾，亦無(wú)法認(rèn)定為屬于記載本領(lǐng)域基本技術(shù)知識(shí)的公知常識(shí)性證據(jù)。

第二，關(guān)于被訴決定以對(duì)比文件1結(jié)合公知常識(shí)評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的創(chuàng)造性是否違反正當(dāng)程序。首先，復(fù)審程序既是因申請(qǐng)人對(duì)駁回決定不服而啟動(dòng)的救濟(jì)程序，又是專利審批程序的延續(xù)?；趯＠麖?fù)審程序的救濟(jì)性，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審部門(mén)在復(fù)審程序中一般僅針對(duì)駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查。同時(shí)，基于專利復(fù)審程序系專利審批程序的延續(xù)，并基于審查效率及聽(tīng)證原則的要求，如果復(fù)審部門(mén)發(fā)現(xiàn)審查文本存在足以用在駁回決定作出前已告知過(guò)申請(qǐng)人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷，亦可以對(duì)與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進(jìn)行審查，并不完全受限于駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)。其次，在復(fù)審程序中，由于申請(qǐng)人修改專利申請(qǐng)等原因，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審部門(mén)可能需要引入新理由或者證據(jù)作出復(fù)審決定。此時(shí)，根據(jù)聽(tīng)證原則和正當(dāng)程序原則，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審部門(mén)應(yīng)當(dāng)向申請(qǐng)人發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)，給予其陳述意見(jiàn)的機(jī)會(huì)。在符合上述條件和程序的情況下，即使復(fù)審決定引入新理由或者證據(jù)，亦不意味著該復(fù)審決定違反法定程序。最后，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審部門(mén)引入公知常識(shí)評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的創(chuàng)造性是否符合正當(dāng)程序。本案中，某股份公司提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)修改了權(quán)利要求，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2018年10月30日的復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)中引用1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》，以證明“氧化鈰是一種常用的陶瓷顏料用原料，其三價(jià)鹽無(wú)色，四價(jià)鹽橙色”這一所謂公知常識(shí)，給予了某股份公司陳述意見(jiàn)的機(jī)會(huì)。上述處理符合正當(dāng)程序。

某股份公司關(guān)于被訴決定違反法定程序的上訴理由不能成立，本院不予支持。

（二）本申請(qǐng)的修改是否屬于放棄式修改

某股份公司上訴主張，其對(duì)權(quán)利要求1的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。由于被訴決定以某股份公司對(duì)權(quán)利要求的修改屬于放棄式修改，而修改后的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性為由，認(rèn)定某股份公司對(duì)權(quán)利要求的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，故某股份公司的本項(xiàng)上訴主張實(shí)際上系認(rèn)為修改后的權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。同時(shí)，某股份公司在一審程序中對(duì)放棄式修改的規(guī)則無(wú)異議。盡管如此，由于某股份公司的本項(xiàng)上訴主張以某股份公司對(duì)權(quán)利要求的修改屬于放棄式修改為前提，本院無(wú)法回避對(duì)此基礎(chǔ)問(wèn)題的審查。對(duì)此，本院分析如下：

第一，關(guān)于專利申請(qǐng)文件修改的一般要求。專利法第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)綜合原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)可以直接、明確確定的內(nèi)容。與上述內(nèi)容相比，如果修改后的專利申請(qǐng)文件引入新的技術(shù)內(nèi)容，則應(yīng)認(rèn)定對(duì)該專利申請(qǐng)文件的修改超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，這種修改是不允許的。

第二，關(guān)于放棄式修改的內(nèi)涵與要求。所謂放棄式修改一般是指修改權(quán)利要求時(shí)引入否定性技術(shù)特征，將特定保護(hù)對(duì)象從原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中予以排除，以此限縮原專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。放棄式修改所排除保護(hù)的內(nèi)容可能在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中并未直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，因此該修改方式可能引入新的技術(shù)內(nèi)容，與專利法第三十三條關(guān)于“對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍”的規(guī)定不盡相符。但如果放棄式修改后保留的保護(hù)對(duì)象在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中已經(jīng)直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，則基于公平保護(hù)專利權(quán)人利益的考慮得以允許。因此，對(duì)于放棄式修改應(yīng)該嚴(yán)格審查，通常僅適用于有限的特定情形：例如專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)而喪失新穎性；因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而喪失新穎性；或者基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題等。除滿足上述形式要求和特定情形外，放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。為此，還應(yīng)綜合考慮原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容、放棄保護(hù)的內(nèi)容以及放棄式修改后保留的內(nèi)容以及三者關(guān)系等確定是否應(yīng)予準(zhǔn)許。在滿足上述形式要求和特定情形條件后，綜合考慮上述因素，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定修改后保留的內(nèi)容在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中已經(jīng)直接公開(kāi)或者隱含公開(kāi)，則修改沒(méi)有違反專利法第三十三條的規(guī)定，應(yīng)予接受。

第三，被訴決定關(guān)于放棄式修改的審查邏輯值得商榷。被訴決定認(rèn)為，“如果鑒于對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容影響發(fā)明的創(chuàng)造性，而采用具體‘放棄’的方式，從原保護(hù)范圍中排除對(duì)比文件所公開(kāi)的特征，使得要求保護(hù)的技術(shù)方案的保護(hù)范圍從整體上看來(lái)明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，因此如果不能夠根據(jù)原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容證明該特征取被‘放棄’后的范圍時(shí)，本發(fā)明具備創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許”?？梢?jiàn)，被訴決定的審查邏輯是，先認(rèn)定放棄式修改超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，再根據(jù)該修改能否使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性決定應(yīng)否予以接受；如果該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，則修改可以接受，反之則不予接受。這一邏輯似難以自洽，如果放棄式修改已被認(rèn)定超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，則不應(yīng)予以接受，即便該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，亦無(wú)法挽救其修改超范圍的缺陷。因此，被訴決定應(yīng)先判斷放棄式修改是否超范圍以及應(yīng)否予以接受，認(rèn)定不超范圍且應(yīng)予接受后再審查修改后的權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相反。

第四，關(guān)于本案中某股份公司對(duì)權(quán)利要求1的修改是否屬于放棄式修改以及應(yīng)否接受。本案中，某股份公司在復(fù)審程序中修改權(quán)利要求1，進(jìn)一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，此種修改方式并非對(duì)權(quán)利要求1所涵蓋的特定保護(hù)對(duì)象的排除，而是對(duì)于權(quán)利要求1整體技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，不符合放棄式修改的形式要求。同時(shí)，該修改亦非出于專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)或者因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而恢復(fù)新穎性所需，更非基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題所需，不符合放棄式修改的特定情形要求。被訴決定不應(yīng)接受并評(píng)述某股份公司所謂的“放棄式修改”請(qǐng)求，而應(yīng)當(dāng)針對(duì)駁回決定所依據(jù)的文本進(jìn)行審查。

（三）被訴決定關(guān)于修改后本申請(qǐng)權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定是否正確

某股份公司上訴主張本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性，主要理由在于：本申請(qǐng)權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，被訴決定和一審判決對(duì)此認(rèn)定錯(cuò)誤；對(duì)比文件1沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)氧化鈰使用與氧化銅同樣或類似的燒結(jié)和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅同樣或類似的顯色情況。對(duì)此，本院分析如下：

第一，本院針對(duì)被訴決定關(guān)于修改后本申請(qǐng)權(quán)利要求1創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)予以審查。前已述及，某股份公司對(duì)本申請(qǐng)權(quán)利要求1的修改不符合放棄式修改的條件，被訴決定不應(yīng)接受并評(píng)述某股份公司所謂的“放棄式修改”請(qǐng)求，而應(yīng)當(dāng)針對(duì)駁回決定所依據(jù)的文本進(jìn)行審查。但是，鑒于被訴決定已對(duì)某股份公司修改后的權(quán)利要求的創(chuàng)造性進(jìn)行了審查，本院在本案中亦在某股份公司修改后的本申請(qǐng)權(quán)利要求1的基礎(chǔ)上對(duì)被訴決定予以審查。

第二，被訴決定關(guān)于1999年9月出版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》公開(kāi)內(nèi)容的認(rèn)定有失準(zhǔn)確。首先，前已述及，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》并非公知常識(shí)性證據(jù)，僅憑該證據(jù)不能證明“鈰，Ce，灰色金屬，三價(jià)鹽無(wú)色，四價(jià)鹽橙色，黃色、藍(lán)電光水原料”屬于本領(lǐng)域公知常識(shí)。其次，該文獻(xiàn)公開(kāi)的上述內(nèi)容僅僅是鈰鹽作為黃色、藍(lán)電光水原料，并沒(méi)有公開(kāi)氧化鈰作為黃色、藍(lán)電光水原料，更沒(méi)有公開(kāi)氧化鈰作為陶瓷顏料用原料。再次，該文獻(xiàn)第514頁(yè)該段僅僅公開(kāi)了“色基包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時(shí)也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等”，并不能據(jù)此得出“對(duì)于陶瓷顏料用原料來(lái)說(shuō)，氧化物與鹽類均為其常見(jiàn)形式”的結(jié)論。其文獻(xiàn)表13-4則進(jìn)一步證明陶瓷顏料用原料的氧化物和鹽類并不對(duì)應(yīng)。該文獻(xiàn)表13-4列舉了一些氧化物和鹽類，例如鹽類有氯化錫、氯化亞錫、氯化鈣、氯化鈉等，氧化物有氧化鐵、氧化亞鈷、氧化鈷、三氧化二鉻等?？梢?jiàn)，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》公開(kāi)的僅是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出“對(duì)于陶瓷顏料用原料來(lái)說(shuō)，氧化物與鹽類均為其常見(jiàn)形式”。

第三，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局新提交的證據(jù)亦不足以支持被訴決定關(guān)于“鈰，Ce，灰色金屬，三價(jià)鹽無(wú)色，四價(jià)鹽橙色，黃色、藍(lán)電光水原料”屬于本領(lǐng)域公知常識(shí)的認(rèn)定。首先，1981年8月出版的《簡(jiǎn)明玻璃手冊(cè)》雖屬于公知常識(shí)性證據(jù)，但是其公開(kāi)的是氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結(jié)制品用的著色劑。其次，2001年9月出版的《實(shí)用著色與配色技術(shù)》并非公知常識(shí)性證據(jù)，其第762-763頁(yè)公開(kāi)的同樣是氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結(jié)制品用著色劑。

第四，被訴決定關(guān)于“在現(xiàn)有技術(shù)已知四價(jià)Ce為橙色的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用氧化鈰CeO2作為陶瓷顏料用原料”技術(shù)啟示的認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)。首先，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》并沒(méi)有公開(kāi)四價(jià)Ce為橙色，該文獻(xiàn)中公開(kāi)的是四價(jià)Ce鹽為橙色，并未公開(kāi)四價(jià)Ce的氧化物的顏色。而根據(jù)本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)的記載，在CeO2存在下的燒結(jié)操作以后（未經(jīng)退火）得到的制品顏色是象牙白，并非橙色。其次，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局二審提交的兩份新證據(jù)亦不足以證明現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。該兩份新證據(jù)僅僅能夠證明氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結(jié)制品用的著色劑。即便其已經(jīng)公開(kāi)氧化鈰在氧化條件下著色為黃色，其并未公開(kāi)本申請(qǐng)退火條件下四價(jià)鈰變?yōu)槿齼r(jià)鈰的顏色變化。最后，更為重要的是，對(duì)比文件1使用氧化銅作為氧化鋯基制品顯現(xiàn)鮮橙色的著色原料，對(duì)于氧化鈰的公開(kāi)和教導(dǎo)則是用作穩(wěn)定劑，將氧化鋯穩(wěn)定為四方晶相。對(duì)比文件1中沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒(méi)有任何公開(kāi)和教導(dǎo)氧化鈰經(jīng)歷與該文件所記載的氧化銅所經(jīng)歷的相同或類似的燒結(jié)和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅相同或類似的顯色情況。在此情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1和現(xiàn)有技術(shù)想到用氧化鈰代替氧化銅作為著色顏料存在較大困難。

基于上述理由，被訴決定和一審判決關(guān)于《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術(shù)》公開(kāi)內(nèi)容的認(rèn)定有所偏差，關(guān)于在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域公知常識(shí)或者常規(guī)技術(shù)手段得到本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的認(rèn)定結(jié)論有誤。某股份公司的本項(xiàng)上訴主張成立，本院予以支持。

綜上所述，某股份公司的上訴請(qǐng)求成立，應(yīng)予支持。一審判決和被訴決定認(rèn)定事實(shí)部分有誤，適用法律有失準(zhǔn)確。依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第七十條、第八十九條第一款第二項(xiàng)、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷中華人民共和國(guó)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7568號(hào)行政判決；
二、撤銷中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定；
三、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就某股份有限公司針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)岢龅膹?fù)審請(qǐng)求重新作出審查決定。

一、二審案件受理費(fèi)各100元，均由中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審判長(zhǎng) 朱理

審判員魏磊

審判員鄧卓

二〇二三年十一月二十九日

法官助理游美玲

書(shū) 記員王怡

（原標(biāo)題：權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定 │ 附判決全文）

來(lái)源：IPRdaily綜合最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭、中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

編輯：IPRdaily辛夷校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定 │ 附判決全文（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定 │ 附判決全文

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