專利無效宣告程序中專利權人應對篇（九）——新穎性問題的答復（二）

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“本文將討論新穎性問題中的化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期這兩個注意事項?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿促會專利商標事務所

在上一篇中，我們著重討論了新穎性問題的答復中的抵觸申請、單獨對比原則、慣用手段的直接置換這幾個重點注意事項。本文將繼續(xù)討論新穎性問題中的化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期這兩個注意事項。

一、化合物新穎性的推定規(guī)則

1、化合物新穎性的特殊規(guī)定

化學領域的發(fā)明專利存在著一些特殊問題，因此，《專利審查指南》專門用一章（第二部分第十章）來對化學領域的發(fā)明專利申請審查做出若干規(guī)定。這其中，新穎性的推定規(guī)則是化學領域的特殊規(guī)定之一。

《專利審查指南》第二部分第十章第5.1節(jié)規(guī)定：“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件中記載了化合物的化學名稱、分子式（或結構式）等結構信息，使所屬技術領域的技術人員認為要求保護的化合物已經被公開，則該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。

如果依據一份對比文件中記載的結構信息不足以認定要求保護的化合物與對比文件公開的化合物之間的結構異同，但在結合該對比文件記載的其他信息，包括物理化學參數、制備方法和效果實驗數據等進行綜合考量后，所屬技術領域的技術人員有理由推定二者實質相同，則要求保護的化合物不具備新穎性，除非申請人能提供證據證明結構確有差異?！?br/>
一般將上述規(guī)定簡稱為“化合物新穎性的推定規(guī)則”。在該規(guī)則中，在滿足一定條件的情況下，推定對比文件公開了要保護的化合物。雖然給予了權利人提供證據排除該規(guī)則的機會，但實際上排除難度非常大，需要權利人對消極事實進行舉證。

這樣推定是因為，我國審查實踐對于對比文件的公開要求實際上低于申請文件的公開要求。對于一件化合物申請，我國不僅要求公開具體的結構式，還要公開合成方法、以及包括表征、效果等數據，只有這樣才認為申請人真的在申請時完成了該化合物發(fā)明；而對于對比文件，僅需公開結構式，例如用表格羅列各種基團排列組合成的各種化合物結構（俗稱表格化合物），基本就推定這些化合物都屬于現有技術而被公開。

在《專利審查指南》中，還有一種推定不具備新穎性的情況，應注意不要與上述情況混淆，即用物理化學參數或者用制備方法表征的化學產品與對比文件公開的產品比較后無法確定區(qū)別時，該化學產品的新穎性也存在特殊的推定規(guī)則，可參見《專利審查指南》第二部分第十章第5.3節(jié)的規(guī)定，本文暫不討論這種情況。

2、專利權人如何提供證據以推翻不具有新穎性的推定

然而，閱讀《專利審查指南》的規(guī)定之后，專利權人的舉證形勢往往陷入困境：要如何證明一種化合物在申請日之前是“無法”獲得的呢？窮舉所有化合物制備方法顯然是不可能實現的。

對此，我們心里應該時刻有這樣的概念，在絕大多數司法和行政程序中，有效舉證的標準都是“高度蓋然性”，而不要求絕對地排除任何反面可能。專利權人在面臨無效請求人使用推定規(guī)則評價化合物的新穎性時，需要做的是盡最大可能地舉證證明相反事實（例如，申請日前無法獲得該化合物），使得裁判者內心確信該相反事實具有“高度蓋然性”，此時，至少能夠將舉證責任轉移回對方當事人。

【案例一——(2020)最高法知行終97號（最高人民法院知識產權法庭裁判要旨（2020）摘要第27條）】

該案是一件復審駁回后行政訴訟案件，雙方當事人為專利申請人和國家知識產權局，雖然不是無效案件，沒有無效請求人，但最高院給出的裁判規(guī)則是通用的。

該案中，最高院認為：“專利申請人主張申請日之前無法獲得專利申請要求保護的化合物的，不僅應當證明利用對比文件所載實驗方法無法制得該化合物，還應當證明采用所屬技術領域的常規(guī)實驗方法，在根據原料等的不同對常規(guī)實驗方法作出適應性調整，排除非考察因素可能的影響，充分發(fā)揮本領域技術人員的常規(guī)技能的情況下，亦無法制得該化合物。如果專利申請人能夠證明上述情形下均無法制得該化合物，則可以認定其證成了‘申請日之前無法獲得該化合物’，繼而可以推翻前述關于對比文件破壞專利申請新穎性的推定。

本案中對比文件1提及了本申請的化合物，雅寶公司僅證明對比文件1所載實驗方法不能制備本申請化合物，但未就本領域常規(guī)實驗方法的制備可能性舉證，雅寶公司的證據尚不足推翻對比文件1已經破壞了本申請新穎性的推定。而且，雅寶公司因其提交的實驗方法并非所屬技術領域的常規(guī)的具有代表性的制備方法，同時該實驗之時并未根據原料不同做了適當變化、排除了非考察因素可能的影響，因此，基于雅寶公司提供的證據尚不能對在本申請的申請日之前獲得本申請的化合物產生高度蓋然的合理懷疑，此時基于前述論述，就此的舉證責任尚未達到要進行舉證責任轉移的程度，因此，本案就此的舉證責任還不用轉移至國家知識產權局，國家知識產權局在此情況下還無需就該問題進行舉證?！?br/>
可見，為了推翻化合物的新穎性推定規(guī)則，專利權人不僅應當證明利用該現有技術文獻所載實驗方法無法制得該化合物，還應當證明采用所屬技術領域的常規(guī)實驗方法并充分發(fā)揮本領域普通技術人員常規(guī)技能，亦無法制得該化合物。這種證明要求確實難度很高，需要與己方技術人員從各方面進行討論，制定充分、合理的證明方式。

二、不喪失新穎性的公開——寬限期

1、寬限期的概念

《專利法》第二十四條規(guī)定：“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國家出現緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；（二）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（三）在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的；（四）他人未經申請人同意而泄露其內容的?！逼渲械冢ㄒ唬╉棥霸趪页霈F緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的”情況為2020年修改專利法時新增。

作為解釋，《專利法實施細則》第三十一條規(guī)定：

“第三十條　專利法第二十四條第(一)項所稱中國政府承認的國際展覽會，是指國際展覽會公約規(guī)定的在國際展覽局注冊或者由其認可的國際展覽會。

專利法第二十四條第(二)項所稱學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議。

申請專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第(一)項或者第(二)項所列情形的，申請人應當在提出專利申請時聲明，并自申請日起2個月內提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發(fā)明創(chuàng)造已經展出或者發(fā)表，以及展出或者發(fā)表日期的證明文件。

申請專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第(三)項所列情形的，國務院專利行政部門認為必要時，可以要求申請人在指定期限內提交證明文件。

申請人未依照本條第三款的規(guī)定提出聲明和提交證明文件的，或者未依照本條第四款的規(guī)定在指定期限內提交證明文件的，其申請不適用專利法第二十四條的規(guī)定。”

上述《專利法實施細則》中的規(guī)定尚未針對《專利法》的最新修改而更新，因此不包括“在國家出現緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的”的情況。對于其他幾種情形，更具體的規(guī)定和文件提交要求可以參見《專利審查指南》第一部分第一章第6.3節(jié)的相關規(guī)定，不再贅述。需要強調的是，“在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出”、“在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表”這兩種情況，默認為專利申請人在申請專利時應知曉，因此要求在專利申請時提交相關證明文件，這樣在授權過程中已經予以審查，因此在無效程序中，涉及這方面的案件較少見。而對于“他人未經申請人同意而泄露其內容”的情況，專利申請人在申請專利時未必知曉，因此并不要求必須在專利申請時提交證明文件，這就有可能會把該問題留到無效宣告程序中解決。所以這個情形是本節(jié)接下來要重點討論的內容。

2、“他人未經申請人同意而泄露其內容”的情況

先看幾個實際案例。

【案例二——第46892號無效決定】

該案中，黃某從事幫助沅江市企業(yè)申報專利的工作，工作中從涉案專利的專利權人處知曉了涉案專利的內容，隨即未經涉案專利的專利權人同意將其技術內容用于給另一個公司雙雁公司申報專利。無效決定認為，黃某作為從事幫助企業(yè)申報專利的工作人員，其應當知曉在專利申請公布之前附有保密義務，因此應負有默示的保密義務，即其行為違背了申請人意愿。而雙雁公司利用黃某提供的技術內容申請的專利的公開后，該發(fā)明創(chuàng)造處于公眾想得知就能夠得知的狀態(tài)，即完成了“泄露”。而雙雁公司申請的專利的公開日即為泄露日，應以此推算6個月的寬限期。

【案例三——第37404號無效決定】

該案中，專利權人豐業(yè)達公司的員工高某將本應保密的設計發(fā)布到了天涯社區(qū)和百度貼吧，但是由于該專利權人并非申請人，而是在專利授權后從當初的申請人胡某（系豐業(yè)達公司的股東）處受讓得到，而高某與胡某之間并無明示或默示的保密關系，因此高某在互聯(lián)網上發(fā)布相關設計的行為不屬于“他人未經申請人同意而泄露其內容”的情形。

【案例四——第46255號無效決定】

該案中，專利權人主張其公司員工違反密級文件存檔相關管理制度而在互聯(lián)網上發(fā)布了視頻，泄露了其外觀設計申請的內容。但是無效決定認為，專利權人提供的員工手冊、管理規(guī)定等均由專利權人所在公司單方出具，其制作過程具有較強的隨意性，在請求人不認可該證據真實性的前提下，合議組對上述證據不予采信。并且，由于視頻發(fā)布于2017年，而專利權人提供的員工手冊為2019年修訂版，因此也不能證明相關事實。

由以上案例可見，在無效程序的實踐中，“他人未經申請人同意而泄露其內容”應理解為，他人和申請人之間應存在明示或默示的保密關系，而非字面地理解為只要他人沒有拿到申請人的同意書之類的，因為如果這樣理解的話，實際生產生活中大概不會有申請人出具這樣的同意證明。

此外，根據《專利審查指南》的相關規(guī)定，對于“他人未經申請人同意而泄露其內容”的情況，若申請人在申請日以后得知的，應當在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。如果申請人或者專利權人未能及時提出聲明，則不能享有寬限期。

【案例五——第52508號無效決定】

該案中，雖然他人未經申請人同意而發(fā)表了學術論文從而泄露了涉案專利的內容，但關于專利權人獲悉后是否在兩個月內及時聲明，請求人提交了相關證據證明了專利權人使用該學術論文作為申報獎項的材料之一，說明專利權人那時已經知悉該學術論文的存在；專利權人主張雖然其知悉該學術論文的存在，但并不知曉該學術論文會破壞其專利的新穎性，因此不屬于《專利審查指南》中規(guī)定的“得知情況”。無效決定并未采納該專利權人的主張，認為這里的“應當在得知情況后”，不需要嚴苛到得出涉案專利的新穎性或創(chuàng)造性被破壞的法律結論，因此最終認定涉案專利不享有寬限期。

【案例六——（2020）最高法知行終588號（最高人民法院知識產權法庭裁判要旨摘要（2022）第7條）】

該案中涉及一款軟件的圖形用戶界面的外觀設計專利。在專利申請日之前，發(fā)帖人將帶有本專利圖形用戶界面設計的軟件公開在卡飯論壇上，但其安裝界面提示的是“僅供試用”并要求輸入體驗碼，僅有部分能夠獲得體驗資格的用戶可以試用該軟件。其后，獲得優(yōu)先體驗資格的用戶在跟帖中進一步披露了所述軟件內容。該案判決中認為，發(fā)帖人由于采取了輸入體驗碼的保密措施，符合軟件內測的商業(yè)慣例，也無主觀泄露的意思表示，因此其行為不屬于“他人未經申請人同意而泄漏其內容”的情形；而跟帖人應當明知或者應知發(fā)帖人或者軟件權利人有保密的意思和行為，并因此負有默示保密義務。但是，跟帖人違背了基于社會觀念及商業(yè)慣例所承擔的默示保密義務，披露了所述軟件的非正常打開方式并向社會公眾呈現出軟件中的圖形用戶界面，違背專利申請人的意愿，應當屬于專利法第二十四條第三項規(guī)定的“他人未經申請人同意而泄漏其內容”的情形。

3、寬限期≠優(yōu)先權

還有一點值得注意的是，寬限期和優(yōu)先權的效力是不同的。寬限期僅僅是某些特殊的公開進行特殊處理，不令其損害專利或專利申請的新穎性，并不是把這種特殊公開的公開日視為專利申請的申請日或優(yōu)先權日。

試想一下，如果在寬限期期間，有不知情的第三人獨立地做出了同樣的發(fā)明創(chuàng)造并提出專利申請，那么根據先申請原則，在后申請人即使提交了寬限期的合格證明，還是不能取得專利權。

再進一步，獨立作出同樣的發(fā)明創(chuàng)造的第三人能否取得專利權呢？答案也是否定的，因為不喪失新穎性的公開只對特定申請人有效，并非對所有人有效，因此該第三人申請的專利將喪失新穎性，也無法取得專利權。

所以，作為寬限期的“六個月”，其實充滿了不確定性，完全不能等價于優(yōu)先權來使用。作為創(chuàng)新主體，一旦發(fā)現了要申請專利的技術方案被他人擅自公開，一定要盡快申請專利，不要因怠于行使權利而坐等六個月再提交專利申請，那樣風險非常大，很可能使得專利無法被授權，即使僥幸通過實審程序得到授權，在“掘地三尺”的無效程序中也很可能經受不住考驗。

三、結語

本次就無效宣告程序中專利權人對新穎性問題的答復中的化合物的新穎性推定規(guī)則、寬限期兩個問題做了若干討論，并給出了一些示例案例作為參考。對于新穎性判斷的一般性問題，我們不在本系列中介紹，而是僅摘取幾個難點或者說在實踐中容易被忽視的重點方面進行討論。特意強調這些問題的原因在于，行業(yè)內一直存在著一種誤解或偏見，認為新穎性判斷是一件非常容易甚至一目了然的事情，但通過本章和上一章的介紹，可以管中窺豹地看出事實并非如此。而且，在無效決定中，以缺乏新穎性理由作為權利要求的無效理由的情況，雖然不像以缺乏創(chuàng)造性理由作為無效理由的情況那樣比比皆是，但也并不稀少，不能被忽視，真正實踐起來就會知道，缺乏新穎性的無效理由其實并不是一個如很多人想象中那樣容易應對的無效理由。

到目前為止，對于缺乏新穎性無效理由的應對，已經通過本章和上一章中的介紹而暫告一段落。如果本系列還有后續(xù)篇章的話，將開始討論創(chuàng)造性問題的具體答復策略。由于創(chuàng)造性問題涉及的方方面面較為龐雜，因此將會分成多次來討論。

袁玥作者專欄

1、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（一）——權利要求的修改

2、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（二）——證據“三性”的質證

3、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（三）——證據證明力的質證

4、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（四）——譯文異議

5、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（五）——答復策略的制定

6、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（六）——形式問題的答復（一）

7、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（六）——形式問題的答復（二）

8、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（六）——形式問題的答復（三）

9、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（六）——形式問題的答復（四）

10、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（七）——優(yōu)先權的核實

11、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（八）——權利要求的解釋問題（一）

12、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（八）——權利要求的解釋問題（二）

13、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝——從“主播跳槽”的多案裁判看《反不正當競爭法》一般性條款的裁判規(guī)則演進

14、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝（二）——《反不正當競爭法》一般性條款下對“員工跳槽”的裁判規(guī)則

15、專利無效宣告程序中專利權人應對篇（九）——新穎性問題的答復（一）

（原標題：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（九）——新穎性問題的答復（二））

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（九）——新穎性問題的答復（二）（點擊標題查看原文）

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