企業(yè)上市專利問題與專利審查實審模式研究

【小D導(dǎo)讀】

目前，越來越多的企業(yè)因為專利問題止步IPO，錯失融資機會。

? 一、引言

創(chuàng)業(yè)板GEM(Growth Enterprises Market) board是主要為處于創(chuàng)業(yè)期、規(guī)模小、具有高成長性、創(chuàng)新性或高科技含量的中小企業(yè)、新興企業(yè)和高科技企業(yè)專門設(shè)立融資通道和成長空間，并為風(fēng)險投資資本提供合法、有效、便利的退出機制的證券（股票）交易市場。根據(jù)2009年5月1日開始正式實施的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》（以下簡稱《創(chuàng)業(yè)板首發(fā)辦法》）第1條的規(guī)定，我國的創(chuàng)業(yè)板市場核心是為“自主創(chuàng)新企業(yè)及其他成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)”提供直接融資服務(wù)的資本市場類別，這里的“自主創(chuàng)新企業(yè)”主要是具有創(chuàng)新性的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢的中小企業(yè)。創(chuàng)業(yè)板市場在上市條件上優(yōu)越于主板市場，可以為中小企業(yè)的發(fā)展提供良好快捷的融資服務(wù)，以扶持企業(yè)快速成長。

創(chuàng)業(yè)板所強調(diào)的“自主創(chuàng)新”，是甄選企業(yè)是否適合在創(chuàng)業(yè)板上市的重要因素之一，而專利的數(shù)量和質(zhì)量是衡量企業(yè)自主創(chuàng)新能力的關(guān)鍵指標(biāo)之一?！秳?chuàng)業(yè)板首發(fā)辦法》第14條規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)盈利能力；如果發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險，則被認(rèn)為是不具備持續(xù)盈利能力。并且中國證監(jiān)會發(fā)文，要求對首次公開募股（IPO）的公司進行全面核查，核查內(nèi)容則包括專利、商標(biāo)等重要事項。這一要求引發(fā)了不少企業(yè)臨時申請專利、購買專利的狀況，然而這些臨時抱佛腳的做法只會使企業(yè)身陷“專利門”。以國內(nèi)晶硅片切割刃料的龍頭企業(yè)河南新大新材料股份有限公司為例，原定2010年5月20日上市的新大新材突然在2010年5月19日發(fā)布公告稱申請暫緩上市，被曝是因為其主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)技術(shù)涉嫌侵犯河南醒獅的“半導(dǎo)體材料線切割專用刃料”國家發(fā)明專利及其公司產(chǎn)品特有名稱。像這樣的案例在最近幾年屢見不鮮，看似簡單的專利權(quán)屬問題卻能令企業(yè)蒙受巨大損失，專利侵權(quán)已成為IPO殺手。

二、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)專利問題

創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的顯著特點是企業(yè)的高成長性和自主創(chuàng)新能力強，而能反映企業(yè)創(chuàng)新能力的主要指標(biāo)是專利申請數(shù)量。因此，絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)都在招股說明書里羅列企業(yè)的專利，來體現(xiàn)其作為高科技企業(yè)的創(chuàng)新能力。但是所羅列的專利一般都存在下列問題。

1. 企業(yè)間專利申請數(shù)量不均衡

從2009年10月第一批創(chuàng)業(yè)板股票上市截至2010年末，一共有153家企業(yè)通過我國行政管理部門審批，得以在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票并交易。通過對創(chuàng)業(yè)板企業(yè)專利申請情況的統(tǒng)計分析，可以看出企業(yè)間專利申請數(shù)量不均衡，某種程度上反映出企業(yè)對專利申請的重視程度不同。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，排名前5的創(chuàng)業(yè)板企業(yè)專利申請數(shù)量占到總申請量的20%以上，申請專利最多的一家企業(yè)的申請量高達259件，但是多數(shù)企業(yè)對專利的重視程度還是不夠 ?。

2. 發(fā)明專利所占比重不高，科技含量有待提高

眾所周知，發(fā)明專利審查嚴(yán)格且審查周期長，授權(quán)條件也多，因而發(fā)明專利最具“含金量”，一般將其作為評價一個國家或企業(yè)創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在3360件創(chuàng)業(yè)板專利申請中發(fā)明專利有1436件，實用新型專利有1308件，外觀設(shè)計專利有616件，分別占創(chuàng)業(yè)板企業(yè)專利申請總量的42.7%、38.9%和18.3%。也就是說，最具“含金量”的發(fā)明專利僅占不到一半的比重。究其原因是企業(yè)為了盡快獲得專利權(quán)而申請比較容易得到授權(quán)的實用新型專利和外觀設(shè)計專利，放棄申請時間長、審批嚴(yán)格的發(fā)明專利。另一方面這也反映出我國中小企業(yè)創(chuàng)新能力確實不夠強，核心技術(shù)偏少。

3. 專利申請的時間比較集中

創(chuàng)業(yè)板上市公司已獲得的專利權(quán)較少，但正在申請的發(fā)明專利卻不少，而且申請時間集中在上市前夕的2008～2009 年。其中一個原因就是企業(yè)上市的需求，我國證監(jiān)會在2009年7月26日正式受理創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的上市申請，2009年10月末，第一批創(chuàng)業(yè)板股票上市交易。證監(jiān)會在考慮企業(yè)是否滿足上市條件時，會參考企業(yè)的專利申請情況。然而，對于企業(yè)而言，要準(zhǔn)備上市一般需要至少1年的時間，而部分企業(yè)的籌備時間在2～3年，因此，申請時間集中在2008～2009 年。

4. 專利權(quán)屬問題

上市企業(yè)專利權(quán)屬問題主要表現(xiàn)為以下幾種：（1）企業(yè)已申請專利，但該申請仍在審查中，企業(yè)尚未獲得授權(quán)；（2）因?qū)＠谙迣脻M而專利權(quán)失效；（3）因?qū)＠麢?quán)轉(zhuǎn)移而不再擁有專利權(quán)；（4）因仍處于專利權(quán)侵權(quán)糾紛中導(dǎo)致專利權(quán)屬不清。

?三、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局現(xiàn)有高效審查方式的研究與實踐 ? “專利門”問題對企業(yè)敲響警鐘，研發(fā)有價值、高含金量的核心技術(shù)才是企業(yè)未來發(fā)展的正確方向，這對企業(yè)核心技術(shù)專利申請的專利審查工作也提出了時間維度與質(zhì)量維度的雙重需求，要求在傳統(tǒng)審查工作的基礎(chǔ)上縮短審查周期，并要求保證高質(zhì)量地對這一類專利申請進行審查，以確保企業(yè)核心專利的穩(wěn)定性，并及時為企業(yè)專利布局提供依據(jù)。

而為了滿足不同的社會需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局(以下簡稱專利局)也在傳統(tǒng)審查方式之外，出臺了加快審查、集中審查、優(yōu)先審查、巡回審查等日漸豐富的專利審查方式。

1.傳統(tǒng)審查

對于一項發(fā)明專利而言，從其申請到結(jié)案主要包括2個階段，初步審查階段和實質(zhì)審查階段，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的要求，實質(zhì)審查周期力爭縮短到22個月，而初步審查周期主要由公開時間決定?！吨腥A人民共和國專利法》第34條規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起18個月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請。其中實質(zhì)審查階段主要由一名審查員進行審查。

2. 優(yōu)先審查

2010年4月，專利局試行《專利申請優(yōu)先審查管理辦法》，對涉及綠色技術(shù)和低碳技術(shù)的重大“綠色發(fā)明”專利申請、涉及科技重大專項中的“重要發(fā)明”專利申請以及涉及諸如世博會等國家重大事件中產(chǎn)生的需要加快的專利申請予以優(yōu)先審查，目的在于促進中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展，加強國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的有效實施，及時審查對國家和公共利益具有重大意義或影響的專利申請，從而有助于在國內(nèi)外及時形成專利布局和占領(lǐng)市場。而國家知識產(chǎn)權(quán)局頒布的《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》也已于2012年8月1日起正式施行。

3. 巡回審查

2010年8月，專利局內(nèi)部通過《關(guān)于開展實審巡回審查工作的指導(dǎo)意見》，在發(fā)明專利實質(zhì)審查階段構(gòu)建了巡回審查方式。巡回審查旨在通過專利審查服務(wù)于創(chuàng)新主體的實際需要。

4. 集中審查

2009年，專利局機械發(fā)明審查部和專利審查協(xié)作北京中心開展試點工作，對集中審查工作的案卷提取與分配、審查質(zhì)量的抽查與檢驗以及審查人員的工作量分配等具體實施方案進行了探索研究。2009年8月，審查業(yè)務(wù)管理部出臺《系列申請?zhí)岚皋k法》，規(guī)定可以針對系列申請集中提案，2010年1～10月，754件專利申請通過系列申請?zhí)岚高M行了集中審查。

5. 專利權(quán)評價報告

在上述針對發(fā)明專利的高效審查模式之外，專利局還可以根據(jù)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的請求，對已公告授權(quán)的實用新型專利或外觀設(shè)計專利進行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的授權(quán)條件進行分析和評價，作出專利權(quán)評價報告。專利權(quán)評價報告不是行政決定，是一種證據(jù)形式或證明文件，當(dāng)人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛時，人民法院或者管理專利工作的部門據(jù)此可以確定是否需要中止相關(guān)程序，一般在上述涉及“程序中止”事務(wù)時，需要提交專利權(quán)評價報告。

四、對創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)專利申請的幾點建議

通過前面對創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)專利問題的簡單介紹和分析可知，多數(shù)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識還比較薄弱，如何能夠快速地獲得穩(wěn)定的專利權(quán)，是令每個企業(yè)都很頭疼的問題。

通過前面對創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)專利問題的簡單介紹和分析可知，多數(shù)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識還比較薄弱，如何能夠快速地獲得穩(wěn)定的專利權(quán)，是令每個企業(yè)都很頭疼的問題。筆者試著在現(xiàn)有的審查模式及審查資源的基礎(chǔ)上，從以下幾個方面對創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的專利申請?zhí)釒c建議。

1. 提交電子申請

電子申請是通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸并以電子文件形式提出的專利申請，極大地方便了申請人提交專利申請，并能提高專利審批效率，推進電子政務(wù)建設(shè)。提交電子申請的專利申請，能夠使申請人與審查員快速進行交流，并盡早完成審批流程。

2. 利用實用新型專利權(quán)評價報告

申請人可以在申請發(fā)明專利的同時就相同的產(chǎn)品申請實用新型專利。由于實用新型專利授權(quán)速度很快，在授權(quán)后申請人可以就已授權(quán)的實用新型提出作出專利權(quán)評價報告的請求。由此，申請人可以快速得到一份專利權(quán)評價報告，這比發(fā)明專利的實質(zhì)審查流程快很多，同時基于審查員給出的對比文件以及實用新型權(quán)利要求的專利性分析，并結(jié)合企業(yè)自身的專利戰(zhàn)略計劃，能夠?qū)υ摪l(fā)明專利的授權(quán)前景、企業(yè)研發(fā)方向和專利布局作出初步的判斷。

3. 申請PCT國際申請

對核心技術(shù)申請PCT國際申請，申請人可以得到受理局作出的國際檢索并可提出初步檢索，這樣也可以使申請人提前獲得初步的專利性分析，有利于申請人對企業(yè)發(fā)展方向作出預(yù)判。并且如果經(jīng)過檢索，其核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，申請人還可以申請PCT進入多個指定國，以期在這些指定國中搶占專利權(quán)，成為企業(yè)走出國門的武器之一。

4. 利用PPH加快審查服務(wù)

專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，簡稱PPH），是指當(dāng)首次申請局（OFF）就某件申請的權(quán)利要求作出可獲準(zhǔn)/可授權(quán)決定時，申請人可就相應(yīng)申請向二次申請局（OSF）提出加速審查請求，OSF則可利用OFF的檢索與審查結(jié)果。通過這種方式，申請人可以更便捷地獲得海外專利授權(quán)，各局之間也可實現(xiàn)檢索和審查結(jié)果的相互利用。通過這種方式，可以大幅加快專利申請在國外的專利審查進程，幫助申請人早日獲得國外授權(quán)，搶占專利權(quán)。

上述幾點建議都屬于基于現(xiàn)有的審查模式及審查資源而提出的一些“救急”措施，但是從長遠來考慮，根本上還是需要上市企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)，建立企業(yè)自己的知識產(chǎn)權(quán)機制，并根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品情況構(gòu)建不同類型上、下游結(jié)合的立體專利布局等。

五、對專利局進行上市企業(yè)核心技術(shù)專利審查的政策建議

如前所述，目前越來越多的自主創(chuàng)新企業(yè)為了更好地發(fā)展而嘗試在創(chuàng)業(yè)板上市，前期工作必然包括對其核心技術(shù)的專利申請。雖然專利局的專利審查方式日漸豐富，但是還沒有專門針對自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)的專利審查。鑒于此，筆者認(rèn)為，當(dāng)前專利局應(yīng)該對自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)的專利審查采取更為明確和積極的政策導(dǎo)向。具體來說，為了間接幫助企業(yè)盡早達到創(chuàng)業(yè)板上市要求，專利局應(yīng)該制定完全公開化的自主創(chuàng)新企業(yè)核心技術(shù)申請的加快審查與優(yōu)先審查制度，并從專利申請的公開、審查等方面給予一定的政策傾斜。更具體地，筆者嘗試從以下幾個方面對此給出政策建議。

1. 專利申請

對于自主創(chuàng)新企業(yè)向?qū)＠痔峤坏暮诵募夹g(shù)專利申請，建議要求申請人除了提交一般專利審核需要的文件之外，還需要在書面申請中特別注明這是核心專利申請，并要求申請人提供相關(guān)的技術(shù)材料或證據(jù)，為審查員在后續(xù)實質(zhì)審查工作中快速、準(zhǔn)確地理解技術(shù)方案提供幫助。申請人在提交以上聲明和證明材料之后，其申請自動進入公開前的實質(zhì)審查與公開后的加快審查相結(jié)合的遞進式審查方式中進行審查。

2. 公開前的實質(zhì)審查

公開前的實質(zhì)審查，是指申請人在提交發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查請求時，特別請求在發(fā)明專利申請公開之前即可啟動實質(zhì)審查程序，專利局依據(jù)其請求，在初審結(jié)束、等待公開的期間，啟動實質(zhì)審查程序，展開部分實質(zhì)審查工作，例如給出檢索報告，在檢索報告中列出與本申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并在該現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上對本申請是否具有授權(quán)前景給出初步判斷，這與實用新型或外觀設(shè)計的專利權(quán)評價報告在內(nèi)容上是相似的，其主要目的是為企業(yè)對其自身的核心技術(shù)研發(fā)方向提供參考，并對企業(yè)未來的專利布局提供一定的依據(jù)，從而為企業(yè)在專利戰(zhàn)場上謀得先機。當(dāng)然，對于實質(zhì)審查中涉及申請公開日期要求的內(nèi)容，如涉及引證文件的說明書公開充分的判斷，還是需要在申請公開后進行。

?3. 公開后的加快審查

（1）加快審查使得審查周期縮短，審查員提案后12個月內(nèi)即完成首次結(jié)案。這一審查模式在提高審查效率的同時，兼顧了溝通的充分與申請人選擇的權(quán)利。在公開前的實質(zhì)審查中作出的檢索報告，也為在進行加快審查的審查員提供了參考。同時，為了更好地完成加快審查工作，需要申請人也作出一定的配合，例如必須提交電子申請、在1個月內(nèi)答復(fù)審查意見通知書、提交同族申請的審查過程、修改時提交修改對照頁，指明出處并陳述不超范圍的理 ?由、申請進入實審時提交現(xiàn)有技術(shù)2篇以上等。

（2）為了使企業(yè)未來可獲得穩(wěn)定的專利權(quán)，筆者建議區(qū)別于對普通專利進行實質(zhì)審查的單人審查制，在加快審查過程中建立三人審查小組進行審查。因為專利審查是一個很主觀的過程，由一個審查員負(fù)責(zé)一件案件的審查，審查意見難免過于主觀，可能在檢索的時候出現(xiàn)策略不夠完整、思路有錯誤、理解發(fā)明有誤等情況，從而導(dǎo)致檢索結(jié)果不完整或錯誤；在撰寫通知書時不同的審查員對創(chuàng)造性的判斷及公知常識的使用方面也會有很大的不同，審查員主觀個人因素的影響更大。

與專利復(fù)審委員會的三人合議小組類似，三人審查小組應(yīng)當(dāng)包括組長、主審審查員和參審審查員，其中，組長主要負(fù)責(zé)對案件的審查結(jié)果進行復(fù)核，并把握案件的整體走向；主審審查員主要負(fù)責(zé)案件的審查，包括進行必要的檢索及通知書的撰寫，以及分析社會公眾審查的意見(在下一節(jié)中詳述)；參審審查員參與審查、協(xié)助組長和主審審查員工作，以及定時收集社會公眾審查的意見。這樣能有效減少未來的專利侵權(quán)糾紛等問題，從而減少“專利門”事件的發(fā)生。

4. 自主創(chuàng)新企業(yè)專利的公眾審查

除了上述公開前的實質(zhì)審查與公開后的加快審查相結(jié)合的遞進式審查方式，筆者認(rèn)為在進行公開后的加快審查的同時，可以對自主創(chuàng)新企業(yè)專利申請開展公眾審查，二者并行進行。公眾審查包括收集社會公眾對企業(yè)發(fā)明專利申請的看法或意見，并且將公眾審查的意見及時提供給實質(zhì)審查小組進行參考。公眾審查可以通過在國家知識產(chǎn)權(quán)局的網(wǎng)站上設(shè)立“自主創(chuàng)新企業(yè)專利公眾審查”網(wǎng)絡(luò)平臺的形式進行。評議的內(nèi)容可包括核心技術(shù)專利申請的質(zhì)量如何，是否具備新穎性、創(chuàng)造性，以及提供影響該專利申請新穎性、創(chuàng)造性的對比文件等。專利局定時將社會公眾所提出的意見和建議簡單分析匯總后，輸入電子審批系統(tǒng)中的申請文件文件夾中，提供給實質(zhì)審查員進行參考。

六、結(jié)語

目前，越來越多的企業(yè)因為專利問題止步IPO，錯失融資機會。專利局的專利審查制度作為鼓勵創(chuàng)新、推動創(chuàng)新應(yīng)用的重要專利制度，對此理應(yīng)有所回應(yīng)。對自主創(chuàng)新企業(yè)專利申請建立一套系統(tǒng)、準(zhǔn)確、高效、穩(wěn)定的審查機制和模式，大幅縮短審查周期，并確保專利審查的高質(zhì)量，是引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的發(fā)展、甚至在某種程度上是引領(lǐng)中國經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇。筆者對這一類申請的審查工作所做的嘗試性研究還很不成熟，甚至有不正確的地方，還望讀者批評指正。（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心電學(xué)部）

來源：中國發(fā)明與專利整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構(gòu)+姓名） 關(guān)注小D可獲更多的實務(wù)干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細(xì)分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務(wù)社區(qū)交流群。

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