中美商標申請要求優(yōu)先權之對比

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【小D導讀】

各個國家在加入《巴黎公約》之時也會根據(jù)本國法律作出一些特別的規(guī)定，我們在遞交主張優(yōu)先權的申請前，要對各國關于要求優(yōu)先權的規(guī)定進行了解，巧妙地運用，以便更好地維護權益。

優(yōu)先權是法律上基于特殊政策性考慮而賦予某些特種債權或其他權利的一種特殊效力，以保障該項權利能夠較之普通債權而優(yōu)先實現(xiàn)。知識產(chǎn)權中的優(yōu)先權原則源自1883年3月20日在巴黎締結的《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），簡稱《巴黎公約》。該公約是世界知識產(chǎn)權組織管理下的條約之一。

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定“已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個國家正式提出專利、實用新型注冊、外觀設計注冊或商標注冊的申請的任何人，或其權利繼承人，為了在其他國家提出申請，在以下規(guī)定的期間內(nèi)應享有優(yōu)先權。依照本聯(lián)盟任何國家的本國立法，或依照本聯(lián)盟各國之間締結的雙邊或多邊條約，與正規(guī)的國家申請相當?shù)娜魏紊暾?，應認為產(chǎn)生優(yōu)先權?！睋Q句話說，在一定期限內(nèi)，申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這就是優(yōu)先權一詞的由來。

然而，不同國家對于要求優(yōu)先權的規(guī)定不盡相同。美國的商標制度可謂在世界范圍內(nèi)獨樹一幟。隨著中美貿(mào)易的迅速發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)走出國門，將產(chǎn)品出口到美國。由于商標保護具有地域性，從而需要在美國進行商標注冊申請，因此我們有必要了解一下美國商標申請的相關制度。筆者下面就商標方面中美兩國關于要求優(yōu)先權的一些問題進行簡單的介紹與對比。

一、主體資格要求

根據(jù)《巴黎公約》第二條規(guī)定，“本聯(lián)盟任何國家的國民，在保護工業(yè)產(chǎn)權方面，在本聯(lián)盟所有其他國家內(nèi)應享有各該國法律現(xiàn)在授予或今后可能授予各該國國民的各種利益”， “對于本聯(lián)盟國家的國民不得規(guī)定在其要求保護的國家須有住所或營業(yè)所才能享有工業(yè)產(chǎn)權”，并且《巴黎公約》第三條規(guī)定，“本聯(lián)盟以外各國的國民，在本聯(lián)盟一個國家的領土內(nèi)設有住所或有真實和有效的工商業(yè)營業(yè)所的，應享有與本聯(lián)盟國家國民同樣的待遇?！币簿褪钦f，凡是巴黎公約成員國的國民或法人，或是在巴黎公約成員國有住所或是真實有效的工商業(yè)營業(yè)所的申請人，均可以享受各成員國在工業(yè)產(chǎn)權方面提供的優(yōu)惠政策，其中包括要求優(yōu)先權。

我國2013年最新修正的《商標法》第二十五條規(guī)定“商標注冊申請人自其商標在外國第一次提出商標注冊申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同商品以同一商標提出商標注冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權?！边@里所說的國際條約或協(xié)定一般指《巴黎公約》，而在實踐中申請人基于非巴黎公約成員國的申請也可根據(jù)相互承認優(yōu)先權的原則，享有優(yōu)先權。如歐盟并非巴黎公約成員國，但是基于對等原則，歐盟申請人在中國辦理商標申請時可以享有優(yōu)先權。同樣，我國申請人到歐共體辦理商標注冊申請時也應當享有優(yōu)先權。

美國《商標法》規(guī)定，申請人可以基于以下條件要求優(yōu)先權：（1）申請人原屬國是巴黎公約成員國，或該原屬國與美國達成協(xié)議，承認其享受優(yōu)先權，或該原屬國為享受國民待遇的非成員國；（2）優(yōu)先權基礎申請國是巴黎公約成員國，或該原屬國與美國達成協(xié)議，承認其享受優(yōu)先權，或該原屬國為享受國民待遇的非成員國。如申請人不能同時滿足以上要求的，則無法在美國要求優(yōu)先權。值得注意的是，申請人的優(yōu)先權基礎申請不一定要求是在申請人原屬國遞交，只要申請人國籍與優(yōu)先權基礎國籍均屬于巴黎公約成員國即可，即中國企業(yè)可以依據(jù)其在加拿大提交的商標申請，在美國要求優(yōu)先權。

從以上可以看出，對于要求優(yōu)先權的主體資格，我國與美國的規(guī)定并沒有太大的差異。

二、文件要求

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定，“任何人希望利用以前提出的一項申請的優(yōu)先權的，需要作出聲明，說明提出該申請的日期和受理該申請的國家。每一國家應確定必須作出該項聲明的最后日期?！薄氨韭?lián)盟國家可以要求作出優(yōu)先權聲明的任何人提交以前提出的申請（說明書、附圖等）的副本。該副本經(jīng)原受理申請的機關證實無誤后，不應要求任何認證，并且無論如何可以在提出后一申請后三個月內(nèi)隨時提交，不需繳納費用。本聯(lián)盟國家可以要求該副本附有上述機關出具的載明申請日的證明書和譯文?！?

根據(jù)我國《商標法》第二十五條規(guī)定，“……要求優(yōu)先權的，應當在提出商標注冊申請的時候提出書面聲明，并且在三個月內(nèi)提交第一次提出的商標注冊申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交商標注冊申請文件副本的，視為未要求優(yōu)先權?！蓖瑫r，我國《商標法實施條例》第二十條規(guī)定，“依照商標法第二十五條規(guī)定要求優(yōu)先權的，申請人提交的第一次提出商標注冊申請文件的副本應當經(jīng)受理該申請的商標主管機關證明，并注明申請日期和申請?zhí)??！?

這里應指出的是，優(yōu)先權證明必須由原申請國商標主管機關出具，而非其他組織。并且證明文件應附中文譯本。僅由國外的某律師事務所出具的一個證明，是不符合規(guī)定的，我國不予采納。

與中國相比，美國對享有優(yōu)先權的文件要求則顯得十分簡單。申請人只需要在申請中聲明要求優(yōu)先權，說明優(yōu)先權的申請日、申請?zhí)栆约霸瓕賴?，且在自?yōu)先權申請日起的六個月內(nèi)提出申請，即可享有優(yōu)先權，無需提供優(yōu)先權文件。

三、優(yōu)先權成就條件

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定“正規(guī)的國家申請是指足以確定在有關國家中提出申請日期的任何申請，而不問該申請以后的結局如何?！奔暗诹鶙l對于商標獨立性的解釋，“商標的申請和注冊條件，在本聯(lián)盟各國由其本國法律決定?！保暗珜Ρ韭?lián)盟國家的國民在本聯(lián)盟任何國家提出的商標注冊申請，不得以未在原屬國申請、注冊或續(xù)展為理由而予以拒絕，也不得使注冊無效?！笨梢钥闯觯暾埲酥灰獫M足了要求優(yōu)先權的形式規(guī)定，即可享有優(yōu)先權。不管該基礎申請后來被駁回，異議，或是撤銷，都不影響其作為優(yōu)先權的有效基礎。同時，也不應考慮此申請是否曾以另一件在先申請為基礎享有過優(yōu)先權。

以上規(guī)定與我國對于優(yōu)先權申請的審理標準相同，不要求基礎有效。美國有關優(yōu)先權的成就條件與《巴黎公約》的要求基本一致，但在此基礎上，由于美國特有的商標制度，使得其對要求優(yōu)先權的基礎申請進行了額外的規(guī)定。

美國《商標法》是在自身判例法的基礎上發(fā)展起來的。就商標申請制度而言，美國為在先使用原則，而中國為在先申請原則。在美國獲得商標權利的前提條件是該商標必須在美國使用。目前，在美國可基于以下基礎進行商標申請：（1）基于在美國商業(yè)中的實際使用，即Use in commerce，需要在申請之時遞交商標在美國商業(yè)中的使用證據(jù)；（2）基于在美國商業(yè)中的意向使用，即Intend to use，需要在核準之前遞交商標在美國商業(yè)中的使用證據(jù)；（3）基于國外已注冊的申請，即Foreign registration，無需在核準之前遞交商標在美國商業(yè)中的使用證據(jù)，但仍需要在商標注冊5-6年后遞交使用證據(jù)；以及（4）基于在先六個月的優(yōu)先權申請，即Foreign priority。由于采用此種方式申請的商標一般還沒有在商業(yè)進行使用，故需要與意向使用聲明結合。

以第四種方式提交申請時，如申請人的基礎申請在原屬國順利獲得注冊，則可以取消意向使用基礎，遞交優(yōu)先權申請的注冊證書及翻譯后，便可以獲得美國注冊，且無須遞交使用證據(jù)。如申請人的基礎申請在原屬國未能順利注冊，例如遇到了駁回，異議等情況，申請人也可在保留優(yōu)先權日的情況下繼續(xù)美國注冊流程，但在這種情況下，申請人需要在商標最終獲得注冊之前提供使用證據(jù)。

美國市場無疑是眾多企業(yè)很向往的，但是由于提交使用證據(jù)的嚴格要求往往使人望而卻步。很多保守的企業(yè)一般會選擇以第三種申請方式，即基于國內(nèi)注冊申請美國商標。但筆者認為，對于尚未在美國實際使用商標，卻把美國作為企業(yè)重點發(fā)展對象的申請人，以國內(nèi)申請基礎主張優(yōu)先權來申請美國商標是個不錯的選擇。申請人可不必在遞交申請之時明確說明是否要求完善國內(nèi)基礎。若美國商標申請審查順利，且在審查期間申請人已經(jīng)在美國開展了實際使用，則可放棄完善申請基礎，直接以遞交使用證據(jù)的方式獲得注冊。如申請人國內(nèi)基礎短期內(nèi)無法確權的，申請人可要求擱置美國申請，待國內(nèi)基礎穩(wěn)定后再進入后續(xù)注冊程序，這樣既享受了較早的申請日，也可短期無需因證據(jù)問題而擔心。

與美國以上規(guī)定類似的，還有菲律賓。但菲律賓在沿襲美國商標法的基礎上，對優(yōu)先權進行了特殊規(guī)定。如申請人要求優(yōu)先權，則需要在商標獲得注冊前遞交基礎注冊證書，如未能按時遞交且沒有申請延期一年遞交的，則視為未要求優(yōu)先權。但此種強制性的規(guī)定比較罕見。

目前在世界范圍內(nèi)的大部分國家，申請人符合了要求優(yōu)先權的形式要求，便可享有較早的申請日，且并不要求優(yōu)先權的基礎的有效性?？梢哉f，要求優(yōu)先權是百利而無一害的做法。優(yōu)先權使得商標申請人在實質審查中占據(jù)一定優(yōu)勢且不致由于兩次申請日期的差異而被第三者鉆空子搶先申請注冊。在這里，筆者要提醒申請人注意的是，各個國家在加入《巴黎公約》之時也會根據(jù)本國法律作出一些特別的規(guī)定，我們在遞交主張優(yōu)先權的申請前，要對各國關于要求優(yōu)先權的規(guī)定進行了解，巧妙地運用，以便更好地維護權益。

來源：新浪微博作者：趙婷婷 ?集佳知識產(chǎn)權代理有限公司編輯：IPRdaily ?趙珍 IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權優(yōu)秀精英深度交流。

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