離職后所作發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的歸屬

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【案情回放】

被告解某曾在原告大豐公司任職，歷任品質(zhì)管理部副部長、部長，天窗銷售公司總經(jīng)理等職務。2012年11月，被告從原告處離職。2013年4月，被告申請開窗系統(tǒng)發(fā)明專利，并于同年7月公告。原告認為該專利是被告利用其在大豐公司工作期間接觸、管理、知悉、掌握的天窗技術信息進行的發(fā)明創(chuàng)造，應屬職務發(fā)明創(chuàng)造，請求判令確認其申請權(quán)歸大豐公司。被告辯稱，該專利系被告與另外四名案外人經(jīng)過智力發(fā)明創(chuàng)造形成的，與被告曾在原告處承擔的工作和指派的任務沒有任何相關性，且該專利與原告的天窗技術分屬不同領域，原告主張其為職務發(fā)明無事實和法律依據(jù)。

浙江省寧波市中級人民法院經(jīng)審理認為，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利系原被告勞動關系終止后一年內(nèi)作出，被告在原告天窗技術研發(fā)中具有重要地位和作用，天窗技術研發(fā)屬于其在原單位承擔的本職工作及任務。此外，該專利的技術內(nèi)容與原告的天窗研發(fā)技術具有較強的相關性，且被告無法提供其他案外發(fā)明人相應的技術資格證明或?qū)υ?a href='http://www.islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利作出創(chuàng)造性貢獻的證據(jù)，故認定開窗系統(tǒng)發(fā)明專利屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，判決該專利的申請權(quán)歸屬原告所有。

被告解某不服一審判決提起上訴，浙江省高級人民法院審理后判決駁回上訴，維持原判。

【不同觀點】

本案的爭議焦點為開窗系統(tǒng)發(fā)明專利是否屬于大豐公司的職務發(fā)明創(chuàng)造，重點在于認定被告解某從原告處離職1年內(nèi)，與四名案外發(fā)明人共同申請的開窗系統(tǒng)發(fā)明專利是否與其原本職工作或者與原公司分配的任務有關，以及除解某外的其余四位案外發(fā)明人是否曾對專利的實質(zhì)性特點作出過創(chuàng)造性貢獻。在該案的審理過程中，存在兩種不同的觀點：

第一種觀點認為，發(fā)明人在技術成果誕生過程中付出的創(chuàng)造性勞動比企業(yè)投入的物質(zhì)技術資源更為關鍵，且知識產(chǎn)權(quán)作為民法中的私權(quán)利，應當更側(cè)重于保護發(fā)明人的利益，故應嚴格限定“本職工作”范圍以及關聯(lián)性的認定。本案應根據(jù)勞動合同及終止勞動合同證明書等的記載，以職務名稱所反映的崗位職責作為評價被告在大豐公司本職工作的基本依據(jù)。據(jù)此可認定，被告的“本職工作”是天窗銷售、管理、支持，而非天窗設計研發(fā)，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與被告在大豐公司承擔的本職工作或者該公司分配的任務無關，不構(gòu)成職務發(fā)明；另外，對于技術含量并不是特別高的發(fā)明創(chuàng)造，不必苛求發(fā)明人都必須具備高級技術資格或高級學歷。據(jù)此可認定，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利不構(gòu)成職務發(fā)明，該專利申請權(quán)歸屬被告。

第二種觀點認為，職務發(fā)明專利權(quán)歸屬的認定，不應傾向于任何一方的利益，而應實現(xiàn)平衡保護。在案件審理過程中，不僅應審查雙方勞動合同及終止勞動合同證明書中的記載，還應結(jié)合涉案證據(jù)全面考量被告工作崗位的具體內(nèi)容，并在此基礎上合理確定本案專利與被告本職工作的相關性。關于四名案外發(fā)明人，因被告未能舉證證明其具備令人信服的專利技術能力或?qū)＠夹g資格，結(jié)合他們與被告存在親屬關系等事實，可認定他們并未對開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的實質(zhì)性特點作出過創(chuàng)造性貢獻。從而判定，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利構(gòu)成職務發(fā)明，該專利申請權(quán)歸屬原告。

【法官回應】

職務發(fā)明專利權(quán)歸屬認定應貫徹平衡保護理念

實現(xiàn)專利法保護和鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、推動科技進步創(chuàng)新的宗旨，離不開明確清晰、穩(wěn)定有效的職務發(fā)明權(quán)屬界定。職務發(fā)明創(chuàng)造在國外也稱作雇員發(fā)明，是指發(fā)明創(chuàng)造人執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。我國現(xiàn)行法律規(guī)定主要是專利法第六條及專利法實施細則第十二條。具體到本案，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利若要被認定為職務發(fā)明，需具備如下條件：一是該發(fā)明必須是被告離職后1年內(nèi)作出的；二是該發(fā)明與被告在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務有關。

1.貫徹平衡保護理念

職務發(fā)明的產(chǎn)生、推廣和應用，主要涉及發(fā)明人、企業(yè)與社會公眾之間的利益平衡。其中發(fā)明人付出的是創(chuàng)造性勞動，也即無形的智力資源，企業(yè)投入的主要是有形的物質(zhì)技術資源。產(chǎn)業(yè)革命初期，智力資源的投入所起的作用更為關鍵，隨著生產(chǎn)的社會化程度逐漸提高和技術更新?lián)Q代的速度日益頻繁，物質(zhì)技術資源的投入愈加重要。這就需要審理案件時在通盤考量、合理協(xié)調(diào)的基礎上，維持兩者間的動態(tài)平衡。另外，還須兼顧社會公眾的利益，畢竟新的科技成果的誕生往往離不開前人思想經(jīng)驗的積累，站在巨人的肩膀上，方能確保技術發(fā)明與創(chuàng)新始終后繼有人，乃至青出于藍。

2.認定要點的把握

（1）限定要件“離職后一年內(nèi)”

作為一種智力勞動過程，發(fā)明創(chuàng)造具有一定的連續(xù)性，往往無法準確地用時間作為劃分的界限。在現(xiàn)行法律框架內(nèi)，我國專利法第六條將“離職后一年內(nèi)”作為認定職務發(fā)明專利權(quán)屬必不可少的要件，本案被告離職時間即符合這一要件。

（2）合理界定“本職工作”范圍

由于分工上的差異，職工所從事的工作也分為技術研發(fā)類崗位和非技術研發(fā)類崗位。如何認定“本職工作”，發(fā)達國家作出了比較嚴格的限定。例如日本對“本職工作”的規(guī)定，包括：雇傭合同明確規(guī)定的工作；雇傭關系中雇主指定的工作；從事約定或指定的工作。美國的規(guī)定更加嚴格，只有受雇從事某項具體發(fā)明創(chuàng)造活動時才必然屬于職務發(fā)明，對于受雇進行一般性的產(chǎn)品設計、制造或改進生產(chǎn)方法則不必然屬于職務發(fā)明，只有在雙方事先約定的情況下，雇主才可以受讓雇員的該發(fā)明創(chuàng)造。對此，有學者主張予以借鑒，然而，考慮到我國自主發(fā)明轉(zhuǎn)化實施率以及商業(yè)收益能力普遍低于職務發(fā)明的現(xiàn)狀，發(fā)達國家的規(guī)定顯然不符合現(xiàn)階段我國的具體國情。筆者認為，不能僅從被告崗位或擔任的職務名稱出發(fā)作字面理解，不合理地限縮“本職工作”范圍，也不應將標準過分拓寬，而應貫徹知識產(chǎn)權(quán)平衡保護的理念，作出全面、準確的認定。

本案中，被告是否在實際工作中從事技術研發(fā)，不應局限于勞動合同所記載的職務名稱，亦與其是否在設計研發(fā)部門任職無關。被告在大豐公司任品質(zhì)管理部副部長、部長期間，全面參與了產(chǎn)品質(zhì)量管控等工作，能充分接觸和熟悉相關產(chǎn)品技術資料，具備相應的專業(yè)技術能力；作為原告天窗項目的完成人之一，在沒有相反證據(jù)的情況下，被告無從否認其實際參與該項目研發(fā)的事實。結(jié)合其擔任天窗銷售公司總經(jīng)理期間，全面負責原告公司的天窗銷售、技術管理以及該項目成果推廣等事實，足見其在原告天窗技術研發(fā)中所具有的重要地位和作用，故可認定天窗技術研發(fā)屬于被告在原告處承擔的本職工作及工作任務。

（3）全面衡量關聯(lián)性

在合理界定被告“本職工作”范圍的基礎上，需要進一步衡量開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與其相關性。不同技術的研發(fā)背景是否相同、使用場所和范圍是否重合、基本原理和主要功能是否類似，都是判斷要素。

本案中，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與原告的天窗技術均屬于消防中排煙窗領域，解決火災時物質(zhì)燃燒的產(chǎn)物——煙霧中的毒氣排放問題，從而避免人員傷亡；都是在異常狀態(tài)下如斷電情況下等開啟窗戶排放有毒氣體；核心都是解決窗戶在異常狀態(tài)下不能正常開啟的技術問題，具有較強的相關性。退一步講，即便將被告的“本職工作”限定為天窗銷售而非天窗設計研發(fā)，作為銷售者，被告也經(jīng)常需要直面客戶，進行技術方面的溝通交流，了解市場行情與客戶需求，征集反饋意見等。通過掌握大量的第一手資料，被告亦可獲得開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的靈感。結(jié)合日常生活經(jīng)驗可知，即便從狹義上來講，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的研發(fā)亦與被告在原單位承擔的本職工作有關。

（4）綜合考量其他因素

主要審查是否有證據(jù)證明其他案外發(fā)明人對開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻，相關人員的技術資格證明、從業(yè)經(jīng)歷、學歷背景等可以視為其有能力作出相應貢獻的必要條件，但不是充分條件。此外，相關人員人身關系的聯(lián)結(jié)或財產(chǎn)利益的共享亦可作為考量因素。

本案中，被告在開窗系統(tǒng)發(fā)明專利申請所列發(fā)明人中為第一發(fā)明人，根據(jù)通常習慣，其對專利的貢獻應是最大。被告雖提供了案外發(fā)明人之一解劍的學歷證書及助理工程師的資質(zhì)，但沒有提供其從事消防器材相關行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷及學歷背景，也沒有提供其他案外發(fā)明人的技術資格證明，更沒有提供上述人員對本案專利作出創(chuàng)造性貢獻的證明，且四位案外發(fā)明人與被告存在親屬關系。綜合考量上述因素，可認定本案專利屬于職務發(fā)明創(chuàng)造的一種情形，該專利申請權(quán)歸屬原告大豐公司。

綜上，進行職務發(fā)明專利權(quán)歸屬的認定，關乎發(fā)明人、企業(yè)與社會公眾三方，應當切實貫徹知識產(chǎn)權(quán)平衡保護的理念，在現(xiàn)行法律框架限定“離職后一年內(nèi)”這一要件的基礎上，合理界定“本職工作”范圍，同時，全面把握開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與被告在原單位承擔的本職工作的關聯(lián)性，并綜合考量其他案件事實和證據(jù)，對離職后作出的發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)歸屬作出準確清晰、全面合理的認定。

來源：人民法院報

作者：毛明強洪婧（浙江省寧波市中級人民法院）

編輯：IPRdaily王夢婷