審查員告訴你怎么寫好專利文件

IPR Daily，全球視野的知識產(chǎn)權新銳媒體

審查員告訴你怎么寫好專利文件

2012年12月11日，世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2012年世界知識產(chǎn)權指標》報告中指出：中國已經(jīng)成為專利申請的第一大國。然而，目前國內發(fā)明專利申請文件質量參差不齊，很多申請由于撰寫、意見陳述不當而延長了審查周期、甚至因此未能獲得有效的授權保護。一份好的申請文件不僅能夠大大節(jié)約專利審批時間，而且撰寫質量的好壞會直接影響到專利申請能否授權以及授權后的穩(wěn)定性，本文指出了國內專利在申請文件撰寫和審查意見答復方面存在的常見問題，并結合典型案例對相應問題進行分析、給出建議。

一、保護范圍要清楚，原始撰寫最重要

專利法第二十六條第四款規(guī)定，“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”，而權利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明要求保護的范圍是極為重要的，發(fā)明或實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。在實際審查過程中，經(jīng)常會遇見下面兩種情況，權利要求書的特征限定不清楚而導致權利要求保護范圍不清楚，或者審查員指出權利要求不具備新穎性/創(chuàng)造性，而申請人在意見陳述中反復強調說明書中的某個技術方案具備新穎性/創(chuàng)造性，上述兩種情況都是因為沒有很好的理解權利要求的保護范圍。

【案例1】權利要求如下“一種杜仲牡丹煙及制造方法，由下列組份和總重量的比例配制而成，其特征是：一、用湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質杜仲葉30%-40％；二、用甘草絲片10%-20％；三、用曬干或烘干的臭牡丹葉30%-40％；四、用烤煙葉30%-40％”。說明書中對于“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質杜仲葉”沒有進一步解釋，與此相關的記載為“湖南省慈利縣的杜仲葉，綠原酸含量為4.7％，而貴州、陜西等省的杜仲葉綠原酸含量僅2.9％”。

在案例1中，權利要求出現(xiàn)了“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質杜仲葉”這一特征，其中對于“杜仲葉”采用了“湖南省慈利縣”產(chǎn)地以及“優(yōu)質”這樣含義模糊的詞語進行限定，在申請文件中，類似的撰寫方式還常見于商標限定、商品名稱限定等，分析其中原因，申請人在創(chuàng)立發(fā)明的過程中，可能由于采用了某產(chǎn)地的物品或者某種特定商品而解決了技術問題，因此在撰寫申請文件時便對技術特征采用產(chǎn)地、商標、商品名稱等限定方式，而沒有對相關技術特征進行提煉、找出共性。由于上述類型的限定詞語通常并不具有本領域已知的確切含義，因此會導致本領域的技術人員無法確認所述的產(chǎn)品或物質，以致權利要求的保護范圍不清楚。建議申請人在撰寫申請文件的過程中，盡量避免采用產(chǎn)地、商標、商品名稱來對產(chǎn)品或物質進行限定，而是采用具體的技術術語對產(chǎn)品或物質進行準確無誤的限定，這就要求申請人對解決技術問題的關鍵技術特征進行準確提煉，這也是一個由表及里、由個性至共性的過程。比如案例1，根據(jù)申請人在說明書中的記載，所謂的“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質杜仲葉”也就是指“含綠原酸4.7％的杜仲葉”，即通過對“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質杜仲葉”這一特征進行提煉可知其解決技術問題的實質即是“含綠原酸4.7％的杜仲葉”，因此申請人應當在權利要求書中采用本領域已知確切含義的“含綠原酸4.7％”來限定“杜仲葉”。

【案例2】權利要求如下“一種太陽能空氣集熱器，其特征在于：包括透明殼體，透明殼體的下部設有進氣口，透明殼體的上部設有出氣口，出氣口處裝有風機，風機與驅動電源相接，透明殼體內從進氣口至出氣口之間設有換熱通道，換熱通道內設有與殼體內壁固定連接的若干個吸熱體；所述的透明殼體由高分子聚合物或者玻璃制成”。

在案例2中，審查員曾指出對比文件中的太陽能空氣集熱器也公開了“透明殼體”這一特征，申請人在意見陳述中答復“采用整體的透明材料高分子聚合物或者玻璃制成殼體，太陽光能從任意角度照入到殼體內”，然而申請人所陳述的透明材料“整體成型”，僅僅根據(jù)權利要求書中的“透明殼體”并不能得出這一結論。類似這種情況在申請文件中較為常見，申請人將記載于說明書中的限定帶入對權利要求的解析中，而這種限定在權利要求中并未記載，因此這種意見陳述是不具有說服力的、是無效的，對此，申請人可以從兩個角度進行陳述或修改，一是基于對權利要求的準確解讀的基礎上陳述與對比文件的區(qū)別所在，二是將說明書中具體的限定加入權利要求書中。

【小結】從案例1可以看出，權利要求的保護范圍是否清楚，應從本領域的技術人員角度出發(fā)，盡量避免采用含義不明確的詞語對權利要求中的特征進行限定，而是采用本領域公知的、有確切含義的技術詞語進行限定。從案例2可以看出，申請人在進行意見陳述時，意在強調權利要求與對比文件的區(qū)別，但是所強調的特征卻沒有在權利要求中進行限定，這種陳述是不具備說服力的。盲目為了擴大權利要求保護范圍或者隱藏發(fā)明點，而沒有將說明書中重要的、或者作為發(fā)明點的技術特征寫入權利要求書中，而僅僅是在意見陳述中強調說明書中技術方案具備創(chuàng)造性，這種做法對權利要求獲得授權保護是沒有幫助的。

二、是否具備創(chuàng)造性，區(qū)別特征是關鍵

《專利審查指南》在發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的判斷方法中指出“根據(jù)區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”，而在實際審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術，因此，這一“實際解決的技術問題”也就有可能不同于說明書中所描述的技術問題。申請人對于“創(chuàng)造性”審查意見的答復，經(jīng)常將本申請與對比文件1、2分別進行對比，并陳述本申請權利要求與對比文件1、對比文件2均存在區(qū)別技術特征，據(jù)此便認定權利要求相對于對比文件1、2具備創(chuàng)造性，可以說這種意見陳述犯了“割裂主義”的錯誤，沒有將對比文件1、2結合起來，權利要求是否具備創(chuàng)造性的應當是基于區(qū)別特征解決的技術問題、以及對比文件給出的結合啟示得出的，那么針對創(chuàng)造性審查意見該如何進行有效的意見陳述呢，參見下面的案例。

【案例3】權利要求如下，“一種牙擦，包括擦柄，在擦柄的前部有一軟質擦體，擦體的表面為鋸齒狀波浪表面，其特征在于，擦體的表面開有放置牙膏的凹槽，該凹槽為在擦體內的凹槽，四周有壁”。審查員在通知書中指出，對比文件1公開了一種牙擦，包括刷柄，在刷柄的前端具有軟且有彈性的高密度海綿，并且海綿的表面有搓板型的波紋。區(qū)別技術特征“擦體表面內設有凹槽，凹槽四周有壁”實際解決的技術問題是如何更好的防止牙膏。對比文件2公開了一種牙刷，具有凹槽，其為前后暢通的兩側有壁的開放式凹槽，審查員認為該凹槽同樣能夠容納牙膏，且將兩側有壁設計為四周有壁是常用技術手段。

針對這樣一份審查意見，申請人該如何陳述才能令審查員信服呢？首先，應當基于審查員認定的最接近現(xiàn)有技術指出區(qū)別技術特征，然后判斷這一區(qū)別技術特征是否被另一篇對比文件所公開，如果區(qū)別技術特征被另一篇對比文件完全公開或者部分公開，則進一步分析兩篇對比文件是否有結合啟示，這也是意見陳述中最核心的部分，對此，筆者給出建議，“結合啟示”應當從區(qū)別特征在對比文件中、以及本申請中所解決的技術問題角度進行分析，申請人可以針對特征之間的關聯(lián)性、整體性進行重點陳述。

以案例3為例，首先，對比文件2并沒有完整公開區(qū)別特征，即前后暢通的兩側有壁的開放式凹槽不同于本申請的四周有壁的凹槽；然后，對比文件2中明確記載，該兩側有壁的凹槽作用在于容納牙齒而不是放置牙膏，即區(qū)別特征在對比文件2中所解決的技術問題與在本申請中所解決的技術問題不同；再次，盡管對比文件2的刷毛上可以涂抹牙膏，但是這與不具備凹槽的牙刷上涂抹牙膏進行刷牙并無差異，也就是說對比文件2并不能解決本申請的技術問題；最后，“凹槽”與“凹槽四周有壁”是相互關聯(lián)的整體特征，不應將二者割裂開來。這樣一份焦點明確、證據(jù)清晰的意見陳述，可以大大節(jié)省審查周期，促進審查員對案件的深入理解。

【小結】區(qū)別技術特征在創(chuàng)造性評判過程中起著至關重要的作用，其直接關系到重新確定發(fā)明實際解決的技術問題、對比文件之間是否具備結合啟示、以及權利要求的技術方案是否具備創(chuàng)造性，因此其最容易成為申請人與審查員之間爭論的焦點。對于區(qū)別技術特征解決的技術問題，應當全面考慮本申請權利要求的特征之間的關聯(lián)作用，同時不應忽略對對比文件中該特征作用的深入分析，更不能武斷地判定公開了區(qū)別特征便一定能解決同樣的技術問題。

三、修改是否超范圍，原始記載是標準

在實質審查過程中，為了使得申請符合專利法及其實施細則的規(guī)定，對申請文件的修改可能會進行多次，而修改的內容是否超范圍，其核準的依據(jù)是原說明書和權利要求書記載的范圍，具體而言，這一范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容以及根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接、毫無疑義地確定的內容[1]。筆者在審查過程中發(fā)現(xiàn)，一些申請人對于這一“范圍”的把握經(jīng)常存在偏差，將主觀推斷的內容帶入這一范圍，甚至由于多次修改均不符合專利法第三十三條的規(guī)定而最終導致駁回。

【案例4】申請人提交的修改文本中，將申請日提交的從屬權利要求中的部分附加技術特征“輸液管和輸液管撓為圓弧過渡的彎管”加入到了獨立權利要求中。然而，在申請日提交的權利要求書和說明書中，記載的都是包含“輸液管和輸液管布置為人字形，輸液管和輸液管的彎管段設置為圓弧過渡”這兩個技術特征的技術方案。

一些申請人由于缺乏撰寫經(jīng)驗，說明書的記載經(jīng)常與權利要求書一致，說明書沒有記載較多的實施例，雖然這樣的撰寫能夠使權利要求書得到說明書的支持，但是容易使得后續(xù)的修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。一些申請人由于沒有很好的理解專利法第二十六條第四款與專利法第三十三條的規(guī)定，將權利要求是否得到說明書的支持、與權利要求修改是否超范圍混淆，誤以為修改后能夠得到說明書支持的技術方案就是不超出說明書和權利要求書記載的范圍。

以案例4為例，修改后的技術方案僅包含“輸液管和輸液管撓為圓弧過渡的彎管”這一個技術特征，申請日提交的文件中記載的技術方案與修改文本中的技術方案是不同的，前者僅包含了具有“人”字形這種特殊形狀的圓弧過渡形式，而后者還可能包含輸液管和輸液管向同側撓為圓弧過渡彎管形、或者相向撓為圓弧過渡彎管形等其他形式?？梢?，修改后的權利要求的保護范圍擴大了，申請人由于沒有很好的理解專利法第三十三條的內容，只是簡單的認為將從屬權利要求中的部分技術特征加入到獨立權利要求中、并且修改后的技術方案也能夠得到說明書的支持，因此是不會超出原始記載范圍的。對此，建議申請人在撰寫申請文件時，說明書中盡可能詳細記載不同的實施例，同時對于一些特征在技術方案中所取得的技術效果也應從多角度進行詳細說明，這樣可以為后續(xù)的修改及意見陳述提供依據(jù)。

【小結】申請文件的修改是否超范圍，并不能機械的看權利要求中增加的特征是否記載在原始文件中，而應從修改后的權利要求的技術方案整體出發(fā)，與原始文件進行對比核實。

四、意見陳述是橋梁，完美溝通助授權

意見陳述書是申請人與審查員之間的文字溝通與交流，能夠有助于審查員對申請文件深入理解，了解爭論焦點所在。通常，一份意見陳述書的質量高低與篇幅長短無關，筆者在審查過程中有時看到長達數(shù)頁的意見陳述，不但不利于審查員抓住意見重點，甚至還可能因此延長了審查周期，相反，一份高質量的意見陳述，能夠有助于審查員深入理解申請文件，作出正確審查意見。

【案例5】權利要求請求保護一種換熱器，并對換熱器的參數(shù)關系作了如下限定“(A/W)/L＜6.5，且S＜20；其中：A為單個扁管內的制冷劑通孔的橫截面積之和，單位為平方毫米；W為單個扁管的寬度，單位為毫米；L為單個扁管的長度，單位為米；S為單個分配孔的開口面積，單位為平方毫米?！睂彶閱T在通知書中指出，對比文件1除了公開換熱器其他特征外，還公開了S＜20，與權利要求的區(qū)別在于未公開(A/W)/L＜6.5，而對比文件2雖然沒有公開這一關系，但是公開了A、W、L參數(shù)選取范圍，審查員對對比文件2經(jīng)過計算后得到了(A/W)/L＝3.125，此數(shù)值落入權利要求中的(A/W)/L＜6.5范圍內，因此認定權利要求不具備創(chuàng)造性。

對于本案，裝置權利要求與對比文件的區(qū)別如果僅在于參數(shù)限定，且該參數(shù)限定又被一篇對比文件所公開，如果申請人在意見陳述書中僅僅簡單地陳述這一限定是經(jīng)過大量實驗、付出創(chuàng)造性勞動所得到的，則很難令審查員信服。那么針對此類參數(shù)限定的權利要求，該如何進行有效的意見陳述才能體現(xiàn)出創(chuàng)造性呢，筆者認為可以從權利要求中參數(shù)限定所取得技術效果、對比文件對于這一技術效果是否可以預期、根據(jù)對比文件能否得出權利要求限定的參數(shù)這幾個角度進行陳述。

以本案為例，申請人進行了如下陳述，令審查員信服：首先，對比文件2涉及冷凝器的扁管參數(shù)，對于制冷劑的分配效果問題沒有任何的提及，本申請同時考慮了兩個因素對制冷劑分配效果的影響，即分配管的總開口面積以及扁管內制冷劑通孔的面積之和與扁管的寬度和扁管的長度的比，對比文件1和2對于上述兩個因素對制冷劑分配效果的影響沒有任何的教導和啟示；第二，（A/W）/L<6.5和S<20這兩個特征是相互關聯(lián)的，共同起到提高分配的效果，本領域的技術人員不會從對比文件1的上述范圍內僅挑選出S<20的范圍與對比文件2結合；第三，對比文件2對于給出的扁管參數(shù)的作用沒有任何的教導和啟示，因此，不能確定這樣的扁管參數(shù)就是為了提高分配效果?？梢?，申請人從參數(shù)限定取得了意想不到的技術效果、對比文件對于這一技術效果不可預期、根據(jù)對比文件不能得出上述參數(shù)限定這幾個角度進行了合理的意見陳述，與審查員進行了有效的溝通，加深了審查員對案情的理解，進而提高了審查效率。

【小結】意見陳述在審查過程中起著至關重要的作用，一份高質的意見陳述應當邏輯清晰、主次分明，對爭論焦點進行合理分析，并盡可能提供可靠論據(jù)作為理論支撐。

五、結語

綜上，本文通過專利法第二十六條第四款、第二十二條、第三十三條分析發(fā)明專利申請文件存在的常見問題，并結合典型案例以及審查實踐對申請文件撰寫提出建議，旨在幫助申請人更好的理解相關法條在實際審查中的應用，從而提高申請文件撰寫質量，同時從申請人角度指出如何進行有效的意見陳述以加強與審查員之間的溝通，從而幫助申請早日獲得授權。（作者單位：國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心材料部）

來源：中國發(fā)明與專利　2016年第3期

作者：賈月郭靜

編輯：IPRdaily王夢婷