在歷史與未來間抉擇的商標(biāo)司法

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來源：IPRdaily

作者：張愛國  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

投稿原標(biāo)題：在歷史與未來間抉擇的商標(biāo)司法

2016年4月26日，隨著陜西省高級(jí)人民法院判決認(rèn)為被上訴人榆林醉鄉(xiāng)酒業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱醉鄉(xiāng)酒業(yè)）使用“小榆林”侵犯上訴人榆林普惠酒業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱普惠酒業(yè)）“老榆林”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，[ 陜西省高級(jí)人民法院民事判決書（2016）陜民終55號(hào)。]作為普惠酒業(yè)二審代理人站在法庭上長舒一口氣。本案是世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日陜西高院集中公開宣判的五起知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中唯一改判案件。眾所周知，知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中二審的改判率是極低的，本案確有其特殊之處值得專業(yè)探討和知識(shí)分享。

一、基本案情介紹

一審原告普惠酒業(yè)成立于1999年10月，2001年9月中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)授予普惠公司“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒“國家權(quán)威檢測(cè)合格產(chǎn)品”證書，2003年“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒又曾獲得陜西省食品工業(yè)協(xié)會(huì)和中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)。2004年5月，普惠酒業(yè)向商標(biāo)局在第33類燒酒等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“老榆林”商標(biāo)（橫向排列），2006年6月獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。2011年“上郡”牌老榆林酒被陜西省政府授予陜西省名牌產(chǎn)品，2012年陜西省工商局認(rèn)定“老榆林”商標(biāo)為陜西省著名商標(biāo)。

一審被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)成立于2000年9月，2003年1月在第33類燒酒上取得“榆林泉”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。2003年7月，榆林市工商局榆工商函［2003］117號(hào)《關(guān)于對(duì)“榆投110函字［2003］26”答復(fù)的函》中記載，普惠酒業(yè)曾生產(chǎn)過“上郡”牌老榆林白酒、“上郡”牌普惠春白酒，榆陽區(qū)醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司曾生產(chǎn)缸坊牌“榆林春”白酒，神木縣神奇酒業(yè)曾生產(chǎn)神奇牌“榆林春”白酒，子洲縣金谷酒業(yè)有限公司曾生產(chǎn)港洲牌“新榆林”白酒，這幾種產(chǎn)品上市時(shí)間基本相同，在當(dāng)時(shí)任何一家都未形成相當(dāng)知名度。2004年4月，榆林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局向醉鄉(xiāng)酒業(yè)頒發(fā)的《榆林市預(yù)包裝食品標(biāo)簽審查合格證》記載有：產(chǎn)品名稱（品名）“三年小榆林（白酒）”，2012年9月，榆林市工商局榆工商函［2012］169號(hào)《關(guān)于對(duì)榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的函》中記載，榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)注冊(cè)的“榆林泉”、“小榆林”、“金榆林”商標(biāo)已于2011年12月26日被陜西省工商局認(rèn)定為陜西省著名商標(biāo)。

2014年8月普惠酒業(yè)通過公證處在西安購買了醉鄉(xiāng)酒業(yè)生產(chǎn)的240ml簡(jiǎn)裝玻璃瓶裝“小榆林”白酒和225 ml鴨嘴瓷瓶裝“小榆林”白酒各兩瓶，如下圖所示：

西安市中級(jí)人民法院認(rèn)為原告主張被告使用“小榆林”商標(biāo)侵權(quán)不能成立，主要理由有：

1. 根據(jù)前述［2003］117號(hào)《關(guān)于對(duì)“榆投110函字［2003］26”答復(fù)的函》和［2012］169號(hào)《關(guān)于對(duì)榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的函》的相關(guān)記載，當(dāng)時(shí)榆林、延安地區(qū)采用X商標(biāo)＋“＊榆林”或者“榆林＊”是常見的一種白酒命名方式，所以在“榆林”前加“老”“新”“古”“小”等字不會(huì)使得消費(fèi)者產(chǎn)生混淆；
2.醉鄉(xiāng)酒業(yè)在“小榆林”的同時(shí)，也使用了自己的“榆林泉”、“小榆村”等商標(biāo)，與“老榆林”有明顯區(qū)別性；                  
3. 在“老榆林”商標(biāo)注冊(cè)后至今，與醉鄉(xiāng)酒業(yè)“小榆林”產(chǎn)品名稱形成了長期、穩(wěn)定的現(xiàn)狀，本案中若認(rèn)定侵權(quán)則對(duì)在“榆林”前加“老”新“古”等命名白酒的經(jīng)過多年對(duì)榆林地區(qū)白酒產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)的企業(yè)發(fā)展不公平。然而，陜西省高級(jí)人民法院的判決則認(rèn)為：對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)雖應(yīng)尊重歷史的沿革但也要同時(shí)兼顧知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)及市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，法院雖不應(yīng)完全禁止醉鄉(xiāng)酒業(yè)使用“小榆林”作為產(chǎn)品名稱，但醉鄉(xiāng)酒業(yè)應(yīng)規(guī)范、合理使用而不能像在本案中一樣以侵犯普惠酒業(yè)“老榆林”商標(biāo)權(quán)的方式使用該名稱。

二、本案在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的特殊之處

毋庸置疑，本案最主要的問題是普惠酒業(yè)使用“小榆林”的行為是否侵犯了“老榆林”商標(biāo)專用權(quán)，但與傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)案件相比至少有三處顯著區(qū)別，即歷史上當(dāng)?shù)鼐陀型袠I(yè)者使用近似標(biāo)識(shí)、原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年、被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)同時(shí)在使用自己的注冊(cè)商標(biāo)。

（一）關(guān)于歷史上當(dāng)?shù)鼐陀型袠I(yè)者使用類似標(biāo)識(shí)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的影響。如前所述，西安市中級(jí)人民法院正是以此為主要理由認(rèn)定普惠酒業(yè)使用“小榆林”的行為不成立，雖然陜西省高級(jí)人民法院在判決中強(qiáng)調(diào)了尊重歷史的沿革但也要同時(shí)兼顧知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)及市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，但并未就此問題展開深入說理。
最高人民法院曾通過司法解釋、指導(dǎo)性案例等多種形式強(qiáng)調(diào)要維護(hù)和尊重由于歷史原因造成的商標(biāo)現(xiàn)狀。如《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見 》第1條規(guī)定，對(duì)于使用時(shí)間較長、已建立較高市場(chǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭(zhēng)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場(chǎng)秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場(chǎng)實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。再如，南北“稻香村”商標(biāo)行政案件（最高人民法院（2014）知行字第85號(hào)行政裁定書）。這樣的現(xiàn)狀或是由于歷史上雙方當(dāng)事人在不同地域互不知曉情況下各自發(fā)展的結(jié)果，如上述南北“稻香村”商標(biāo)行政案件；或是雙方當(dāng)事人來源于同門同宗，后各自發(fā)展，如河南、陜西曾有的白酒“杜康”商標(biāo)之爭(zhēng)，西安的臘汁肉夾饃“樊記”、“樊家”商標(biāo)之爭(zhēng)等。這些現(xiàn)狀都是不能歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的歷史緣由造成的、雙方當(dāng)事人都有使用相應(yīng)商標(biāo)正當(dāng)理由，換句話說所謂的現(xiàn)狀是雙方當(dāng)初公平、誠信競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。如果不問青紅皂白哪怕是弱肉強(qiáng)食叢林法則或在后者抄襲模仿造成的現(xiàn)狀也能得到保護(hù)，恐怕已遠(yuǎn)離最高法院的司法初衷。

首先，一審法院依據(jù)十二年前榆林市工商局《關(guān)于對(duì)“榆投110函字[2003]26號(hào)”答復(fù)的函》提到的有四家酒廠有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就得出這是在當(dāng)?shù)鼐茝S中“較為常見的做法”的結(jié)論，邏輯上并不嚴(yán)謹(jǐn)：第一，‘*榆林’或者‘榆林*’是產(chǎn)品屬性+地名的命名方式根本無法成立，如果說“新榆林”、“老榆林”還能勉強(qiáng)成立的話，“榆林春”、“榆林泉”中的“春”、“泉”無論如何難以解釋為產(chǎn)品的屬性。第二，一審法院僅依據(jù)十二年前榆林地區(qū)有四家酒廠有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就錯(cuò)誤得出這是在當(dāng)?shù)亍拜^為常見的做法”的結(jié)論。據(jù)筆者在上訴時(shí)的不完全統(tǒng)計(jì)，目前榆林地區(qū)白酒廠家有18家、延安地區(qū)白酒廠家有19家，除了榆林市工商局等文件提到的共計(jì)7家酒廠，其他約占到榆林、延安地區(qū)酒廠數(shù)量82%的30家白酒廠是否也將‘*榆林’或者‘榆林*’作為命名方式無從得知。

其次，即便十幾年前當(dāng)?shù)鼐茝S中使用‘*榆林’或者‘榆林*’“較為常見”，今天在市場(chǎng)上已經(jīng)很難找到除上訴人和被上訴人醉鄉(xiāng)公司以外的合法使用‘*榆林’或者‘榆林*’的白酒企業(yè)，比如《關(guān)于對(duì)“榆投110函字[2003]26號(hào)”答復(fù)的函》提到的神木縣神奇酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的牌“榆林春”白酒、子州縣金谷酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的港洲牌“新榆林”白酒在市場(chǎng)上幾乎已經(jīng)銷聲匿跡，事實(shí)上，經(jīng)筆者查證含有榆林字樣的商標(biāo)也主要集中在上訴人和被上訴人醉鄉(xiāng)公司手中。也就是說“老榆林”、“小榆林”之爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上并不涉及當(dāng)?shù)匕拙菩袠I(yè)現(xiàn)狀與秩序，純粹是雙方當(dāng)事人權(quán)利之爭(zhēng)；

再次，即便十幾年前榆林當(dāng)?shù)鼐茝S中有多家企業(yè)使用‘*榆林’或者‘榆林*’，我們不難推論出這是企業(yè)間抄襲模仿的結(jié)果。因?yàn)?，在釀造白酒方面榆林并無得天獨(dú)厚的自然條件或不可復(fù)制的歷史人文因素，企業(yè)競(jìng)相突出使用“榆林”這一地名恐怕抄襲模仿的可能性更大。

最后，卻是最重要的，商標(biāo)法的根本目的是降低消費(fèi)者在搜索商品時(shí)的搜索成本，商標(biāo)司法也不僅僅是被動(dòng)的、只能承認(rèn)所有的“現(xiàn)狀”，商標(biāo)司法可以是能動(dòng)的，是能夠影響、甚至引導(dǎo)未來有序、高效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的建立。如果一審法院的判決最終生效，則向市場(chǎng)釋放的信號(hào)是白酒企業(yè)可以繼續(xù)圍繞“榆林”進(jìn)行產(chǎn)品命名，因?yàn)槿绱私咏摹靶∮芰帧倍疾粫?huì)構(gòu)成侵權(quán)，今后的結(jié)果就是市場(chǎng)上有更多的“*榆林”或者“榆林*”的白酒，消費(fèi)者的搜索成本必然增加；如果否定一審法院的判決，則向市場(chǎng)傳遞的信息是盡量避免圍繞“榆林”進(jìn)行產(chǎn)品命名，消費(fèi)者的搜索成本必然降低。如此一來，這兩種做法孰對(duì)孰錯(cuò)相信一目了然。

（二）關(guān)于原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀。如果說同行業(yè)使用相關(guān)標(biāo)識(shí)的情況對(duì)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的影響還側(cè)重于對(duì)商標(biāo)法的理解、還有可辯駁之處，那么原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀對(duì)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的影響則側(cè)重于案件事實(shí)的還原，一審法院的判決在此處的說理漏洞較為明顯。

首先，現(xiàn)有的證據(jù)表明“老榆林”商標(biāo)比“小榆林”至少早使用三年多；其次，一審原被告同處榆林市榆陽區(qū)，被上訴人醉鄉(xiāng)公司對(duì)上訴人已使用“老榆林”商標(biāo)不可能不知；最后，由于被上訴人醉鄉(xiāng)公司濫用的商標(biāo)異議、復(fù)審程序直接導(dǎo)致上訴人獲得“老榆林”商標(biāo)保護(hù)專用權(quán)晚了8年之久，正是這失去的8年才造成今日之所謂“老榆林”商標(biāo)與“小榆林”酒產(chǎn)品名稱共存之現(xiàn)狀。普惠酒業(yè)在第33類申請(qǐng)注冊(cè)“老榆林”商標(biāo)，2006年3月14日初審公告，隨后，醉鄉(xiāng)酒業(yè)提出異議，國家商標(biāo)局于2009年11月4日作出（2009）商標(biāo)異字第1888號(hào)裁定書駁回醉鄉(xiāng)酒業(yè)異議請(qǐng)求，被上訴人醉鄉(xiāng)酒業(yè)繼續(xù)提出異議復(fù)審，2011年商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出[2011]第06333號(hào)裁定駁回其異議復(fù)審。因此，今天普惠酒業(yè)、醉鄉(xiāng)酒業(yè)所謂各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀，不是普惠酒業(yè)懈怠行駛商標(biāo)權(quán)的結(jié)果，更不是醉鄉(xiāng)酒業(yè)誠信使用“小榆林”的結(jié)果，當(dāng)然也就不是商標(biāo)法所應(yīng)當(dāng)呵護(hù)和尊重的現(xiàn)狀。

（三）關(guān)于被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)同時(shí)使用自己的注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)于該問題陜西省高院的法官有著更全面的認(rèn)識(shí)和更深刻的理解：在涉案的產(chǎn)品中雖然在瓶身或瓶蓋等位置也印有“小榆村”、“榆林泉”商標(biāo)或圖形商標(biāo)及醉鄉(xiāng)公司的企業(yè)名稱、地址、電話等信息，但無論是字體大小、字體顏色，“小榆林”字樣都要比其他字樣更加明顯、突出，相對(duì)而言，醉鄉(xiāng)公司對(duì)于“小榆村”、“榆林泉”等商標(biāo)的使用反而在大小、位置上處于不重要的地位。再考慮到，“老榆林”“小榆林”使用相同的字體，書寫形式幾乎一致，且均位于構(gòu)圖中心的位置，兩個(gè)詞組均由前綴加榆林構(gòu)成，老與小在語意上經(jīng)常以相對(duì)應(yīng)的方式出現(xiàn)，所以“老榆林”“小榆林”至少在視覺上構(gòu)成近似無疑。

三、結(jié)語
尊重歷史、維護(hù)已形成的競(jìng)爭(zhēng)秩序是商標(biāo)司法的任務(wù)之一，然而是不是所有的商標(biāo)歷史和現(xiàn)狀都要去維護(hù)，同時(shí)商標(biāo)司法應(yīng)如何兼顧對(duì)于未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的引導(dǎo)，希望本案的判決和筆者的進(jìn)一步論述能給讀者帶來對(duì)這些問題更深入的思考和啟示。

來源：IPRdaily

作者：張愛國  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

編輯：IPRdaily 彭瑩

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